고안의 동일성이 유지되는 정도의 심판청구서 보정이 구 실용신안법 제55조 제2항 에서 정한 요지의 변경에 해당하는지 여부(소극)

구 실용신안법(2006. 3. 3. 법률 제7872호로 전부 개정되기 전의 것) 제55조 제2항 (현행 특허법 제140조 제2항 참조)

대법원 1990. 1. 23. 선고 89후179 판결 (공1990, 529)

원고 (소송대리인 팬코리아 특허법인 담당변리사 김재만 외 1인)

주식회사 드림레저 (소송대리인 변리사 유동일 외 1인)

특허법원 2012. 1. 5. 선고 2011허7119 판결

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

상고이유를 판단한다.

1. 구 실용신안법(2006. 3. 3. 법률 제7872호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제55조 제2항 본문에 의하면, ‘심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다’고 규정되어 있으나, 그 규정의 취지는 요지의 변경을 쉽게 인정할 경우 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권행사를 곤란케 할 우려가 있다는 데에 있으므로, 그 보정의 정도가 청구인의 고안에 관하여 심판청구서에 첨부된 도면 및 설명서에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화한 것이거나 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체적 취지에 비추어 볼 때 그 고안의 동일성이 유지된다고 인정되는 경우에는 위 규정에서 말하는 요지의 변경에 해당하지 않는다 ( 대법원 1990. 1. 23. 선고 89후179 판결 등 참조).

2. 원심판결 이유와 기록에 의하면, 원심판시 확인대상고안에 대하여 2011. 5. 24.자 보정(이하 ‘이 사건 보정’이라 한다)으로 그 기술구성 중 상부 살대(7)와 하부 살대(8)를 연결하기 위한 살대 연결부(9)에 관하여, “상기 연결부(9)를 상·하부 살대(7, 8)에 고정하기 위한 수단은 피스결합수단을 이용하여 결합하고”라는 기재가 추가(이하 ‘이 사건 보정사항’이라 한다)되었는데, 이 사건 보정 전 확인대상고안의 설명서에는 ‘살대 연결부(9)는 살대 결합부(1)와 같은 형상의 결합홈(10)과 천고리(11)를 형성한다’고 기재되어 있을 뿐 ‘살대 연결부(9)를 상·하부 살대(7, 8)에 고정하기 위한 수단’에 관하여는 기재가 없었으나, 확인대상고안의 도면 중 도 2에는 ‘살대 연결부(9)’와 ‘상·하부 살대(7, 8)’ 외에 ‘살대 연결부(9)’와 ‘상·하부 살대(7, 8)’ 사이에 별도로 존재하는 매개체인 ‘살대 연결부(9)를 상·하부 살대(7, 8)에 고정하기 위한 수단’이 더 도시되어 있고, 한편 피스결합수단은 일반적으로 널리 사용되는 나사못으로 결합하거나 핀 등으로 결합하는 수단인 점 등을 알 수 있다. 또한 이 사건 보정 전 확인대상고안의 설명서와 도면에는, 이중 파라솔의 상·하부 살대(7, 8)를 연결하기 위한 살대 연결부(9)는 ‘살대결합부(1)와 같은 형상의 결합홈(10)’과 천 고리(11)를 형성하여 이루어져 있고, 위 살대결합부(1)의 결합홈(2)은 이중 파라솔용 상하부 허브(4)의 살대 수용홀(5)과 이를 가로지르는 단면이 대략 타원형상인 고정막대(6)에 끼워맞춤으로 결합되는 구성을 가지고 있다는 취지가 나타나 있으므로, 이로부터 살대결합부(1)와 같은 형상의 결합홈(10)을 가지고 있는 살대 연결부(9)도 상·하부 살대(7, 8)에 각각 끼워맞춤으로 결합되는 구성을 가지고 있다고 보인다. 그런데 상·하부 살대(7, 8)는 봉 형태의 부재이므로, 살대 연결부(9)가 상·하부 살대(7, 8)에 끼워맞춤으로 결합되려면, 상·하부 살대(7, 8)에 살대 연결부(9)의 결합홈(10)과 끼워맞춤이 이루어질 수 있는 별도의 수단에 관한 구성이 당연히 있어야 한다. 이러한 사정에 비추어 보면, 확인대상고안의 도 2는 ‘살대 연결부(9)’가 ‘살대 연결부(9)를 상·하부 살대(7, 8)에 고정하기 위한 수단’에 끼워맞춤으로 결합되고, ‘살대 연결부(9)를 상·하부 살대(7, 8)에 고정하기 위한 수단’은 ‘상·하부 살대(7, 8)’에 결합되는 구성을 도시하고 있다고 할 것이고, 이 사건 보정사항은 위와 같이 도시된 구성을 명확하게 하기 위하여, 보정 전 설명서에 기재가 생략되어 있었던 ‘살대 연결부(9)를 상·하부 살대(7, 8)에 고정하기 위한 수단은 피스결합수단을 이용하여 결합한다’는 내용을 추가한 것이라고 봄이 상당하다.

이를 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 이 사건 보정사항은 심판청구서에 첨부된 도면 및 설명서에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화한 것이거나 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하여, 그 보정에도 불구하고 심판청구의 전체적인 취지에 비추어 볼 때 그 고안의 동일성이 유지된다고 인정되므로, 위 보정사항을 포함하는 이 사건 보정은 심판청구서의 보정이 그 요지를 변경한 경우에 해당하지 않는다고 할 것이다.

그런데도 원심은 이 사건 보정사항의 ‘살대 연결부(9)를 상·하부 살대(7, 8)에 고정하기 위한 수단’이 ‘살대 연결부(9)’와 ‘상·하부 살대(7, 8)’ 사이에 별도로 존재하는 ‘매개체’임을 간과하여, “상기 연결부(9)를 상·하부 살대(7, 8)에 고정하기 위한 수단은 피스결합수단을 이용하여 결합하고”를 ‘상기 연결부(9)를 상·하부 살대(7, 8)에 피스결합수단을 이용하여 결합하고’로 해석함으로써, 이 사건 보정 전의 확인대상고안에서는 살대 연결부(9)가 상·하부 살대(7, 8)에 끼워맞춤으로 결합되었으나 이 사건 보정으로 피스결합, 또는 끼워맞춤결합에 피스결합이 더 부가된 이중 결합으로 변경된다고 전제한 다음, 끼워맞춤결합수단과 피스결합수단(또는 끼워맞춤결합수단에 피스결합수단이 부가된 이중결합수단)은 결합의 강도, 결합 후 살대 연결부(9)의 회전운동 가능 여부 등에서 큰 차이를 보이는 상이한 결합수단이므로 보정 전후에 확인대상고안의 동일성이 유지된다고 보기 어렵다고 판단하였으니, 이러한 원심판결에는 구 실용신안법 제55조 제2항 본문의 요지변경의 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

3. 그러므로 원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.