[1] 동일한 특허발명에 대하여 정정심판 사건이 특허심판원에 계속 중에 있다는 이유로 상고심에 계속 중인 그 특허발명에 관한 특허무효심결에 대한 취소소송의 심리를 중단하여야 하는 것은 아니다. [2] 명칭을 ‘차량의 2륜/4륜 구동절환용 클러치 구동축 제어장치’로 하는 특허발명에 대한 특허무효심판절차에서 특허청구범위 제1항 내지 제6항을 삭제하고, 원래 제1항의 종속항이었던 제7항의 내용을 정정하여 독립항으로 바꾸는 정정청구를 하였는데, 특허청구범위 제7항의 ‘로어플레이트와 어퍼플레이트의 결합수단’에 관한 구성을 비교대상발명 1의 ‘로어플레이트와 어퍼플레이트의 결합수단’에 관한 구성과 대비하면, 양 구성은 모두 어퍼플레이트의 이동에 따라 로어플레이트 및 구동축을 회전 가능한 상태와 정지 상태 중 어느 하나의 상태로 제어하는 점에서 기능 및 효과가 동일하다. 다만 제7항 발명의 구성은 ‘결합구멍’에 결합돌기가 삽입 및 이탈됨에 의하여 양 플레이트의 결합 및 해제가 이루어지도록 하는 것인 데 비하여, 비교대상발명 1의 구성은 ‘결합홈’에 결합돌기가 삽입 및 이탈됨에 의하여 양 플레이트의 결합 및 해제가 이루어지도록 하는 것이라는 점에서 차이가 있다. 그러나 특허발명의 명세서에 결합홈 대신 결합구멍을 채택함에 따른 기술적 의의에 관한 기재가 없고, 결합구멍과 결합돌기의 세부적인 형상, 배열, 개수 등에 대한 특별한 한정도 없는 사정에 비추어 보면, 결합홈을 결합구멍으로 바꾸고 결합돌기의 형태를 그에 맞게 변형하는 정도는 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 생각해 낼 수 있다.

동일한 특허발명에 대하여 정정심판 사건이 특허심판원에 계속 중인 경우, 상고심에 계속 중인 특허발명에 관한 특허무효심결에 대한 취소소송의 심리를 중단하여야 하는지 여부(소극)

특허법 제133조 , 제136조

대법원 2007. 11. 30. 선고 2007후3394 판결

에스앤티모티브 주식회사 (소송대리인 법무법인(유한) 율촌 외 1인)

주식회사 유니크 (소송대리인 특허법인 대아 담당변리사 강명안 외 2인)

특허법원 2014. 7. 25. 선고 2014허1082 판결

상고를 기각한다. 상고비용은 피고가 부담한다.

상고이유(상고이유서 제출기간 경과 후에 제출된 상고이유보충서들의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 상고이유 제1점에 대한 판단

동일한 특허발명에 대하여 정정심판 사건이 특허심판원에 계속 중에 있다는 이유로 상고심에 계속 중인 그 특허발명에 관한 특허무효심결에 대한 취소소송의 심리를 중단하여야 하는 것은 아니므로 ( 대법원 2007. 11. 30. 선고 2007후3394 판결 참조), 이와 다른 전제에서 정정심판 사건의 결과를 기다려야 한다는 취지의 상고이유 주장은 받아들일 수 없다.

2. 상고이유 제2점에 대한 판단

가. 기록에 비추어 살펴본다.

(1) 명칭을 ‘차량의 2륜/4륜 구동절환용 클러치 구동축 제어장치’로 하는 이 사건 특허발명(특허등록번호 생략)에 대한 특허무효심판절차에서 피고는 2013. 7. 24. 특허청구범위 제1항 내지 제6항을 삭제하고, 원래 제1항의 종속항이었던 제7항의 내용을 정정하여 독립항으로 바꾸는 정정청구를 하였다(위와 같이 정정된 특허청구범위 제7항을 이하 ‘이 사건 제7항 발명’이라고 한다).

(2) 이 사건 제7항 발명의 ‘로어플레이트와 어퍼플레이트의 결합수단’에 관한 구성을 원심 판시 비교대상발명 1의 ‘로어플레이트와 어퍼플레이트의 결합수단’에 관한 구성과 대비하면, 양 구성은 모두 어퍼플레이트의 이동에 따라 로어플레이트 및 구동축을 회전 가능한 상태와 정지 상태 중 어느 하나의 상태로 제어하는 점에서 그 기능 및 효과가 동일하다. 다만 이 사건 제7항 발명의 구성은 ‘결합구멍’에 결합돌기가 삽입 및 이탈됨에 의하여 양 플레이트의 결합 및 해제가 이루어지도록 하는 것인 데 비하여, 비교대상발명 1의 구성은 ‘결합홈’에 결합돌기가 삽입 및 이탈됨에 의하여 양 플레이트의 결합 및 해제가 이루어지도록 하는 것이라는 점에서 차이가 있다. 그러나 이 사건 특허발명의 명세서에 결합홈 대신 결합구멍을 채택함에 따른 기술적 의의에 관한 기재가 없고, 결합구멍과 결합돌기의 세부적인 형상, 배열, 개수 등에 대한 특별한 한정도 없는 사정에 비추어 보면, 결합홈을 결합구멍으로 바꾸고 결합돌기의 형태를 그에 맞게 변형하는 정도는 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 생각해 낼 수 있다고 할 것이다.

(3) 이밖에 이 사건 제7항 발명의 나머지 구성들은 모두 비교대상발명 1 및 원심 판시 비교대상발명 6에 개시되어 있거나 이로부터 용이하게 도출할 수 있는 것들이고, 이들 구성을 결합하는 데에 특별한 기술적 어려움도 없다.

(4) 나아가 이 사건 제7항 발명의 효과는 비교대상발명 1, 6으로부터 예측할 수 있는 정도로서, 현저하지 아니하다.

나. 따라서 이 사건 제7항 발명은 비교대상발명 1, 6에 의하여 그 진보성이 부정된다. 같은 취지로 판단한 원심은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 특허발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하는 등의 위법이 없다.

3. 결론

그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 권순일(재판장) 민일영 박보영(주심) 김신