[1] 선택발명의 진보성이 인정되기 위한 요건 및 이 경우 발명의 상세한 설명 기재의 정도

[2] 선택발명에 여러 효과가 있는 경우 선행발명에 비하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 갖는다고 하기 위한 요건

[3] 명칭을 ‘약제학적 화합물’로 하는 특허발명에 대해 갑 주식회사가 특허권자 을 외국회사를 상대로 선택발명으로서 진보성 등이 부정된다는 이유로 등록무효심판을 청구한 사안에서, 위 발명은 선행발명에 의하여 진보성이 부정되지 아니함에도 이와 달리 본 원심판결에 법리오해의 위법이 있다고 한 사례

[1] 선행 또는 공지의 발명에 구성요소가 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 하고, 이때 선택발명의 발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하여야 하며, 위와 같은 효과가 명확히 기재되어 있다고 하기 위해서는 선택발명의 발명의 상세한 설명에 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나, 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 있어야 한다.

[2] 선택발명에 여러 효과가 있는 경우에 선행발명에 비하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 갖는다고 하기 위해서는 선택발명의 모든 종류의 효과가 아니라 그 중 일부라도 선행발명에 비하여 그러한 효과를 갖는다고 인정되면 충분하다.

[3] 명칭을 ‘약제학적 화합물’로 하는 특허발명에 대해 갑 주식회사가 특허권자 을 외국회사를 상대로 선택발명으로서 진보성 등이 부정된다는 이유로 등록무효심판을 청구한 사안에서, 위 특허발명의 특허청구범위 제2항은 ‘올란자핀(Olanzapine)’을 특허청구범위로 하는 발명으로서 비교대상발명 1의 선택발명에 해당하고 비교대상발명 1에 구체적으로 개시된 화합물들 중 올란자핀과 가장 유사한 화학구조를 가지는 ‘에틸올란자핀(Ethyl Olanzapine)’과 비교하여 정신병 치료 효과면에서 올란자핀이 에틸올란자핀에 비하여 현저히 우수한 효과를 갖는다고 단정하기 어렵지만, 콜레스테롤 증가 부작용 감소라는 이질적인 효과를 가진다고 인정되므로, 위 특허발명은 비교대상발명 1에 의하여 진보성이 부정되지 아니함에도 이와 달리 본 원심판결에 법리오해의 위법이 있다고 한 사례.

[1] 특허법 제29조 제2항 , 제42조 제3항 [2] 특허법 제29조 제2항 [3] 특허법 제29조 제2항 , 제42조 제3항

[1] 대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736, 743 판결 (공2009하, 1898) 대법원 2010. 3. 25. 선고 2008후3469, 3476 판결 [2] 대법원 2003. 10. 24. 선고 2002후1935 판결 (공2003하, 2268)

한미약품 주식회사 (소송대리인 특허법인 AIP 외 1인)

일라이 릴리 앤드 캄퍼니 리미티드 (소송대리인 변호사 손지열 외 6인)

특허법원 2010. 11. 5. 선고 2010허371 판결

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

상고이유(상고이유서 제출기간 경과 후에 제출된 각 상고이유보충서는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 선행 또는 공지의 발명에 구성요소가 상위개념으로 기재되어 있고 위 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소 중의 전부 또는 일부로 하는 이른바 선택발명의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 선택발명에 포함되는 하위개념들 모두가 선행발명이 갖는 효과와 질적으로 다른 효과를 갖고 있거나, 질적인 차이가 없더라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 하고, 이때 선택발명의 발명의 상세한 설명에는 선행발명에 비하여 위와 같은 효과가 있음을 명확히 기재하여야 하며, 위와 같은 효과가 명확히 기재되어 있다고 하기 위해서는 선택발명의 발명의 상세한 설명에 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나, 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 있어야 한다 ( 대법원 2009. 10. 15. 선고 2008후736, 743 판결 , 대법원 2010. 3. 25. 선고 2008후3469, 3476 판결 등 참조).

2. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

가. 원심판결 이유에 의하면, 명칭을 “약제학적 화합물”로 하는 이 사건 특허발명(등록번호 생략)의 특허청구범위 제2항(이하 ‘이 사건 제2항 발명’이라고 하고, 다른 청구항도 같은 방식으로 표시한다)은 2-메틸-10-(4-메틸-1-피페라지닐)-4H-티에노[2,3-b][1,5]벤조디아제핀[이하 그 일반명인 ‘올란자핀(Olanzapine)’이라고 한다]을 특허청구범위로 하는 발명임을 알 수 있다. 그런데 원심 판시 비교대상발명 1에는 올란자핀의 상위개념에 해당하는 화합물의 일반식이 기재되어 있으므로, 이 사건 제2항 발명은 비교대상발명 1의 선택발명에 해당한다. 따라서 이 사건 제2항 발명은 그 선행발명인 비교대상발명 1과 비교하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 가져야 그 진보성이 부정되지 않을 것인데, 이 사건에서는 특히 비교대상발명 1에 구체적으로 개시된 화합물들 중 올란자핀과 가장 유사한 화학구조를 가지는 2-에틸-10-(4-메틸-1-피페라지닐)-4H-티에노[2,3-b][1,5]벤조디아제핀[이하 그 일반명인 ‘에틸올란자핀(Ethyl Olanzapine)’이라고 한다]과 비교하여 위와 같은 효과를 갖는지 살펴보아야 한다.

나. 먼저 올란자핀과 에틸올란자핀의 정신병 치료 효과를 비교하여 본다. 기록에 의하면, 쥐에 대한 조건부 회피반응(Conditioned Avoidance Response) 실험 결과 올란자핀( : 3.6mg/kg)이 에틸올란자핀( : 6.1 또는 7.9mg/kg)보다 약 2배 우수하였으나, 쥐에 대한 아포모르핀(apomorphine) 유도 클라이밍(climbing) 행동 및 저체온증(hypothermia) 길항작용(길항작용, antagonism) 실험에서는 최소 유효량이 둘 다 1.25mg/kg으로 같았고, 시험관 내의 신경전달물질 수용체(수용체, receptor) 실험에서는, 무스카린(³H-QNB) 수용체 길항활성의 경우 올란자핀이 약 1.5배 우수하였으나, 도파민(dopamine) 수용체(D₁, D₂수용체) 길항활성의 경우 에틸올란자핀이 2배 이상 우수하였음을 알 수 있다. 그런데 정신병은 병리학적 현상이 다양하게 나타나는 특성을 가지는 질병이므로 정신병 치료 활성을 측정하는 위의 여러 가지 지표들 중 특정 항목만이 아니라 그 모두를 종합적으로 비교하여 치료 효과의 우수성을 판단해야 할 것인데, 이들 지표를 보면 위와 같이 올란자핀이 우수한 것, 에틸올란자핀이 우수한 것, 양자가 같은 것 등으로 일관성이 없으므로, 올란자핀이 에틸올란자핀에 비하여 현저히 우수한 정신병 치료 효과를 갖는다고 단정하기 어렵다.

다. 다음으로, 올란자핀과 에틸올란자핀의 부작용 감소 효과를 비교하여 본다.

(1) (가) 이 사건 특허발명의 명세서에는 ‘8mg/kg의 복용량으로 처리한 개의 독성 연구에서, 에틸올란자핀의 경우는 8마리 중 4마리에서 콜레스테롤 농도가 상당히 증가한 반면, 올란자핀의 경우는 콜레스테롤 농도가 전혀 증가하지 않았다’는 취지로 기재되어 있다. 그런데 비교대상발명 1에는 에틸올란자핀이 콜레스테롤 증가 부작용 감소의 효과를 갖는다는 점에 관한 기재나 암시가 없고 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)가 에틸올란자핀이 당연히 그러한 효과를 가질 것으로 예측할 수 있는 것도 아니므로, 콜레스테롤이 증가되지 않는다는 올란자핀의 효과는 에틸올란자핀이 갖는 효과와는 다른 이질적인 것이고, 통상의 기술자가 비교대상발명 1로부터 콜레스테롤을 증가시켜서는 안 된다는 기술적 과제를 인식할 수 있다고 하여 이와 달리 볼 수 없다.

결국 콜레스테롤 증가 부작용 감소 효과에 관한 이 사건 특허발명의 명세서의 위 기재는 에틸올란자핀이 갖는 효과와의 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용의 기재로 보아야 할 것이므로, 올란자핀에 실제로 이러한 효과가 있음이 인정되는지 여부를 살펴 이 사건 제2항 발명의 진보성을 판단해야 한다.

(나) 기록에 의하면, 암컷 비글독(beagle dog)에게 8mg/kg을 투여한 그룹에서의 콜레스테롤 농도가, 원심 판시 제1실험의 경우 대조군은 202.25±30.54(평균±표준편차, 이하 같다)mg/dL, 올란자핀 투여군은 189.00±28.01mg/dL, 에틸올란자핀 투여군은 243.50±13.36mg/dL이고, 원심 판시 제2실험의 경우 대조군은 155.5±31.43mg/dL, 올란자핀 투여군은 143.7±45.80mg/dL, 에틸올란자핀 투여군은 186.8±49.87mg/dL로서, 에틸올란자핀 투여군에서는 콜레스테롤 농도가 상당히 증가한 반면 올란자핀 투여군에서는 그 농도가 증가하지 않았는데, 이와 같은 콜레스테롤 농도의 차이는 통계학적으로 유의미한 것임을 알 수 있다. 그리고 제1, 2실험에서보다 에틸올란자핀과 올란자핀 투여군 사이의 콜레스테롤 농도 차이가 작게 나타난 원심 판시 제3실험의 경우 그 실험기간이 61일로서 약 6개월인 제1, 2실험보다 짧은 점을 고려할 때, 위와 같은 제1, 2실험의 결과와 특별히 배치된다고 보기는 어렵다.

이러한 실험결과와 함께 기록에 의하여 알 수 있는 아래와 같은 점들, 즉 콜레스테롤 증가는 인간에게 투여할 약물의 성립 가능성을 좌우할 정도의 중요한 부작용인 점, 인간은 개에 비하여 콜레스테롤에 민감한 종인 점, 동물 독성실험은 인간에 대한 잠재적 부작용을 알아보기 위한 것으로서 인간에 대한 적정 투여량보다 많은 양의 약물을 동물에게 투여하여 실시함이 일반적이고, 제1, 2실험에서의 투여량 8mg/kg도 동물 독성실험에서의 위와 같은 투여량의 범위를 벗어난 것은 아닌 점, 올란자핀과 같은 정신병 치료제는 장기간 투여하는 경우가 많은 점 등을 종합적으로 고려하여 보면, 올란자핀이 에틸올란자핀과 비교하여 콜레스테롤 증가 부작용 감소라는 이질적인 효과를 가진다고 인정하기에 충분하다. 그리고 전 세계적으로 널리 판매되고 있는 정신병 치료제인 올란자핀을 투여한 사람들 중 일부에서 콜레스테롤 증가의 부작용이 다소 나타났다고 하여 동물 독성실험 단계에서부터 그러한 부작용이 나타나 아직까지 임상시험을 실시한 바가 없는 에틸올란자핀과의 위와 같은 효과의 차이를 부정할 수는 없다.

(2) 한편 기록에 의하면, 추체외로(추체외로) 부작용의 척도가 되는 카탈렙시(catalepsy) 유발 용량은 올란자핀( : 12.5mg/kg)이 에틸올란자핀( : 20.3mg/kg)보다 적지만, 각각 조건부 회피반응 억제 유효용량보다는 3~4배가 많은 점에서 차이가 없음을 알 수 있으므로, 이들 화합물 사이에 추체외로 부작용 감소와 관련한 현저한 효과의 차이가 있다고 보기는 어렵다.

라. 선택발명에 여러 효과가 있는 경우에 선행발명에 비하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 갖는다고 하기 위해서는 선택발명의 모든 종류의 효과가 아니라 그 중 일부라도 선행발명에 비하여 그러한 효과를 갖는다고 인정되면 충분하다 ( 대법원 2003. 10. 24. 선고 2002후1935 판결 등 참조).

그런데 위에서 살펴본 바와 같이, 올란자핀은 그 여러 효과들 중에서 에틸올란자핀과 비교하여 콜레스테롤 증가 부작용 감소라는 이질적인 효과를 갖고 있음이 인정되므로, 이 사건 제2항 발명은 비교대상발명 1에 의하여 그 진보성이 부정되지 아니한다. 그리고 올란자핀을 특허청구범위로 하는 이 사건 제2항 발명의 진보성이 부정되지 아니하는 이상, 올란자핀 또는 그 산 부가염을 특허청구범위로 하는 이 사건 제1항 발명, 올란자핀의 용도에 관한 이 사건 제3, 4, 8, 9항 발명, 올란자핀을 제조하는 방법에 관한 이 사건 제5항 발명 및 올란자핀의 중간체에 관한 이 사건 제6, 7항 발명 역시 그 진보성이 부정되지 아니한다.

그런데도 원심은 올란자핀이 에틸올란자핀과 비교하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 갖고 있음을 인정할 수 없다는 전제 아래, 이 사건 제1항 내지 제9항 발명의 진보성이 비교대상발명 1에 의하여 부정된다고 판단하였으니, 이러한 원심판결에는 선택발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

3. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.