[1] 상표등록 취소사유에서 통상사용권자의 의미 및 통상사용권의 설정이 묵시적 행위에 의하여도 이루어지는지 여부(적극)

[2] 갑 회사는 등록상표 “ ”의 상표권자 을로부터 등록상표의 사용을 묵시적으로 허락받은 통상사용권자에 해당하고, 위 등록상표는 통상사용권자에 의하여 그 지정상품인 ‘서적 내지 소책자’에 대하여 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었다고 본 사례

[1] 상표의 불사용으로 인한 취소가 인정되기 위해서는 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하지 아니하여야 하고, 상표의 통상사용권은 상표의 전용사용권과는 달리 단순히 상표권자와 사용자 사이의 합의만에 의하여 발생하고 통상사용권의 설정등록은 제3자에 대한 대항요건일 뿐이므로, 통상사용권자는 반드시 등록된 통상사용권자일 필요가 없고, 또한 위와 같은 합의는 반드시 문서에 의하여 이루어져야 한다거나 어떠한 형식을 갖추어야만 한다고 할 수도 없으며, 묵시적 행위에 의하여도 할 수 있다.

[2] 갑 회사는 심판청구일인 2009. 2. 3. 전 3년 이내의 기간 중에 등록상표“ ”을 지정상품인 서적 내지 소책자에 부착하여 국내에서 사용한 점, 위 등록상표 및 등록상표를 사용한 서적 내지 소책자의 기획에는 갑 회사의 편집장이였던 을의 역할이 절대적이었던 점, 을이 편집자로서 갑 회사에서 기획한 많은 서적들이 매우 좋은 성과를 거두며 갑 회사에 커다란 기여를 하였던 점, 갑 회사의 창업자의 장남인 병 사장은 기획자의 공로를 인정하여 책이 일정 수준 이상에 도달하면 기획자에게도 소정의 인세를 지급하겠다는 약속을 하고 그 약속을 확실히 한다는 의미로 을 명의로 상표권을 등록하는 데 동의하고, 을에게 갑 회사 전체 주식의 10%를 주고 회사를 물려줄 생각도 하였던 점, 병이 자신의 딸에게 갑 회사를 물려주려 하여 을과 사이에 갈등이 생기기 시작한 2008년 겨울 전에는 위 등록상표의 귀속 및 사용과 관련하여 갑 회사와 을 사이에 별다른 분쟁이 없었던 점 등에 비추어 보면, 을이 대표이사 전무로 있었던 갑 회사는 위 등록상표의 상표권자인 을로부터 위 등록상표의 사용을 묵시적으로 허락받은 통상사용권자에 해당한다고 봄이 타당하며, 위 등록상표는 그 통상사용권자에 의하여 그 지정상품인 ‘서적 내지 소책자’에 대하여 취소심판청구 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었다고 본 사례.

[1] 상표법 제73조 제1항 제3호 [2] 상표법 제73조 제1항 제3호

[1] 대법원 1995. 9. 5. 선고 94후1602 판결 (공1995하, 3400)

주식회사 현암사 (소송대리인 변리사 황종환)

피고 (소송대리인 법무법인 지평지성외 1인)

2010. 4. 14.

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

특허심판원이 2009. 11. 10. 2009당224호 사건에 관하여 한 심결 을 취소한다.

1. 기초사실

가. 이 사건 등록상표

(1) 등록번호/출원일/등록일 : 상표등록 제447388호/1998. 5. 12./1999. 5. 6.

(2) 구 성 :

(3) 지정상품 : 상품류 구분 제16류의 서적, 소책자, 정기간행물, 그림엽서, 달력, 연하장, 엽서, 그림, 사진, 학습용모형

나. 이 사건 심결의 경위

(1) 원고는 2009. 2. 3. 피고를 상대로 특허심판원에, 권리자인 피고 등이 정당한 이유 없이 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 이 사건 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하지 아니하였다고 주장하면서 그 등록의 취소를 구하는 심판을 청구하였다.

(2) 특허심판원은 이를 2009당224호 로 심리한 다음, 2009. 11. 10. 원고인 주식회사 현암사(이하 ‘현암사’라 한다)가 상표권자인 피고로부터 이 사건 등록상표의 사용을 묵시적으로 허락받은 통상사용권자에 해당하고, 이 사건 등록상표는 통상사용권자인 현암사에 의하여 그 지정상품인 ‘서적, 소책자’에 대하여 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었다는 이유로 원고의 청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정 근거] 갑 제1, 2호증, 변론의 전취지

2. 원고 주장의 이 사건 심결 위법사유의 요지

피고 명의로 이 사건 등록상표의 상표등록을 하게 된 것은 이 사건 등록상표의 출원 당시 현암사를 운영하였던 소외 1이 당시 법인이 아니었던 현암사 명의로는 상표등록을 할 수 없다는 것을 소외 1 명의로도 등록할 수 없는 것으로 오해하고 피고 명의로 등록하도록 한 것으로서, 원고는 지난 10여 년간 자신을 이 사건 등록상표의 정당한 상표권자라 생각하고 업무를 진행하였을 뿐 이 사건 등록상표의 통상사용권자가 아니었으므로 원고가 이 사건 등록상표를 사용한 것을 통상사용권자에 의한 사용이라 볼 수 없고, 이 사건 등록상표는 상표권자·전용사용권자·통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 그 지정상품에 대하여 심판청구일 전 계속하여 3년간 국내에서 사용하지 아니하였으므로 상표법 제73조 제1항 제3호 의 규정에 해당하여 상표등록이 취소되어야 함에도 불구하고, 원고를 이 사건 등록상표의 통상사용권자에 해당한다고 보아 이 사건 등록상표가 통상사용권자에 의하여 그 지정상품에 대하여 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었다는 이유로 원고의 청구를 기각한 이 사건 심결은 위법하다.

3. 이 사건 심결의 적법 여부에 관한 판단

가. 판단 기준

상표의 불사용으로 인한 취소가 인정되기 위해서는 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판 청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하지 아니하여야 하고( 상표법 제73조 제1항 제3호 ), 상표의 통상사용권은 상표의 전용사용권과는 달리 단순히 상표권자와 사용자 사이의 합의만에 의하여 발생하고 통상사용권의 설정등록은 제3자에 대한 대항요건일 뿐이므로, 통상사용권자는 반드시 등록된 통상사용권자일 필요가 없고, 또한 위와 같은 합의는 반드시 문서에 의하여 이루어져야 한다거나 어떠한 형식을 갖추어야만 한다고 할 수도 없으며, 묵시적 행위에 의하여도 할 수 있다( 대법원 1995. 9. 5. 선고 94후1602 판결 , 특허법원 2004. 2. 6. 선고 2003허6081 판결 참조).

나. 이 사건 등록상표가 상표법 제73조 제1항 제3호 에 해당하는지 여부

(1) 인정 사실

[인정 근거] 갑 제2, 3호증, 을 제1 내지 19, 21 내지 22호증(각 가지번호 포함), 변론의 전취지

(가) 이 사건 등록상표인 ‘쉽게 찾는 우리꽃’ 시리즈물이 이 사건 심판청구일 전 3년 이내인 2007. 3. 10. 그 지정상품인 서적 내지 소책자로 22쇄 발행되었고 그 서적 내지 소책자에 ‘펴낸곳/(주)현암사’, ‘주간·편집/ 피고’로 기재되어 있다.

(나) 피고는 1990년 현암사에 입사하여 편집부장으로 근무하였고, 2002년 현암사의 대표이사 전무로 취임하였으며, 2008. 12. 18. 해임되기까지 현암사의 등기 이사였고, 2001. 12. 27. 당시 현암사의 주식 10%를 보유하고 있는 주주였으며, 2002년 한국출판인회의 2002 올해의 편집자상을 수상하기도 하였다.

(다) 피고에 관하여 ‘피고가 1990년 현암사에 입사한 후 150여 종을 출판기획한 가운데 1백여 종이 1만부 이상 팔리는 진기록을 세웠다, 출판계가 수년째 불황이지만 피고가 입사한 후 현암사는 매년 20~30%의 매출신장을 기록하고 있다, 피고는 현암사의 편집부장인데 만든 서적마다 스테디셀러가 되는 출판계의 기린아이다, 피고가 입사한 뒤 현암사의 출판목록이 한결 다양해졌다, 피고가 2002년 현암사의 대표이사 전무로 취임했고 출판사 경영진 가족이 아닌 여성 편집자 출신이 대표이사에 발탁된 것은 이례적인 일이다, 피고는 한국의 정체성을 찾기 위한 작업에 꾸준히 매달려 우리 문화와 자연, 역사에 관한 책들을 기획하는 등 출판계에 몇 안 되는 명편집자로 꼽힌다, 현암사는 창업자의 장남인 소외 1 사장과 편집자 출신으로 전무이사인 피고 공동대표 체제로 운영되고 있다(2005년경), 1990년 피고가 편집장으로 영입되면서 현암사는 한국의 자연과 문화를 포괄하는 기획물들을 잇따라 성공시키며 한 단계 도약했다, 당시 소외 1 사장은 피고가 책 10권을 만들어낼 때까진 피고의 튀는 기획서에 대해 우선 “생각해 봅시다”는 말로써 유예시키곤 했지만, 피고는 사장이 잊을만 하면 고집스럽게 기획서를 들이밀곤 해서 어렵사리 승낙을 받아내곤 했고 그래서 붙여진 별명이 ‘쇠심줄 편집장’이다, 현암사가 고집스럽게 인문학을 고집할 수 있었던 이면에는 ‘우리 시대 최고의 출판 코디네이터’로 불리는 피고가 있었다, 현암사의 대표이사 전무인 피고가 펴낸 대표작들을 보면 그동안 그가 흘렸던 땀의 무게가 고스란히 전해져 온다, ‘최고의 편집자’ 현암사 피고 대표이사, 90년 현암사의 편집부장으로 기획 책임을 맡은 뒤 그는 지금까지 연간 50종, 전체 출판도서의 99%를 국내 기획물로 채우고 있다, 한국인과 한국문화, 한국의 긍지를 찾는 기획작업이 그의 몫이었다, 그것도 인기 필자를 좇기보다 흙 속에 묻힌 보석같은 필자를 발굴해 품격 높은 책을 만들어내왔다, 피고가 출판분야 전문가들이 선정한 능력이 뛰어난 출판편집자 1위에 올랐다, 2002년에 소외 1 사장은 ‘현암사는 사유물이 아닌 공공재’라는 생각에 회사를 법인으로 바꾸고 당시 주간이었던 피고를 대표이사 전무로 발탁했다, 소외 1 사장은 한발 더 나아가 창업기념식에서 피고에게 사장직을 넘길 예정이다’는 취지의 기사들이 세계닷컴, 세계일보, 동아닷컴, 조선닷컴, 한겨레, 여성신문, 동아일보 등 각종 언론매체에 보도되었다.

(라) 이 사건 등록상표 출원 당시 현암사를 운영하던 소외 1이 언론과의 인터뷰 내지 공개석상에서 ‘빨리 빨리 뒤에 후배들이 자꾸 커나가도록 해야 회사도 발전하고 또 좋은 책도 만들지 않겠느냐, 그런 생각에서 전문 여성 편집주간을 전무로 발탁해 대표이사직을 맡겼다, 차세대는 전문경영인에게 맡기겠다, 행복지수를 높이자는 사훈을 나부터 실천하려고 사장직을 넘기는 것, 환갑을 맞이한 현암사는 이제 시스템이 이끄는 회사가 될 수 있도록 저는 일선에서 물러나 조언하는 역할을 하고 피고와 사원들이 단합해 회사를 이끌어가도록 하겠다’는 취지로 말하였다는 기사가 MBC, 문화일보 등에 보도되었다.

(마) 현암사가 출판한 ‘쉽게 찾는 우리 꽃’의 저자인 소외 2는 피고가 현암사 입사 전부터 알던 사람으로 피고가 위 책을 처음 기획했을 당시 현암사의 사장이던 소외 1과 영업부에서는 책의 판매 가능성에 부정적이었으나 몇 개월에 걸친 피고의 설득으로 책이 출판되었고 큰 반향을 불러일으키며 상당히 많은 부수가 판매되었으며, 그 얼마 후 피고가 현암사에서 출간한 책의 저자이자 여러 책의 교열을 맡았던 소외 3에게 ‘사장님께서 기획자의 공로를 인정하여 책이 일정 수준 이상에 도달하면 기획자에게도 소정의 인세를 지급하겠다는 약속을 하셨다. 그 약속을 확실히 한다는 의미로 내 이름으로 상표권을 등록하는 데 동의했다’고 말하였다.

(바) 소외 1은 2008. 11.과 12.경 현암사의 경영권을 자식인 소외 4에게 물려주려 하였고 그 과정에서 피고와 사이에 갈등이 생기자 소외 1과 피고를 잘 알고 있던 소외 5, 6 등이 중재하여 ‘ 소외 1 사장은 피고에게 퇴직에 대한 보상금으로 현금 2억 원을 준다, 지금까지 나온「우리가 정말 알아야 할 우리 백가지」등 한국학 관련 시리즈를 나온 것까지는 현암사가 출판권을 갖고 제반관리한다, 상기 시리즈의 아직 출판되지 않은 책은 피고가 출판권을 가지며 예정되었던 총백권의 완간을 마무리하기까지 책임을 지고 정말 잘 만들어야 한다’는 일응의 협의안이 마련되었으나 구체적인 협의내용에 대한 소외 1의 이의제기로 최종적인 협의에 이르지는 못하였다.

(2) 위 인정 사실을 종합하여 인정되는 다음과 같은 점, 즉 현암사는 이 사건 심판청구일인 2009. 2. 3. 전 3년 이내의 기간 중에 이 사건 등록상표를 지정상품인 서적 내지 소책자에 부착하여 국내에서 사용한 점, 이 사건 등록상표 및 이 사건 등록상표를 사용한 서적 내지 소책자의 기획에는 피고의 역할이 절대적이었던 점, 피고가 편집자로서 현암사에서 기획한 많은 서적들이 매우 좋은 성과를 거두며 현암사에 커다란 기여를 하였던 점, 소외 1은 기획자의 공로를 인정하여 책이 일정 수준 이상에 도달하면 기획자에게도 소정의 인세를 지급하겠다는 약속을 하고 그 약속을 확실히한다는 의미로 피고 명의로 상표권을 등록하는 데 동의하고, 피고에게 현암사 전체 주식의 10%를 주고 회사를 물려줄 생각도 하였던 점, 소외 1이 자신의 딸에게 현암사를 물려주려 하여 피고와 사이에 갈등이 생기기 시작한 2008년 겨울 전에는 이 사건 등록상표의 귀속 및 사용과 관련하여 현암사와 피고 사이에 별다른 분쟁이 없었던 점 등에 비추어 보면, 피고가 대표이사 전무로 있었던 현암사는 이 사건 등록상표의 상표권자인 피고로부터 이 사건 등록상표의 사용을 묵시적으로 허락받은 통상사용권자에 해당한다고 봄이 상당하다 할 것이다.

(3) 소결론

그렇다면 이 사건 등록상표는 그 통상사용권자에 의하여 그 지정상품인 ‘서적 내지 소책자’에 대하여 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용되었다고 할 것이다.

4. 결론

따라서 이 사건 심결은 이와 결론을 같이 하여 적법하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.