[1] 상표법상 통상사용권의 설정이 묵시적 행위에 의하여도 이루어지는지 여부(적극)

[2] 등록상표 " "의 통상사용권자가 인터넷 홈페이지에 그 등록상표를 표시한 것이 상표법 제73조 제1항 제3호 의 사용에 해당한다고 한 사례

[1] 상표법상 통상사용권의 설정은 반드시 특정한 요식행위에 의하여야 하는 것이 아님은 물론 묵시적 행위에 의하여도 할 수 있다.

[2] 등록상표권자와 사이에 등록상표 " "를 사용하는 오토바이에 관한 대리점 계약을 체결한 자가 통상사용권자의 자격으로 위 등록상표를 자신의 대리점 인터넷 홈페이지에 사용한 것이 상표법 제73조 제1항 제3호 의 사용에 해당한다고 한 사례.

[1] 상표법 제73조 제1항 제3호 [2] 상표법 제73조 제1항 제3호

주식회사 제일성형 (소송대리인 변리사 이병일)

대림자동차공업 주식회사 (소송대리인 변리사 김종윤)

2004. 1. 30.

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

특허심판원이 2003. 9. 29. 2002당3215호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

1. 기초사실

[증거 : 갑1, 5호증의 각 기재, 변론의 전취지]

가. 피고의 이 사건 등록상표

(1) 등록번호 : 제204862호

(2) 출원일/등록일 : 1989. 8. 10./1990. 11. 13.(2002. 1. 24. 상표권존속기간갱신등록)

(3) 구성 :

(4) 지정상품 : 구 상표법시행규칙(1998. 2. 23. 통상산업부령 제83호로 개정되기 전의 것) 제6조 제1항 [별표 1] 상품류 구분 제37류 '모터보트, 요트, 승용차, 승합차, 오토바이, 오토바이용 방향지시기, 화물자동차, 자전거'

나. 대상상표

(1) 구성 :

(2) 사용상품 : '오토바이'

다. 이 사건 심결의 경위

원고는 2002. 12. 11. 이 사건 등록상표에 대하여 상표권자인 피고가 고의로 지정상품과 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질을 오인하게 하였고, 이 사건 등록상표와 동일성이 있는 상표를 그 지정상품에 대하여 이 사건 심판청구일 전 3년 이상 국내에서 정당하게 사용하고 있지 아니하여 상표법 제73조 제1항 제2호 및 제3호 에 해당하므로 그 등록을 취소하여야 한다는 이유로 등록취소심판을 청구하였고, 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2002당3215호로 심리하여 2003. 9. 29. 아래 라. 항과 같은 이유로 원고의 청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

라. 이 사건 심결 이유의 요지

(1) 이 사건 등록상표가 상표법 제73조 제1항 제2호 에 해당되는지 여부

대상상표는 일본국에서 등록된 상표로서 국내에 등록된 사실을 알 수 없을 뿐만 아니라 그 상표가 부착된 상품이 국내에서 판매 또는 선전·광고되었는지에 관한 아무런 증거가 없으므로 원고(청구인)가 주장하는 대상상표는 오인·혼동 판단의 대상인 상표로 삼을 수 없으므로 상표권자가 이 사건 등록상표를 부정사용하였는지 여부에 대하여 살필 필요도 없이 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제2호 에 해당되지 않는다.

(2) 이 사건 등록상표가 상표법 제73조 제1항 제3호 에 해당되는지 여부

피고(피청구인) 회사 및 그 대전 중앙대리점이 운영하고 있는 인터넷 홈페이지 웹사이트에는 이 사건 등록상표와 오토바이(스쿠터)가 소개되어 있고, 마지막면 하단에는 "Copyright(c) 2001. Daelim Mortors 대전 중앙대리점. ALL Rights Reserved."라는 표기가 있으므로, 이 사건 등록상표는 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용된 사실이 인정되므로 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제3호 에 해당되지 아니한다.

2. 원고가 주장하는 이 사건 심결의 취소이유 및 그에 대한 판단

가. 상표법 제73조 제1항 제2호 에 관한 주장 및 판단

(1) 원고의 주장

원고는, 피고가 이 사건 등록상표 "TACT"를 출원할 당시부터 기술 및 업무제휴 관계에 있었던 일본국 혼다 주식회사가 일본국에 등록하여 사용하고 있는 대상상표의 존재를 알고 있었음에도 그 글자체를 다소 변형하여 이 사건 등록상표를 출원한 후에 실제 사용에 있어서는 대상상표와 동일하게 사용하였으며, 대상상표는 이를 부착한 일본국 혼다 주식회사의 오토바이가 우리 나라에도 다수 수입, 판매되고 관련 잡지에 광고됨으로써 널리 알려진 저명한 상표이므로, 이러한 피고의 대상상표 사용행위는 대상상표의 명성에 부당하게 편승하려는 부정한 목적에 의한 것으로서 상표법 제73조 제1항 제2호 의 규정에 의하여 이 사건 등록상표의 등록이 취소되어야 한다고 주장한다.

(2) 판 단

상표법 제73조 제1항 제2호 는 상표권자가 고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 지정상품과 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우에는 상표등록이 취소될 수 있음을 규정하고 있으나, 여기서 상표권자가 등록상표의 유사 범위에 속하는 실사용상표를 사용함으로써 대상상표의 포장상품과의 사이에 상품출처의 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지 여부를 판단함에 있어서는 그 대상상표가 상표법상 유효한 상표이어야 하고, 또한 대상상표가 등록상표와 유사한 것으로서 미등록이거나 등록상표보다 후에 등록된 것이라면(만일 대상상표가 등록상표 자체와 유사하다면 미등록인 대상상표는 등록상표의 권리범위확인심판에 의하여 사용이 금지될 것이고, 후등록인 대상상표는 무효심판에 의하여 무효로 될 것이다.) 위 오인·혼동 여부를 판단함에 있어서 대상상표로 삼을 수 없는 것이 원칙이라 할 것이며, 다만 경우에 따라서 대상상표가 미등록의 것이거나 후등록의 것이라도 등록상표에 대한 출원 당시나 혹은 등록결정 당시에 국내의 일반 수요자 사이에 널리 알려졌거나 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있는 경우 등 그 알려진 정도에 따라서 그리고 등록상표와 유사한 정도에 따라서는 등록상표에 관한 상표등록 자체가 부적법한 것으로 되는 경우가 있을 수 있고, 나아가 등록상표와 대상상표 그 자체는 서로 유사하지 아니하여 등록상표에 관한 상표등록 자체가 부적법한 것으로는 되지 않지만 미등록, 후등록의 대상상표가 널리 알려져 등록상표를 사용하는 상품과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 경우에 있어서 대상상표의 신용이나 명성에 편승하기 위하여 등록상표를 변형하여 대상상표와 유사하게 사용하는 경우(등록상표와 대상상표는 유사하지 아니하지만 실사용상표는 등록상표 및 대상상표와 모두 유사한 경우도 있을 수 있다)도 위 규정에서 말하는 부정사용이 될 가능성이 있다고 할 것이지만, 이러한 경우에도 대상상표는 국내의 일반 수요자 및 거래자 사이에 널리 알려지거나 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있을 것이 요구된다고 할 것이다.

이 사건으로 돌아와, 대상상표가 국내에서 등록된 바 없음은 당사자 사이에 다툼이 없으므로 대상상표가 이 사건 등록상표의 출원 당시나 등록결정 당시에 국내의 일반 수요자 사이에 어느 정도 알려졌는지에 대하여 보건대, 원고의 전입증으로도 대상상표가 이 사건 등록상표의 출원 당시나 등록결정 당시는 물론 그 이후라도 피고가 아닌 일본국의 혼다 주식회사 혹은 다른 제3자의 상표로서 국내의 일반 수요자 사이에 널리 알려졌거나 특정인의 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려졌다는 점을 인정하기 어렵고, 단지 갑4호증의 기재에 의하면 우리 나라에 대상상표를 사용한 오토바이 제품이 2대 수입된 바 있다는 사실을 엿볼 수 있을 뿐이므로, 설령 피고가 실제로 사용한 상표가 대상상표와 유사한 것이었다고 하더라도 그러한 사정만으로 상표권자가 등록상표의 유사 범위에 속하는 실사용상표를 사용함으로써 대상상표의 포장상품과의 사이에 상품출처의 오인·혼동을 일으킬 우려가 있다고 할 수 없다.

따라서 원고의 위 주장은 이유 없다.

나. 상표법 제73조 제1항 제3호 에 관한 주장 및 판단

(1) 당사자의 주장

원고는 피고 회사의 대전 중앙대리점이 사용한 상표는 이 사건 등록상표와 유사할 뿐 동일성이 없고, 대전 중앙대리점은 이 사건 등록상표의 사용권자의 지위에 있다고 할 수도 없으므로, 이 사건 등록상표는 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용된 바 없다고 주장하고, 이에 대하여 피고는 피고의 실제 사용상표는 이 사건 등록상표와 동일성의 범주 내에 있고, 대상상표의 상표권자의 양해하에 이루어진 것으로서 부정한 의도가 없으며, 이 사건 등록상표 및 실제 사용상표 혹은 대상상표는 이미 지난 10년 동안 피고에 의해서만 국내에서 사용되어 우리 나라 수요자들 사이에서 피고의 상표로서 널리 인식되어 있기 때문에 품질 및 출처의 오인·혼동 우려가 없다고 다툰다.

(2) 판 단

상표법 제73조 제1항 제3호 에서 규정하고 있는 등록상표의 사용이라 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고, 동일한 상표라고 함은 등록상표 그 자체 내지는 거래사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함하나 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 않는다고 할 것이지만, 그 사용의 형태는 지정상품에 대한 광고, 정가표, 거래서류, 간판 또는 표찰에 상표를 표시하고 전시 또는 반포하는 행위를 모두 포함하는 것으로서 인터넷 홈페이지에서의 선전광고 역시 상표의 사용에 해당한다고 할 것이다.

이 사건으로 돌아와 보건대, 이 사건 등록상표는 로마자 4자가 "TACT"와 같이 가로로 써서 이루어진 문자상표로서, 피고가 실제로 사용한 상표이자 대상상표와 동일한 상표는 로마자 4자의 "TACT"를 시계방향으로 다소 회전시키듯이 기울이고 두 번째 문자 'A'의 글자꼴과 형태를 변형하여 도안화한 것이어서 이를 가지고 이 사건 등록상표와 동일성의 범주에 있다고 단정할 수는 없지만, 상표법상 통상사용권의 설정은 반드시 특정한 요식행위에 의하여야 하는 것이 아님은 물론 묵시적 행위에 의하여도 할 수 있는 것이며, 나아가 을1호증(을14호증도 같은 것이다), 을2호증, 을3호증의 각 기재에 변론의 전취지를 종합하면, 피고는 2001. 5. 1.경 정회문과 사이에 이 사건 등록상표를 사용하는 오토바이에 관한 대리점 계약(이하 '이 사건 대리점 계약'이라 한다)을 맺었는데, 이 사건 대리점 계약에서 계약 종료 후에는 정회문이 피고의 상표를 사용할 수 없다고 규정하고 있는 사실 및 위 정회문은 이 사건 등록상표를 2001.경 자신의 대리점 인터넷 홈페이지에서 자신이 판매하는 피고 생산의 오토바이 옆에 굵은 글씨의 정자체로 두 번 기재하여 위 오토바이를 표시하는 데 사용한 사실을 각 인정할 수 있고 반증은 없는바, 위 인정 사실에 의하면 정회문은 이 사건 대리점 계약이 존속하는 동안에는 이 사건 등록상표를 정당하게 사용할 수 있는 통상사용권자라고 할 것이고 정회문이 통상사용권자의 자격으로 이 사건 등록상표를 그 지정상품인 오토바이에 관하여 이 사건 심판청구가 제기되기 전 3년 이내의 기간인 2001.경에 동일성이 인정되는 범위 내의 형태로 사용하였다고 할 것이다.

따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제3호 에 해당하는 등록취소사유가 있다고 할 수 없다.

4. 결 론

그렇다면 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하고 원고의 청구는 이유 없다.