확인대상표장은 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 구하는 소극적 권리범위확인심판을 제기하였는데, 특허심판원은 등록상표와 확인대상표장 모두 그 각 구성에 포함된 “A6” 부분이 간단하고 흔히 있는 표장에 해당하여 식별력이 약하므로 양 상표의 요부가 될 수 없고, 따라서 이 부분을 제외하고 양 상표를 대비하여 보면 양 상표는 서로 달라 확인대상표장은 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다는 이유로, 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다는 이유로 심판청구를 인용하는 청구취지 기재의 심결을 하였다.

주식회사 네티션닷컴(소송대리인 변호사 유영일외 1인)

주식회사 인터시아(소송대리인 변리사 김희소)

2004. 12. 17.

1. 특허심판원이 2004. 8. 30. 2004당718호 사건에 관하여 한 심결 을 취소한다.

2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.

주문과 같다.

1. 심결의 경위

가. 피고는 아래 나.항 기재 상표(이하 ‘이 사건 등록상표’라고 한다)의 상표권자인 원고를 상대로 아래 다.항 기재 표장(이하 ‘확인대상표장’이라고 한다)이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다는 확인을 구하는 소극적 권리범위확인심판을 제기하였는데, 특허심판원은 이 사건 등록상표와 확인대상표장 모두 그 각 구성에 포함된 “A6” 부분이 간단하고 흔히 있는 표장에 해당하여 식별력이 약하므로 양 상표의 요부가 될 수 없고, 따라서 이 부분을 제외하고 양 상표를 대비하여 보면 양 상표는 서로 달라 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는다는 이유로, 2004. 5. 7. 피고의 심판청구를 인용하는 청구취지 기재의 이 사건 심결을 하였다.

나. 이 사건 등록상표

(1) 구성 :

(2) 출원일/등록일 : 2000. 7. 14./2002. 6. 7.

(3) 등록번호 : 제522330호

(4) 지정상품 : 상품류구분 제25류의 “슈우트, 스커어트, 원피스, 스웨터, 티셔어츠, 양말, 청바지, 단화, 샌달, 편상화”

다. 확인대상표장

(1) 구성 :

(2) 사용자 : 피고

(3) 사용상품 : 상품류 구분 제25류의 운동화

2. 심결의 당부에 관한 판단

가. 확인대상표장이 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하는지

(1) 원고의 주장

이 사건 등록상표 중의 “A6”가 비록 간단하고 흔한 표장이라 하더라도 이는 그 하나만으로 식별력이 부족하여 등록받을 수 없다는 것에 그칠 뿐 다른 것과 결합하여 전체상표 중 일부로 되어 있는 이 사건 등록상표의 경우에는 식별력이 없다고 볼 수 없어 위 “A6” 부분을 상표유사 여부 판단시 제외할 수 없고, 설령 위 “A6”가 식별력이 없다 하더라도 이 사건 등록상표의 등록 후 원고의 사용에 의해 식별력을 갖추게 되어 이제는 이 사건 등록상표의 한 요부로 되었으므로 양 상표의 유사 여부 판단시 “A6” 부분을 제외해서는 아니된다 할 것인바, 그렇게 보면 이 사건 등록상표와 확인대상표장은 모두 한 요부인 “A6”가 동일하여 양 상표는 전체적으로 유사한 표장에 해당하므로, 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다.

(2) 피고의 주장

이 사건 등록상표의 구성에 포함된 “A”와 숫자 “6” 또는 “A6” 및 확인대상표장을 구성하는 문자 “A6”는 간단하고 흔히 있는 표장에 해당하여 요부가 될 수 없으므로 양 상표의 유사 여부 판단시 제외되어야 하고, 이 사건 등록상표는 최초 등록과정에서 “A6” 부분이 식별력 없음을 전제로 하여 등록된 것이므로 그 후 사용에 의해 위 “A6” 부분이 식별력을 취득하였다 하여 이를 요부로 보아 확인대상표장과의 관계에서 그 권리범위를 인정할 수 없으며, 또한 사용에 의해 주지·저명하게 된 것은 “A6”란 표지 자체이지 이와 유사한 이 사건 등록상표가 아니므로 위 “A6” 표지가 주지·저명하게 되었다 하더라도 이 사건 등록상표 중 “A6” 부분이 식별력이 있게 되는 것은 아니다.

(3) 판단

(가) “A6”가 식별력 있는 표장인지 여부

이 사건 등록상표와 확인대상표장의 구성요소인 “A6”는 영문자 한 글자와 숫자 한자로 구성된 간단하거나 흔히 있는 표장이어서 특별한 사정이 없는 한 그 자체만으로는 식별력이 없거나 매우 미약하다 할 것이다.

그런데 상표법 제6조 제2항 의 규정에 의하면 위와 같이 간단하고 흔한 표장에 해당하여 식별력이 없는 표장이 상표등록 전에 사용된 결과 수요자간에 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 것은 그 상표를 사용한 상품을 지정상품으로 하여 상표등록을 받을 수 있다고 규정하고 있는바, 이는 원래 식별력을 인정할 수 없는 표장이 사용에 의하여 일반 수요자가 그 표장이 누구의 업무에 관련된 표장인지를 현저하게 인식하게 된 경우에는 상표로서의 특별현저성을 취득하여 식별력이 있는 것으로 인정함으로써 상표 등록을 허용하려는 취지의 규정이라고 할 것이고, 한편 이와 같이 등록된 상표는 상표법 제51조 제2호 소정의 상표 등과 같이 식별력이 없는 상표에도 그 효력을 미칠 수 있다고 보아야 하므로, 타인이 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 상표로서 사용하는 것을 금지시킬 수 있고, 이는 식별력 없는 상표가 등록이 된 이후에 사용에 의하여 위 제6조 제2항 에서 규정한 특별현저성을 취득한 경우에도 마찬가지라고 보아야 할 것이며( 대법원 1996. 5. 13. 결정 96마217 결정 참조), 그리고 위와 같은 법리는 식별력 없는 부분을 포함하는 등록상표의 경우에도 그대로 적용되어 사용에 의하여 식별력 없는 부분이 식별력을 취득하게 되면 그 때부터는 식별력을 취득한 부분 역시 상표의 요부로 인정되어 상표의 유사 여부 판단시 이를 제외해서는 아니된다고 보아야 할 것이다.

(나) “A6”가 식별력을 취득하였는지

갑 제4,5호증, 갑 제6호증의 1 내지 13, 갑 제7,8호증, 갑 제9 내지 11호증, 갑 12호증의 1,2, 갑 제13호증, 갑 제14호증의 1 내지 6, 갑 제15,16호증, 갑 제17호증의 1 내지 60, 갑 제18 내지 23호증, 갑 제31 내지 33호증, 갑 제34호증의 1,2, 갑 제35호증의 1 내지 4, 갑 제36 내지 48호증의 각 기재에 의하면 다음 각 사실을 인정할 수 있고, 반증 없다.

① 원고는 1985. 11.경 설립되어 의류 제조 및 도·소매업 등의 영업을 영위하는 주식회사로서 2000. 8.경부터 10대와 20대 고객을 대상으로 “A6”라는 새로운 브랜드를 사용하여 의류를 제조, 판매해오고 있다.

② 원고는 “A6”브랜드를 상징하는 표지를 만들기 위하여 큰 직사각형을 2개의 작은 직사각형으로 구획하여 왼쪽의 적색 직사각형 안에 검은색 알파벳 문자 “A”를, 오른쪽의 남색 직사각형 안에 흰색 아라비아 숫자 “6”이 들어가 있는 표장을 만들어 상품류 구분 제25류를 대상으로 하여 이 사건 등록상표를 등록받은 것을 비롯하여 2001. 10.부터 같은 해 12. 사이에 상품류 구분 제26류(가발등 9개 상품), 제14류(팔목시계 등 5개 상품), 제9류(선글라스 등 5개 상품), 제18류(서류가방 등 8개 상품) 각각에 대하여 별도로 상표등록을 받았다.

③ 원고는 “A6”브랜드의 의류를 제조함에 있어 이 사건 등록상표를 라벨로 만들어 의류의 외부에 부착하는 방법을 사용하는 대신 주로 “A6”, “A6 JEANS”, “A6 JN” 등 이 사건 등록상표 중 도형 부분을 제외한 나머지 문자 부분 “A6”를 크게 형상화하여 의류의 전면 또는 후면에 배치시킴으로써 이 사건 등록상표 중 문자 부분인 “A6”를 원고가 생산하는 상품임을 표시하기 위하여 사용해 왔다.

④ 원고는 2000. 8.경부터 2003.까지 롯데백화점 21개점, 현대백화점 10개점, 신세계백화점 6개점, 갤러리아백화점 5개점, 엘지백화점 2개점, 삼성물산의 유투존, 삼성플라자 분당점, 세이백화점 등 전국 주요 백화점의 본점 및 지점 등 약 49개 점포에서 “A6”상표를 사용한 의류 등을 판매하였는데, 그곳에서 “A6”상표를 사용한 의류를 판매한 매출액이 2000년도 725,365,000원, 2001년도 11,466,881,000원, 2002년도 37,242,094,000원, 2003. 1.부터 9.까지 31,097,483,000원(롯데백화점 각 지점에서의 2003년 영업실적은 2003. 6. 25. 기준이고, 삼성프라자분당점의 2003년 영업실적은 2003. 10. 31. 기준이며, 나머지 매출처의 2003년 영업실적은 모두 2003. 9. 30. 기준으로 계산된 것임)에 이르렀고, 원고는 위 백화점에 입점한 점포 이외에도 강원도 지역에 있는 3개의 점포, 서울, 경기 및 인천 지역에 있는 20개의 점포, 충청남·북도 및 대전지역에 있는 6개의 점포, 전라남·북도 및 광주 지역에 있는 8개의 점포, 경상남·북도 및 대구, 울산, 부산 지역에 있는 11개의 점포에서 “A6”상표를 사용한 의류를 판매해 오고 있다.

⑤ 원고는 “A6”상표를 광고하기 위하여 신문, 잡지 등 각종 매체에 광고를 게재하거나 유명 연예인에게 의상 등을 협찬하였는바, 2000년부터 2003년까지 신문광고, 카탈로그광고, 옥외광고, 극장광고 등으로 사용한 금액이 2000년도 186,643,980원, 2001년도 364,674,800원, 2002년도 346,921,996원, 2003년도 526,844,455원에 이르고, 2000. 7.경부터 2003. 12.경까지 잡지광고로 사용한 금액이 2,952,563,000원에 이르렀다.

⑥ 2000. 6. 12.부터 2003. 5. 28. 사이에 패션전문지인 어패럴뉴스, 한국섬유신문사 등과 일간지인 서울경제신문, 경향신문, 조선일보, 한국일보, 동아일보 등에 “A6”상표에 대한 기사가 게재된 사실이 있다.

⑦ 한국섬유신문사는 “A6”상표를 사용하여 원고가 생산한 상품이 “여성캐주얼 부문”에서 스포티브 캐주얼 돌풍을 불러온 주역임을 인정하여 2004. 3. 26. 원고에게 “2004년 한국패션브랜드대상”을 수여하였고, 이러한 사실은 같은 해 3. 25.자 한국섬유신문에 보도되었으며, 그 외에도 원고는 한국경제신문사 주최 ‘2000 한경소비자대상 여성의류정장부문 대상’을 수여받기도 하였다.

⑧ 특허심판원 및 특허청 심사국은 “A6”상표의 주지저명성을 인정하여 “A6”상표를 출원공고결정하여 현재 등록절차만을 남겨두고 있으며, 서울중앙지방법원, 서울동부지방법원, 수원지방법원 성남지원 등 여러 법원에서 2003. 3.경 또는 2004. 6.경, 8경 등 기준으로 볼 때 “A6” 상표가 국내에서 주지하게 되었다고 인정하는 취지의 판결이 여러 차례 선고되기도 하였다.

위 인정사실을 종합해 보면, 원고의 판매점 수 및 그 분포, 광고비 지출액, 매출액의 크기와 그 증가 추이, 제3자가 작성한 신문기사 등에 비추어 볼 때, “A6”는 의류 등 제품과 관련하여서는 늦어도 이 사건 심결일인 2004. 8. 30.경에는 원고가 생산, 판매하는 상품임을 표시하는 표지로서 국내 일반수요자들 사이에 현저하게 인식되었다고 봄이 상당하다 할 것이므로, 같은 상품류구분에 속하는 상품을 사용상품으로 하는 피고의 확인대상표장과 이 사건 등록상표들의 유사 여부를 대비함에 있어 위 “A6”는 식별력 있는 부분으로서 각 상표의 요부가 될 수 있다고 보아야 할 것이므로 이 부분을 제외해서는 아니된다 할 것이다.

(다) 이 사건 등록상표와 확인대상표장의 유사 여부

이 사건 등록상표는 “ ”와 같이 적색(왼쪽)과 남색(오른쪽)으로 양분된 직사각형 안에 왼쪽 적색 부분에는 영문자 “A”를, 오른쪽 남색 부분에는 ”6“을 각 표기하여 이루어진 도형과 문자가 결합된 색채상표이고, 확인대상표장은 “ ”와 같이 세로로 된 물결무늬 형태의 4개의 굽어진 선과 문자 ”A6“가 결합되어 구성된 상표로서 양 표장 모두 이를 구분된 각 부분으로 분리하여 관찰하면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 일련불가분적으로 구성된 것이라고 볼 수 없고 그 결합으로 인하여 별도의 관념이 연상되는 것도 아니어서 각 부분으로 분리 관찰할 수 있다 할 것인바, 양 표장이 모두 ”A6“로 분리 약칭되는 경우 양 표장은 그 호칭이 완전히 동일하므로, 양 표장은 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰할 때 서로 유사한 표장이라고 보아야 할 것이다.

나. 소결

따라서 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 유사하고, 사용상품에 있어서도 위에서 본 바와 같이 이 사건 등록상표의 지정상품 중 “단화, 편상화 등”과 유사한 운동화이므로, 확인대상표장은 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다 할 것임에도 불구하고, 이와 달리 확인대상표장이 이 사건 등록상표와 유사하지 않다고 보아 그 권리범위에 속하지 않는다고 판단한 이 사건 심결은 부당하다 할 것이다.

3. 결론

원고의 청구는 이유 있으므로 이 사건 심결을 취소하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 김영태(재판장) 이회기 박정희