[1] 상표등록 당시 식별력이 없던 부분이 그 후 사용에 의한 식별력을 취득한 경우, 식별력 있는 요부가 될 수 있는지 여부(소극)

[2] 색채상표인 등록상표 “ ”의 구성 중 “A6” 부분은 알파벳 ‘A’와 숫자 ‘6’을 단순 결합한 간단하고 흔히 있는 표장에 지나지 않아 중심적 식별력을 갖지 못하므로 동일한 구성을 갖는 확인대상상표 “ ”와 유사하지 않다고 본 사례

[1] 상표법 제41조 제1항 에서는 “상표권은 설정등록에 의하여 발생한다”라고 규정하여 일정한 요건과 절차를 거쳐서 특허청에 등록된 상표만을 보호하고 있고, 상표법 제52조 제1항 에서는 “등록상표의 보호범위는 상표등록출원서에 기재된 상표에 의하여 정하여진다”라고 규정하여 등록상표의 보호범위를 정할 때 상표가 실제 사용되고 있는 태양은 고려하지 않고 있으므로, 등록상표의 구성 중 일부분이 등록결정 당시 식별력이 없었다면 그 부분은 상표법이 정한 일정한 요건과 절차를 거쳐 등록된 것이 아니어서 그 부분만을 분리하여 보호할 수 없고, 그 등록상표의 등록결정 이후 그 부분만을 분리하여 사용한 실태를 고려할 수 있는 것도 아니어서, 식별력이 없던 부분은 등록상표의 등록결정 이후 사용에 의한 식별력을 취득하였더라도 등록상표에서 중심적 식별력을 가지는 부분이 될 수 없다.

[2] 색채상표인 등록상표 “ ”의 구성 중 “A6” 부분은 알파벳 ‘A’와 숫자 ‘6’을 단순 결합한 간단하고 흔히 있는 표장에 지나지 않아 중심적 식별력을 갖지 못하므로 동일한 구성을 갖는 확인대상상표 “ ”와 유사하지 않다고 본 사례.

[1] 상표법 제41조 제1항 , 제52조 제1항 [2] 상표법 제41조 제1항 , 제52조 제1항 , 제75조

주식회사 네티션닷컴 (소송대리인 법무법인 화우 담당변호사 정해덕외 5인)

피고 (소송대리인 변리사 오종일)

특허법원 2005. 1. 27. 선고 2004허6057 판결

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

상고이유를 판단한다.

상표법 제41조 제1항 에서는 “상표권은 설정등록에 의하여 발생한다.”라고 규정하여 일정한 요건과 절차를 거쳐서 특허청에 등록된 상표만을 보호하고 있고, 상표법 제52조 제1항 에서는 “등록상표의 보호범위는 상표등록출원서에 기재된 상표에 의하여 정하여진다.”라고 규정하여 등록상표의 보호범위를 정함에 있어서 상표가 실제로 사용되고 있는 태양은 고려하지 않고 있으므로, 등록상표의 구성 중 일부분이 등록결정 당시 식별력이 없었다면 그 부분은 상표법이 정한 일정한 요건과 절차를 거쳐 등록된 것이 아니어서 그 부분만을 분리하여 보호할 수 없고, 그 등록상표의 등록결정 이후 그 부분만을 분리하여 사용한 실태를 고려할 수 있는 것도 아니어서, 그 부분이 등록상표의 등록결정 이후에 사용에 의한 식별력을 취득한 경우 그 부분을 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 소정의 주지표지로 보호하는 것은 별론으로 하고 식별력이 없던 부분이 등록상표에서 중심적 식별력을 가지는 부분으로 될 수 있는 것은 아니다.

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, “ ”와 같이 이루어져 있는 색채상표인 이 사건 등록상표(등록번호 제522330호)의 구성 중 “A6” 부분은 알파벳 첫 글자 ‘A’와 아라비아숫자 ‘6’을 단순 결합한 간단하고 흔히 있는 표장에 지나지 않아 중심적 식별력을 가진다고 보기 어려워서 “ ”와 같이 이루어져 있는 확인대상상표가 이와 동일한 구성을 가지고 있다고 하여 양 상표가 유사하다고 보기 어려운 반면에, 확인대상상표는 색채상표인 이 사건 등록상표의 색채를 가지고 있지 않고 그 도형의 모양에서도 많은 차이가 있어서 이 사건 등록상표와 전체적으로 유사하지 않다고 할 것이다. 그럼에도 불구하고, 이 사건 심결일 당시 “A6” 부분이 사용에 의한 식별력을 취득하였다는 이유로 이 사건 등록상표의 구성 중 “A6” 부분의 중심적 식별력을 인정하여 확인대상상표가 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다고 판단한 원심에는 등록상표의 권리범위에 대한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있고, 이 점을 지적하는 상고이유에서의 주장은 이유 있다.

그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.