구 상표법에 기한 상표권의 존속기간갱신등록이 된 경우, 갱신등록 출원시로부터 그 이전 3년 이내의 상표사용 사실이 추정되는지 여부(적극)

상표권의 존속기간갱신등록에 관하여 적용되는 구 상표법(1993. 12. 10. 법률 제4597호로 개정되기 전의 것) 제42조 제2항 제2호는 상표권의 존속기간갱신등록시 그 출원일 전 3년 이내에 국내에서 그 등록상표를 어느 지정상품에도 사용하지 아니한 경우를 갱신등록 거절사유로 들고 있고, 같은 법 제43조 제1항 제3호는 갱신등록시에 위 경우에 해당하지 아니함을 증명하는 사항을 기재한 서류를 제출하도록 규정하고 있으므로, 상표권의 존속기간갱신등록이 된 경우에는 갱신등록 출원시로부터 그 이전 3년 이내의 상표사용사실이 추정된다.

구 상표법(1993. 12. 10. 법률 제4597호로 개정되기 전의 것) 제42조 제2항 단서(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 삭제) , 제43조 제1항 제3호(1993. 12. 10. 법률 제4597호로 삭제) , 제72조 제1항 제1호(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 삭제)

대법원 1993. 4. 9. 선고 92후1578 판결(공1993상, 1403) 대법원 1993. 10. 22. 선고 93후459 판결(공1993하, 3185) 대법원 1995. 11. 28. 선고 95후897 판결(공1996상, 232) 대법원 1997. 10. 24. 선고 96후2326 판결(공1997하, 3650)

마이크로 소프트 코오포레이션 (소송대리인 변리사 나영환 외 1인)

주식회사 양지사 (소송대리인 변리사 백승남 외 1인)

특허청 1998. 2. 24.자 96항당114 심결

원심심결을 파기한다. 사건을 특허법원에 환송한다.

상고이유를 판단한다.

원심심결 이유에 의하면, 원심은 피심판청구인이 이 사건 등록상표의 존속기간갱신등록출원시 상표사용사실을 입증하기 위하여 제출하였던 갑 제2호증의 1, 3(각 거래사실확인서)의 각 기재에 의하면 피심판청구인이 이 사건 등록상표의 존속기간갱신등록출원일 전 3년 이내에 국내에서 이 사건 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품인 일기장에 사용하였다고 볼 수 있을지는 모르겠으나 이 사건 등록상표 자체 또는 그와 동일한 상표를 사용하였다고 할 수는 없다는 이유로, 이 사건 등록상표의 존속기간갱신등록은 무효라고 판단하였다.

그러나 상표권의 존속기간갱신등록에 관하여 이 사건에 적용되는 구 상표법(1993. 12. 10. 법률 제4597호로 개정되기 전의 것) 제42조 제2항 제2호는 상표권의 존속기간갱신등록시 그 출원일 전 3년 이내에 국내에서 그 등록상표를 어느 지정상품에도 사용하지 아니한 경우를 갱신등록 거절사유로 들고 있고, 같은 법 제43조 제1항 제3호는 갱신등록시에 위 경우에 해당하지 아니함을 증명하는 사항을 기재한 서류를 제출하도록 규정하고 있으므로, 상표권의 존속기간갱신등록이 된 경우에는 갱신등록 출원시로부터 그 이전 3년 이내의 상표사용사실이 추정된다 고 할 것이다(대법원 1993. 10. 22. 선고 93후459 판결, 1995. 11. 28. 선고 95후897 판결, 1997. 10. 24. 선고 96후2326 판결 등 참조).

그런데 기록에 의하면, 이 사건 등록상표는 피심판청구인의 1991. 4. 15.자 상표권의 존속기간갱신등록출원에 의하여 1992. 4. 15.자로 존속기간갱신등록이 이루어졌음을 알 수 있으므로, 이 사건 등록상표에 대한 갱신등록출원이 있었던 1991. 4. 15. 이전 3년간의 상표사용사실은 일응 추정된다 할 것이고, 따라서 심판청구인은 위 상표사용사실이 추정되는 기간인 1988. 4. 15.부터 1991. 4. 14.까지의 기간동안 피심판청구인이 이 사건 등록상표를 사용하지 아니하였음에 대한 반증을 제출하여 그 추정을 깨뜨리지 못하는 한 이 사건 상표등록의 존속기간갱신등록이 무효로 될 수 없다고 할 것인데, 기록에 의하면, 심판청구인은 피심판청구인이 존속기간갱신등록출원 전 3년 동안 이 사건 등록상표를 사용하지 아니한 사실을 입증하기 위한 증거자료로 갑 제2호증의 1(이 사건 등록상표의 존속기간갱신등록 출원서 사본), 3(의견서 사본)을 제출하고 있으나, 위 증거들만으로는 위 추정을 깨뜨리기에 부족하고 달리 위 추정을 깨뜨릴만한 증거가 없으며, 또한 심판청구인이 청구한 이 사건 등록상표의 불사용으로 인한 등록취소심판청구사건(특허청 93당1198)에 있어서 특허청 심판소가 피심판청구인이 1990. 1991. 및 1993.에 각각 이 사건 등록상표를 그 지정상품인 일기장에 사용하였다는 이유로 위 심판청구를 기각하였음을 알 수 있다.

그럼에도 불구하고 원심이 위 증거들만에 의하면 피심판청구인이 이 사건 등록상표 자체 또는 그와 동일한 상표를 사용하였다고 볼 수 없다고 판단하여 이 사건 등록상표의 존속기간갱신등록은 무효라고 판단한 것은 상표권의 존속기간갱신등록에 따른 상표사용사실의 추정에 관한 법리를 오해한 위법을 범한 것이고, 그로 인하여 심결결과에 영향을 미쳤다고 할 것이다. 상고이유 중 이 점을 지적하는 부분은 이유 있다.

그러므로 원심심결을 파기하고, 이 사건을 다시 심리·판단하도록 하기 위하여 특허법원에 환송하기로 관여 법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.