출원서비스표 “ ”과 선등록서비스표 “ ” 등은 동일·유사 상표에 해당하지 않는다고 한 사례

출원서비스표 “ ”과 선등록서비스표 “ ” 등은 전체적으로 관찰할 때 표장이 유사하지 않고, 설령 표장이 일부 유사한 면이 있다고 하더라도 구체적인 거래 실정에서 서로 구분하여 인식되어 서비스업 출처의 오인·혼동을 초래할 우려가 없으므로, 상표법 제7조 제1항 제7호 또는 제8조 제1항 에서 정한 동일·유사 상표에 해당하지 않는다고 한 사례.

상표법 제7조 제1항 제7호 , 제8조 제1항

대법원 1996. 7. 30. 선고 95후1821 판결 (공1996하, 2670) 대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후2908 판결 (공2006하, 1637) 대법원 2006. 11. 9. 선고 2005후1134 판결 (공2006하, 2103)

주식회사 제일상호저축은행 (소송대리인 법무법인 세종 담당변호사 문용호외 1인)

특허청장

2008. 7. 25.

1. 특허심판원이 2007. 11. 21. 2007원3756호 사건에 관하여 한 심결 을 취소한다.

2. 소송비용은 피고가 부담한다.

주문과 같다.

1. 기초 사실

가. 심결의 경위

특허청은 2007. 3. 15. 원고가 출원한 아래 나.항의 이 사건 출원서비스표가 아래 다. 내지 사.항의 선등록상표/서비스표들 및 아.항의 선출원서비스표(이하 다. 내지 아.항의 상표/서비스표들을 총칭할 때는 단순히 ‘이 사건 선등록서비스표들’이라고 한다)와 호칭이 동일·유사하여 상표법 제7조 제1항 제7호 , 제8조 제1항 에 각각 해당한다는 이유로 거절결정을 하였고, 특허심판원도 위 거절결정에 대한 원고의 불복심판청구에 대하여 같은 이유로 원고의 청구를 기각하는 주문 기재의 이 사건 심결을 하였다.

나. 이 사건 출원서비스표

(1) 구성 :

(2) 출원일/ 출원번호 : 2005. 11. 29./ 제2005-27146호

(3) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제36류의 개발금융업, 국제금융업, 금융투자주선업, 대부업, 보증업, 상호신용기금업, 신용카드발행업, 신용카드서비스업, 은행업, 저축은행업, 할부판매금융업, 환전업, 홈뱅킹업, 건강보험업 등

다. 선등록상표/서비스표 1

(1) 구성 :

(2) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2002. 2. 5./ 2003. 10. 29./ 제8535호

(3) 지정상품/지정서비스업 : 서비스업류 구분 제36류의 개발금융업, 국제금융업, 금융투자주선업, 대부업, 상호신용기금업, 신용카드발행업, 신용카드서비스업, 은행업, 저축은행업, 할부판매금융업, 환전업, 홈뱅킹업, 건강보험업 등

(4) 상표/서비스표권자 : 주식회사 한국스탠다드차타드제일은행

라. 선등록상표/서비스표 2

(1) 구성 :

(2) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2002. 2. 5./ 2003. 9. 24./ 제8227호

(3) 지정상품/지정서비스업 : 서비스업류 구분 제36류의 개발금융업, 국제금융업, 금융투자주선업, 대부업, 상호신용기금업, 신용카드발행업, 신용카드서비스업, 은행업, 저축은행업, 할부판매금융업, 환전업, 홈뱅킹업, 건강보험업 등

(4) 상표/서비스표권자 : 주식회사 한국스탠다드차타드제일은행

마. 선등록서비스표 3

(1) 구성 :

(2) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2005. 6. 16./ 2006. 9. 14./ 제137561호

(3) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제36류의 재무관리업(financialmanagement), 은행업(banking), 신용대부업(credit bureaux), 신용조사업(credit inquiry), 보험대리업(insurance agency) 등

(4) 서비스표권자 : 스탠더드 차터드 피엘씨

바. 선등록서비스표 4

(1) 구성 :

(2) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2005. 6. 16./ 2006. 9. 14./ 제137560호

(3) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제36류의 재무관리업(financialmanagement), 은행업(banking), 신용대부업(credit bureaux), 신용조사업(credit inquiry), 보험대리업(insurance agency) 등

(4) 서비스표권자 : 스탠더드 차터드 피엘씨

사. 선등록서비스표 5

(1) 구성 :

(2) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2004. 10. 26./ 2005. 11. 17./ 제123646호

(3) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제36류의 개발금융업, 국제금융업, 금융투자주선업, 대부업, 상호신용기금업, 신용카드발행업, 신용카드서비스업, 은행업, 저축은행업, 할부판매금융업, 환전업, 홈뱅킹업, 건강보험업 등

(4) 서비스표권자 : 주식회사 한국스탠다드차타드제일은행

아. 선출원서비스표 6

(1) 구성 :

(2) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2005. 4. 14./ 2006. 12. 11./ 제141433호

(3) 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제36류의 재무관리업(financialmanagement), 은행업(banking), 신용대부업(credit bureaux), 신용조사업(credit inquiry), 보험대리업(insurance agency) 등

(4) 서비스표권자 : 스탠더드 차터드 피엘씨

[인정 근거 : 다툼 없는 사실]

2. 이 사건의 쟁점

이 사건 출원서비스표가 ‘제일’ 부분으로 인하여 이 사건 선등록서비스표들과 서로 동일·유사한 서비스표에 해당하는지 여부이다.

3. 이 사건 출원서비스표와 이 사건 선등록서비스표들의 동일·유사 여부

가. 판단 기준

서비스표의 유사 여부는 그 외관, 칭호 및 관념을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 그 지정서비스업의 거래에서 일반 수요자나 거래자가 서비스표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 서비스업의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있는지 여부에 따라 판단하여야 하므로, 대비되는 서비스표 사이에 유사한 부분이 있다고 하더라도 그 부분만으로 분리인식될 가능성이 희박하거나 전체적으로 관찰할 때 명확히 출처의 혼동을 피할 수 있는 경우에는 유사서비스표라고 할 수 없다고 할 것이다( 대법원 2006. 8. 25. 선고 2005후2908 판결 등 참조).

그리고 서비스표의 구성 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 그 부분만으로 요부가 된다고 할 수는 없으므로 일반 수요자나 거래자들이 식별력이 없거나 미약한 부분만으로 간략하게 호칭하거나 관념하지는 아니한다고 봄이 상당하고, 이는 그 부분이 다른 문자 등과 결합하여 있는 경우라도 마찬가지라고 할 것이며, 서비스표의 구성 부분이 식별력이 없거나 미약한지 여부는 그 구성 부분이 지니고 있는 관념, 지정서비스업과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 하는바, 사회통념상 자타서비스업의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상으로 보아 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에는 ‘식별력 있는 요부’에 해당한다고 볼 수 없다( 대법원 2006. 5. 25. 선고 2004후912 판결 , 대법원 2006. 11. 9. 선고 2005후1134 판결 등 참조).

나. 표장 자체에서의 대비

위 법리에 비추어 이 사건 출원서비스표가 ‘제일’ 부분으로 인하여 이 사건 선등록서비스표들과 유사한가에 관하여 살펴본다.

우선, 이 사건 등록서비스표는 ‘제일, 순서상 첫째, 으뜸’이라는 의미를 가진 ‘제일’과 제2금융업의 업종 표시의 하나인 ‘저축은행’을 붙여쓴 문자상표이고, 이 사건 선등록서비스표들은 위 ‘제일’ 또는 그 영문 음역인 ‘Jeil’이나 ‘CHEIL’을 공통으로 포함하면서 금융업의 업종 표시인 ‘카드’, ‘은행’, ‘Bank’나 지정서비스업의 품질 등을 표시하는 단어인 ‘빠른대출’ 및 으뜸을 암시하는 엄지손가락을 도안화한 도형 ‘ ’을 부가하여 배치한 결합상표이므로, 그 전체적인 외관은 일부 다르다.

다음, 호칭과 관념의 유사 여부에 관하여 살펴보면, 위 서비스표들은 모두 금융 관련업종에서 ‘제일’ 또는 그 영문 음역인 ‘Jeil’이나 ‘CHEIL’을 포함하고 있는데, 금융 관련업에서는 선등록서비스표 5와 같이 ‘제일 빠른 대출을 하는 은행’, ‘제일 나은 금융 서비스업을 제공하는 저축은행’ 등 그 지정서비스업의 우수한 품질 등을 나타내는 용어로 이를 흔히 사용하고 있을 뿐만 아니라, 누구나 사용하고 싶어하는 일반적인 표현으로서 특정인에게 독점시키기 곤란한 측면도 있으므로, 금융 관련 서비스업에서 ‘제일’은 식별력이 미약하여 위 부분만으로 호칭, 관념되기는 어렵다고 할 것이다.

따라서 위 서비스표들은 위 ‘제일’ 부분에 의하여 호칭, 관념되기보다는 전체적으로 ‘제일저축은행’, ‘제일은행’, ‘제일카드’ 등으로 호칭, 관념된다고 할 것이고, 이 경우 호칭은 앞 부분의 ‘제일’로 인하여 일부 유사한 면이 있을 뿐 전체적으로는 다르다고 할 것이며, 관념에 있어서도, 금융 관련업에 대하여는 관계 법규와 거래실정상 여러 기준에 따라 업종이 세분되어 있는바, ‘(상호)저축은행’은 주로 제2금융권에서 예금이나 대출 등의 금융업무를 하는 기관임에 비하여, ‘은행’은 제1금융권으로서 여ㆍ수신, 외환 등 종합적인 금융서비스를 제공하고, ‘카드’는 신용카드 관련 금융서비스를 제공하는 의미를 가지고 있으므로, 일반 수요자나 거래자들이 인식하는 위 서비스표들의 관념은 서로 다르다고 할 것이므로, 표장 자체로서는 위 서비스표들이 ‘제일’이라는 부분으로 인하여 서로 유사하다고 볼 수는 없다.

다. 거래실정에서 출처에 관한 오인·혼동의 염려가 있는지 여부

(1) 판단 기준

비록 2개의 서비스표가 서비스표 자체의 외관·칭호·관념에서 서로 유사하여 일반적·추상적·정형적으로는 양 서비스표가 서로 유사해 보인다 하더라도, 당해 서비스업을 둘러싼 일반적인 거래실정 즉, 시장의 성질, 고객층의 재력이나 지식 정도, 전문가인지 여부, 연령, 성별, 당해 서비스업의 속성과 거래방법, 거래장소, 고장수리 등 사후관리 여부, 서비스표의 현존 및 사용상황, 서비스표의 주지 정도 및 당해 서비스업과의 관계, 수요자의 일상 언어생활 등을 종합적·전체적으로 고려하여, 거래사회에서 수요자들이 구체적·개별적으로는 서비스업의 품질이나 출처에 관하여 오인·혼동할 염려가 없을 경우에는 양 서비스표가 공존하더라도 당해 서비스표권자나 수요자 및 거래자들의 보호에 아무런 지장이 없으므로, 그러한 서비스표의 등록을 금지하거나 등록된 서비스표를 무효라고 할 수는 없다( 대법원 1996. 7. 30. 선고 95후1821 판결 등 참조).

(2) 이 사건 출원서비스표에 관한 거래실정

원고는 1968. 6. 22. 삼호상역 주식회사로 설립되어 할부상환방법에 의한 소액 신용대출을 취급하다가 1972. 12. 29. 주식회사 제일상호신용금고로 상호를 변경하여 상호를 브랜드명으로 하여 상호신용금고(현재의 상호저축은행 또는 저축은행) 업무를 수행하여 오다가 2002. 3. 1. 상호신용금고법의 개정에 따라 “제일상호저축은행”으로 상호를 변경하였는바, 1997. 2. 12. 상장회사가 되었고, 자회사로 주식회사 제일Ⅱ상호저축은행을 두고 있으며, 현재의 상호로 변경한 후인 2003. 7. 1.부터 2007. 9. 30.까지 사이에 경제일간지 등을 통하여 약 113억 원의 광고비를 지출하였고, 2007. 9. 30. 현재 9개 점포에 400여명의 직원들이 근무하고 있으며, 총 자산 약 2조 816억 원, 수신 약 1조 8,333억 원, 여신 약 1조 8,395억 원, 수신거래는 105,646명의 161,683구좌, 여신거래는 70,496명의 73,317구좌에 이르고 있고, 그에 따라 업계 2위의 상호저축은행으로 평가받고 있는 사실을 각각 인정할 수 있고, 반증이 없는바, 위 인정 사실에 나타나는 이 사건 출원서비스표 및 그와 실질적으로 동일한 서비스표의 사용경과와 광고현황, 영업점 수, 영업실적, 업계 순위 등을 종합하여 보면, 이 사건 출원서비스표는 원고의 사용에 의하여 이 사건 심결일 무렵에는 그 지정서비스업인 금융 관련 업종의 일반 수요자 및 거래자들에게 제2금융권인 원고의 서비스업이라는 출처를 인식하기에 이르렀다고 할 것이다.

(3) 이 사건 선등록서비스표들에 관한 거래실정

주식회사 한국스탠다드차타드제일은행은 1929. 7. 1. 조선저축은행으로 설립되어, 1958년 주식회사 제일은행으로, 2005. 9. 12. 현재와 같이 각각 상호변경 되었고, 주식회사 제일카드 등을 자회자로 거느리면서 제일은행 등 이 사건 선등록서비스표들을 브랜드명으로 주로 제1금융권 업무를 수행하였는바, 2005. 12. 31. 현재 점포 348개, 출장소 49개에 총 수신 약 40조 3,343억 원, 여신 약 33조 4,593억 원의 7대 시중은행의 하나(시장점유율 8.36%)인 사실을 각각 인정할 수 있고, 반증이 없는바, 위 인정 사실에 나타나는 이 사건 선등록서비스표들 및 그와 실질적으로 동일한 서비스표의 사용경과와 영업점 수, 영업실적 등을 종합하여 보면, 이 사건 선등록서비스표들은 위 은행의 사용에 의하여 이 사건 심결일 무렵에는 그 지정서비스업인 금융 관련 업종의 일반 수요자 및 거래자들에게 제1금융권인 위 은행 및 그 자회사들의 서비스업이라는 출처를 인식하기에 이르렀다고 할 것이다.

(4) 판단

위와 같이 이 사건 출원서비스와 이 사건 선등록서비스표들이 각각 그 지정서비스업인 금융 관련 업종의 일반 수요자 및 거래자들에게 각각 제2금융권과 제1금융권의 대표적인 금융기관의 하나로 인식되고 있으므로, 위 서비스표들은 거래사회에서 구체적으로 서비스업의 품질이나 출처에 관하여 오인·혼동할 염려가 없는 경우에 해당한다고 할 것이다.

라. 소 결

그렇다면 금융 관련 지정서비스업에 사용될 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표들은 전체적으로 관찰할 때 표장이 유사하지 않다고 할 것이고, 설령, 표장이 일부 유사한 면이 있다고 하더라도 구체적인 거래실정에서 서로 구분하여 인식됨으로 인하여 서비스업 출처의 오인·혼동을 초래할 우려가 없으므로, 상표법 제7조 제1항 제7호 또는 제8조 제1항 소정의 동일·유사 상표에 해당하지 않는다.

[인정 근거 : 갑 제1 내지 16호증, 을 제1 내지 5호증(각 가지번호 포함), 경험칙, 변론 전체의 취지]

4. 결 론

그렇다면 이 사건 선등록서비스표들과의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제7호 또는 제8조 제1항 을 이유로 이 사건 출원서비스표의 등록이 거절될 수는 없고, 이와 결론이 다른 이 사건 심결은 부적법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 있어 인용한다.