가. 상표의 유사 여부 판단시 상표의 구성요소 중 지정상품의 보통명칭이나 기술적 표장 등으로 표시된 부분을 제외한 나머지 부분만을 대비 관찰함이 타당한지 여부

나. 상표 와 의 유사 여부

가. 상표 상호간에 유사한 부분이 있다 하더라도 요부를 이루는 부분이 서로 달라 이를 전체적으로 관찰할 때 거래상 상품의 출처에 관하여 오인, 혼동을 일으킬 우려가 없으면 유사상표가 아니라고 보아야 하며 만일 상표의 구성요소 중 당해 지정상품의 보통명칭이나 기술적 표장 등으로 표시된 부분이 포함되어 있으면 그러한 부분은 자타상품의 식별력이 없어서 상표의 요부가 된다고 볼 수 없으므로 상표의 유사 여부를 판단함에 있어서도 이를 제외한 나머지 부분만을 대비하여 관찰함이 타당하다.

나. 등록상표 중“FLAVORS”부분이 인용상표 와 칭호에 있어서 다소 유사하다고 하더라도 그 부분은“독특한 맛, 풍미, 향미”등의 뜻을 가지고 있어서 그 지정상품인 아이스크림, 초콜릿 등과의 관계에서 볼 때 “독특한 맛을 가진 제품, 향기로운(풍미 있는) 제품”의 의미를 직감할 수 있어 지정상품의 품질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장에 해당하여 식별력이 없어 요부가 될 수 없으므로 양 상표의 유사 여부를 판단함에 있어 이 부분을 인용상표와 비교하는 것은 적절하지 못하고 이를 제외한 나머지 요부인 은 인용상표와 외관, 관념, 칭호에 있어서 현저한 차이가 있으므로 전체적으로 보아 양 상표는 유사하다고 할 수 없다.

구 상표법 (1990.1.13. 법률 제4210호로 전문 개정되기 전의 것) 제9조 제1항 제7호 (현행 제7조 제1항 제7호 참조)

가. 대법원 1994.1.28. 선고 93후1254 판결(공1994상,833) 1994.2.8. 선고 93후1094 판결(공1994상,1015) 1994.8.12. 선고 93후1919 판결(공1994하,2303)

동양제과 주식회사 소송대리인 변리사 서상욱

바스킨 로빈스 인터내쇼날 캄파니 소송대리인 변호사 김진억

특허청 1994.9.15. 자 92항당112심결

원심심결을 파기하고 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.

상고이유를 본다.

1. 원심심결의 이유에 의하면, 원심은 등록상표 와 선등록된 인용상표 에 대한 유사 여부를 판단하면서 등록상표는 영문자 표시부분에 의하여 "훌라보스" 또는 “훌레이보스”로 호칭될 것인데 비하여 인용상표는 한글표기와 같이 “홀라보노”로 호칭될 수밖에 없어 등록상표가 “훌라보스”로 호칭될 때 양상표는 앞 3음절이 동일하고 끝음절만이“스”와“노”로 호칭되는 차이밖에 없어 이 끝음절은 전체적으로 호칭될 때는 약음화되어 거의 청감되지 않으므로 양상표는 칭호에서 유사하고, 또한 등록상표에는 도형이 있으나 이 도형이 양 상표의 칭호의 유사성을 상쇄할 정도로 특별현저하게 구성된 것도 아니므로 결국 양 상표는 그 외관과 관념이 다르다 하더라도 칭호의 유사성으로 인하여 전체적으로 유사한 상표라 할 것이어서 등록상표는 구상표법(1990.1.13. 법률 제4210호로서 개정되기 전의 것) 제9조 제1항 제7호의 규정에 위배되어 등록된 것이어서 같은법 제46조 제1호의 규정에 의하여 그 등록의 무효를 면할 수 없다고 판단하였다.

2. 그러나 상표 상호간에 유사한 부분이 있다 하더라도 요부를 이루는 부분이 서로 달라 이를 전체적으로 관찰할 때 거래상 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 없으면 유사상표가 아니라고 보아야 하며 만일 상표의 구성요소 중 당해 지정상품의 보통명칭이나 기술적표장 등으로 표시된 부분이 포함되어 있으면 그러한 부분은 자타상품의 식별력이 없어서 상표의 요부가 된다고 볼 수 없으므로 상표의 유사여부를 판단함에 있어서도 이를 제외한 나머지 부분만을 대비하여 관찰함이 타당하다 할 것이다(대법원 1994.1.28. 선고 93후1254 판결; 1994.2.8. 선고 93후1094 판결; 1994.8.12. 선고 93후1919 판결 참조).

기록에 의하여 살펴보면 등록상표 중“FLAVORS”부분이 인용상표와 칭호에 있어서 다소 유사하다고 하더라도 그 부분은“독특한 맛, 풍미, 향미”등의 뜻을 가지고 있어서 그 지정상품인 아이스크림,쵸코렛 등과의 관계에서 볼 때“독특한 맛을 가진 제품, 향기로운(풍미있는) 제품”의 의미를 직감할 수 있어 지정상품의 품질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장에 해당하여 식별력이 없어 요부가 될 수 없으므로 양상표의 유사여부를 판단함에 있어 이 부분을 인용상표와 비교하는 것은 적절하지 못하고 이를 제외한 나머지 요부인 은 인용상표와 외관, 관념, 칭호에 있어서 현저한 차이가 있으므로 전체적으로 보아 양 상표는 유사하다고 할 수 없다 할 것이다.

그럼에도 불구하고 두 상표가 유사하다고 본 원심심결에는 상표의 유사여부에 관한 법리를 오해하여 심결에 영향을 미친 위법이 있다고 할 것이므로 이 점을 지적하는 논지는 이유 있다.

3. 그러므로 원심심결을 파기하고, 사건을 특허청 항고심판소에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.