2014가합548071(본소) 부정경쟁행위금지 등

2014가합571682(반소) 상표권침해금지 등 청구

A 주식회사

B

주식회사 C

2015. 10. 6.

2015. 11. 12.

1. 원고(반소피고)는

가. 별지 제1목록 제2항 표시 표장을 조미김 또는 그 포장에 표시하여 이를 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시, 수출 또는 수입하거나 조미김 상품에 관한 광고, 정가표, 거래서류, 간판 또는 표찰에 이를 표시하고 전시 또는 배포하여서는 아니 되고,

나. 원고(반소피고)의 공장, 사무실, 창고에 보관되어 있는 위 가.항 기재 표장을 부착한 조미김 상품의 완제품, 반제품 및 광고, 포장용기를 폐기하고,

다. 피고(반소원고) B에게 200,000,000원 및 이에 대한 2015. 8. 18.부터 2015. 11. 12.까지는 연 5%의, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.

2. 원고(반소피고)의 본소청구 및 피고(반소원고) B의 나머지 반소청구를 각 기각한다.

3. 소송비용 중 원고(반소피고)와 피고(반소원고) B 사이에 생긴 부분은 본소, 반소를 합하여 그 9/10는 원고(반소피고)가, 나머지는 피고(반소원고) B이 각 부담하고, 원고(반소피고)와 피고 주식회사 C 사이에 생긴 부분은 원고(반소피고)가 부담한다.

4. 제1항은 가집행할 수 있다.

본소: 피고들은, 별지 제1목록 제1항 표시 표장을 조미김 상품의 포장에 표시하여 이를 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시, 수출 또는 수입하거나, 조미김 상품에 대한 광고, 정가표, 거래서류, 간판 또는 표찰에 위 표장을 표시하고 전시 또는 배포하여서는 아니 되고, 피고들의 사무실, 창고에 보관되어 있는 위 표장이 부착된 조미김 상품의 완제품 및 반제품의 포장용기, 간판, 광고를 폐기하고, 각자 원고(반소피고, 이하 '반소피고'의 표시는 생략한다)에게 100,000,100원 및 이에 대한 이 사건 소장 부본 송달 다음 날부터 다 갚는 날까지 연 20%의 비율로 계산한 돈을 지급하라.

반소 : 주문 제1의 가. 나.항 및 원고는 피고(반소원고, 이하 '반소원고'의 표시는 생략한다) B에게 270,475,237원 및 이에 대한 반소청구취지 변경신청서 송달 다음 날부터 다 갚는 날까지 연 20%의 비율로 계산한 돈을 지급하라.

1. 기초사실

가. 이 사건 등록상표

나. 이 사건 등록상표에 관한 상표권이전등록의 경과

1) G이 위와 같이 이 사건 등록상표에 관한 상표등록을 출원하여 상표등록을 마친 후, 2004. 3. 19. 및 2004. 4. 6.(각 날짜에 1/2 지분씩) H 앞으로 이 사건 등록상표에 관한 상표권(이하 '이 사건 상표권'이라 한다)의 이전등록을 마쳤다.

2) H은 2004. 4. 14. I 앞으로 이 사건 상표권의 이전등록을 마쳤고, 그 후 이 사건 상표권 중 1/2 지분에 관하여 I은 2004. 5. 25. J 앞으로, J은 2005. 8. 9. K 앞으로, K은 2005. 8. 22. L 앞으로 순차 지분이전등록을 마쳤다.

3) H의 채권자인 피고 B과 M은 각각 L와 I 등을 상대로 H과 I 사이의 이 사건 상표권 양도계약이 사해행위임을 이유로 그 취소와 원상회복을 구하는 소를 제기하여 각 승소판결을 받았고(서울중앙지방법원 2007가합71566호, 수원지방법원 성남지원 2007가합10302호), 위 각 판결은 2009. 10. 15. 그대로 확정되었으며(대법원 2009다49711호, 2009다49728호), 이에 따라 2010. 7. 15. 위 I, J, K, L 명의의 상표권이전등록은 모두 말소되었다.

4) 이와 같이 H은 이 사건 상표권의 등록명의를 회복하게 되었는데, 사망에 따라 2011. 6. 15. 상속인들인 N, O, P 앞으로 이 사건 상표권 중 각 1/3 지분의 이전등록이 마쳐졌다.

5) N, O, P를 각 채무자로 하여, M은 인천지방법원 2011. 7. 29.자 2011타채 28497호로 상표권압류결정을 받아 2011. 8. 2. 그 등록을 마쳤고, 피고 B은 인천지방법원 2011. 10. 6.자 2011타채32281호로 상표권압류결정을 받아 2011. 10. 7. 그 등록을 마쳤다.

6) 위 상속인들은 2011, 10, 27. M 앞으로, M은 2011. 10. 28, 주식회사 태산 앞으로, 주식회사 태산은 2012. 8. 29. 원고의 설립자인 L 앞으로 순차적으로 이 사건 상표권의 이전등록을 마쳤다.

7) 인천지방법원은 2012. 12. 30. 이 사건 상표권에 관하여 피고 B의 신청에 따라 상표권환가명령을 하였고, 그 절차에서 피고 B은 2013. 7. 31. 이 사건 상표권을 410,000,000원에 매수한 후 그 대금을 납부하고 2013. 9. 23. 피고 B 앞으로 '상표권 매각'을 원인으로 한 이 사건 상표권의 이전등록을 마쳤다.

다. 원고의 실사용 표장 및 원·피고의 제품 포장

1) 원고는 별지 제1목록 제2항 표시 표장(이하 '이 사건 표장'이라 한다)을 표시한 별지 제2목록 제1항 표시 각 포장(이하 '원고 포장'이라 한다)을 사용한 조미김 제품을 제조, 판매하고 있다.

2) 피고 B이 운영하는 피고 주식회사 C(이하 '피고 회사'라 한다)는 별지 제2목록 제2항 표시 각 포장(이하 '피고들 포장'이라 한다)을 사용하여 조미김 제품을 제조, 판매하여 오다가, 2014. 7월부터는 별지 제2목록 제3항 표시 포장을 사용하여 조미김 제품을 제조, 판매하고 있다.

라. 이 사건 등록상표의 관련자들의 영업 실태

1) G 친족들의 영업 실태

가) 이 사건 등록상표를 출원하여 상표등록을 받은 G은 친족 관계에 있는 H과 1988년경부터 '삼부자'라는 표장을 사용하여 조미김 제품을 제조, 판매하여 왔다. H은 1998. 1. 21.경 G으로부터 이 사건 등록상표에 관한 통상사용권을 부여받아 'Q'이라는 업체를 설립한 후 서울, 인천, 강원 지역을 제외한 지역에서 조미김 제품을 제조, 판매하여 왔다.

나) 앞서 본 바와 같이 G, H을 통해 순차적으로 이 사건 상표권을 양수한 I(H의 형)은 2004. 4. 14. R에게 이 사건 등록상표에 관한 통상사용권을 설정하여 주었고, R이 운영하는 주식회사 S은 그 무렵부터 이 사건 등록상표를 사용하여 조미김 제품을 제조, 판매하였다.

다) R이 2008. 5. 22. 사망하자 그 아들인 T이 통상사용권을 상속하여 주식회사 S 및 U이라는 상호로 이 사건 등록상표를 사용하여 조미김 제품을 제조, 판매하였다.

2) L와 원고의 영업 실태

가) L는 주식회사 V을 운영하면서 조미김 제품을 제조, 판매하다가 폐업한 뒤 2006. 2. 24. 원고를 설립하여 현재까지 이 사건 표장을 사용하여 조미김 제품을 제조, 판매하고 있다.

나) L는 W 일본에 별지 제1목록 제3항 표시 표장에 관한 상표출원을 하여 상표등록을 받고, 2007. 9. 28. 주식회사 X과 사이에 그 등록상표에 관한 전용사용권설정계약을 체결하였으며, 주식회사 X은 '삼부자'라는 표장이 사용된 조미김 제품을 제조하여 L 등에게 납품하였다.

다) 앞서 본 바와 같이 주식회사 태산은 2011, 10. 27. M으로부터 이 사건 상표권을 양수한 후 이 사건 등록상표를 사용하여 조미김 제품을 제조, 판매하였는데, L는 2011, 11. 7. 주식회사 태산에 대하여 그 사용금지를 구하는 가처분신청을 하여 수 원지방법원 성남지원 2012. 1. 2.자 2011카합564호로 인용 결정을 받았고, 그 이후인 2012. 8. 29. 주식회사 태산으로부터 이 사건 상표권을 양도받았다.

3) 피고들의 영업 실태

가) 피고 B은 2003. 4. 9. 김제조, 가공 및 판매업 등을 목적으로 하는 피고 회사를 설립한 이후 조미김 제품을 판매하거나 김의 원초를 판매하는 등의 영업을 하였다. 피고 B은 김제품의 출처표시로서 'Y'을 사용하여 '명품김', '클로렐라김', '생김' 등의 제품을 판매하였다.

나) 앞서 본 바와 같이 피고 B은 이 사건 상표권을 취득한 다음 2014. 1. 7. 피고 회사의 상호를 '주식회사 Y'에서 '주식회사 C'로 변경하고 조미김 제품의 포장도 피고들 포장으로 변경하여 조미김 제품을 제조, 판매하다가 2014. 7월부터는 별지 제2목록 제3항 표시 포장을 사용하여 조미김 제품을 제조, 판매하고 있다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 5, 9, 15, 18 내지 22, 26, 29, 75, 76호증, 을 제1 내지 13, 20호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 관련 법률 규정의 내용

이 판결 이유에서 거론되는 관련 법률 규정의 내용은 별지 '관련 법률' 기재와 같다.

3. 본소청구에 관한 판단

가. 원고의 주장 요지

○ L는 2004. 3. 17. G으로부터 이 사건 표장과 관련된 영업 일체를 양수하고 Z와 함께 V을 운영하면서 이 사건 표장이 부착된 조미김 제품을 제조, 판매하여 오다가 2006. 2. 24. 원고를 설립하고 계속하여 이 사건 표장을 사용하여 조미김 제품을 제조, 판매하여 왔으므로, 이 사건 표장 및 원고 포장은 원고의 상품표지로서 국내에 널리 알려져 있다. 그런데 피고들은 이 사건 표장 및 원고 포장과 동일하거나 유사한 이 사건 등록상표 및 피고들 포장을 사용하여 조미김 제품을 제조, 판매하고 있다.

○ 주지적 상품표지인 표장에 관하여 부정경쟁방지 및 영업비밀의 보호에 관한 법률(이하 '부정경쟁방지법'이라 한다)에 의해 보호되는 그 표장을 사용하여 영업하는 자의 권리와 상표권자의 권리가 충돌하는 경우에는 상표권자는 영업자에 대한 부정경쟁행위가 되지 않는 범위 내에서 상표권을 행사하여야 한다.

○ 비록 피고 B이 이 사건 상표권자이기는 하나, 피고 B은 원고의 제품과 출처의 혼동을 일으키게 할 목적으로 형식상 이 사건 상표권을 취득한 것으로서, 이는 상표권의 남용에 해당하므로 피고 B이 이 사건 상표권자임에 불구하고 이 사건 표장에 대한 독점적, 배타적 권리는 원고에게 있다.

○ 또한 피고 B은 '자신이 AA에게 변제한 금원은 AA이 자신을 상대로 개인적인 차용금 등의 지급을 구한 대여금 등 청구사건(서울중앙지방법원 2006가합9823)에서 이루어진 화해권고결정에 따라 지급된 것임에도 불구하고, 위 금원이 자신이 H의 기망에 의하여 배서한 약속어음들에 대한 어음금채무의 대위변제 명목으로 지급된 것이라고 주장하며 그 금액 상당을 배상명령으로 신청하고, 어민들과 사이의 원초 거래를 중개하는 과정에서 원초 대금의 담보 명목으로 발행된 약속어음들이 부도가 나자 원초를 착복하여 손해를 입지 아니하였음에도 불구하고 배상명령을 신청하는 등의 방법'으로 법원을 기망하여 배상명령(수원지방법원 2007고합5, 134 판결)을 받은 후, 이를 집행권원으로 하여 진행된 이 사건 등록상표의 환가절차에서 이 사건 상표권을 취득하였는바, 이러한 경위에 비추어 보더라도, 피고 B의 이 사건 상표권 취득 및 행사는 상표권의 남용에 해당한다.

○ 피고들의 이 사건 등록상표 및 피고들 포장 사용행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목, (다)목, (차)목에 규정된 부정경쟁행위[이하 순서대로 '(가)목의, (다)목의, (차)목의 부정경쟁행위'라 한다]에 해당하므로, 원고는 피고들을 상대로 이러한 부정경쟁행위의 금지 및 이로 인한 조성물의 폐기와 아울러 이로 인하여 원고가 입은 손해 중 우선 일부청구로서 100,000,100원의 배상을 구한다.

나. 이 사건 등록상표에 관한 금지, 폐기, 손해배상 청구

1) 이 사건 등록상표와 이 사건 표장의 비교

이 사건 표장은 이 사건 등록상표에 '소문난'이라는 문자 부분이 부가된 것인데, 부가된 문자 부분의 크기나 이 사건 등록상표 부분과 결합된 모양 자체로 외관상 부기적인 부분으로 인식되고, 또한 '소문난'은 '사람들의 입에 오르내려 널리 알려져 있음'을 뜻하는 것으로 '삼부자'라는 명칭의 인지도나 명성 등을 강조하는 표현에 불과하다고 할 것이므로 이 사건 등록상표와 결합하더라도 이로써 다른 새로운 관념이 형성된다고 볼 수도 없다. 따라서 이 사건 표장은 이 사건 등록상표와 유사한 표장이다.

2) 상표권과 영업이 분리된 경우에 관한 법리

○ 부정경쟁방지법 제15조는, 상표법 등 다른 법률에 부정경쟁방지법과 다른 규정이 있는 경우에는 부정경쟁방지법의 규정을 적용하지 아니하고 다른 법률을 적용하도록 규정하고 있고, 상표법 제50조는 상표권자는 지정상품에 관하여 등록상표를 사용할 권리를 독점한다고 규정하고 있으므로, 상표권자가 국내에서 널리 인식된 타인의 상품표지와 동일·유사한 상표를 사용하여 일반 수요자로 하여금 타인의 상품과 오인·혼동을 일으키게 함으로써 부당한 이익을 얻을 목적으로 상표를 출원·등록한 것이 아니라면, 상표권자가 등록된 상표를 사용하는 것은 상표법에 의하여 부여된 정당한 권리를 행사하는 것으로서 부정경쟁방지법 제2조에서 규정하는 부정경쟁행위에 해당되지 않는다(대법원 2007. 6. 15. 선고 2005다48246 판결 등).

○ 상표권은 영업과 분리되어 양도될 수 있는 것이므로 영업의 양수를 동반하지 않고 상표권만을 이전받는 것 자체를 영업자에 대한 '부정경쟁행위의 목적'으로 한 취득이라고는 볼 수 없다. 또한 상표권과 영업이 분리된 경우 영업자가 상표권자의 허락 하에 해당 상표의 표장을 사용하는 경우에는 영업자의 그 표장의 사용으로 인한 신용의 증가와 고객흡인력 상승의 가치는 상표 사용허락을 통하여 영업자의 상표 사용을 통제하여 온 상표권자에게 귀속하는 것이며(대법원 2013. 3. 14. 선고 2011후1159 판결 등 참조), 만일 영업자가 상표권자의 허락 없이 해당 상표의 표장을 사용하는 경우라면 영업자의 그 표장의 사용으로 인한 증가된 신용이나 상승된 고객흡인력은 상표권을 침해하는 행위에 의한 것으로 보호받을 만한 가치가 없는 것이어서 영업자가 상표권자에 대하여 이에 대한 권리를 주장할 수 없는 것이므로(대법원 2014. 8. 20. 선고 2012다6059 판결 등 참조), 결국 어느 경우에나 상표권자가 아닌 영업자에게 해당 상표권의 표장에 관한 독점적, 배타적 권리가 귀속된다고 할 수 없다.

3) 판단

(가) 앞서 본 바에 의하면, 이 사건 등록상표는 G에 의해 출원, 등록된 후 G과 H의 조미김 제조, 판매 영업에 사용되어 오다가, H, I에게 순차 이전되었고, I으로부터 통상사용권을 설정받은 R 및 그 아들 T이 이를 사용하여 조미김 제조, 판매 영업을 하여 온 한편, I으로부터 이 사건 상표권의 1/2 지분에 관한 권리를 J, K을 거쳐 이전받은 L가 자신이 설립한 원고의 영업에 이를 사용하여 오는 등으로, 이 사건 상표권과 이 사건 등록상표를 사용한 영업이 분리되지 않은 상태가 계속되어 오던 중, H과 I 사이의 상표권 양도계약이 사해행위로서 취소되고 H의 채권자인 피고 B의 신청에 따른 법원의 환가절차에서 피고 B이 이 사건 상표권을 매수하여 취득한 것이다.

즉, 이 사건 사안은 '상표로 등록되지 않은 표장이 영업자에 의해 이미 주지적 상품표지로 된 상태에서 영업자가 아닌 자가 상품출처의 혼동 등을 목적으로 그 표장에 관한 상표출원 및 등록을 한 경우'(바로 이러한 경우가 상표권의 남용이 문제되는 전형적인 경우에 해당할 것임)가 아니라, 이미 상표로 등록되어 영업에 사용되고 있는 표장에 관한 상표권이 그 영업과 분리되어 이전된 경우에 해당하는바, 위 2)항에서 본 법리에 따라 이 사건 등록상표에 관한 독점적 권리는 상표권자인 피고 B에게 귀속되고 영업자인 원고는 피고 B의 사용허락 없이는 더 이상 이 사건 등록상표는 물론 그와 유사한 이 사건 표장을 자신의 상품출처를 표시하는 상품표지로 사용할 수 없으며 따라서 부정경쟁방지법에 의한 보호를 받을 지위를 주장할 수 없다.

(나) 또한 피고 B이 원고의 위 주장과 같은 방법으로 법원을 기망하여 잘못된 배상명령을 받아내고 이를 집행권원으로 이 사건 상표권의 환가명령을 신청한 것인지에 관하여, 갑 제58, 59, 85 내지 94호증의 각 기재만으로는 이를 인정하기 어렵고 달리 이를 인정할 증거 없으며, 오히려 갑 제57호증의 기재와 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고 B이 H의 기망에 의해 주식회사 V이 AA에게 발행한 약속어음들에 배서를 하였다가 배서인의 소구의무 이행으로써 AA에게 927,000,000원을 지급하고 위 약속어음들을 반환받은 사실이 인정될 뿐이다.

(다) 그밖에 달리 피고 B의 이 사건 상표권 취득이 부정경쟁행위를 목적으로 하거나 이 사건 상표권을 남용하기 위한 것이라고 볼 사정을 인정할 증거도 없으며, 오히려 앞서 본 바에 의하면 피고 B은 법원의 명령으로 진행된 환가절차에서 이 사건 상표권을 410,000,000원에 매수하였고, 이미 2003년부터 조미김 제조, 판매 영업을 해왔으며 이 사건 상표권을 실제로 위 영업에 사용하기 위해 취득한 것으로 보이고, 위 매수대금 410,000,000원에는 그 매수 당시까지의 이 사건 등록상표 사용에 의해 형성된 신용이나 고객흡인력 등의 가치가 포함되었다 할 것이어서 피고 B은 위 매수대금의 납부로써 그 가치에 대한 정당한 대가도 지불하였다 할 것이다.

(라) 그렇다면, 피고 B의 이 사건 상표권 취득이 부정경쟁행위의 목적으로 한 것이라거나 상표권의 남용 행위에 해당한다고 볼 수 없는 이상, 이 사건 등록상표에 관한 권리는 상표법 제50조에 의하여 이 사건 상표권자인 피고 B에게 독점적으로 귀속된다.

따라서, 이와 달리 '이 사건 등록상표와 유사한 이 사건 표장에 관하여 원고가 피고들을 배제할 수 있는 독점적, 배타적 권리를 가진다'는 전제 하에 '피고들의 이 사건 등록상표 사용행위가 원고에 대한 부정경쟁행위가 된다'는 이유로 그 금지 및 조성물 폐기, 손해배상을 구하는 이 부분 본소청구에 관한 원고의 주장은, 그 전제가 인정될 수 없는 이상 더 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.

다. 피고들 포장에 관한 금지, 폐기, 손해배상 청구

1) “(가)목의 부정경쟁행위” 주장

가) 일반적으로 상품의 용기나 포장은 상품 출처를 표시하는 것은 아니나, 어떤 용기나 포장의 형상과 구조 또는 문양과 색상 등이 상품에 독특한 개성을 부여하는 수단으로 사용되고, 그것이 장기간 계속적·독점적·배타적으로 사용되거나 지속적인 선전광고 등에 의하여 그 형상과 구조 또는 색상 등이 갖는 차별적 특징이 거래자 또는 수요자에게 특정한 품질을 가지는 특정 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 현저하게 개별화되기에 이른 경우에는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목에서 정한 "타인의 상품임을 표시한 표지"에 해당할 수 있다(대법원 2012. 5. 9. 선고 2010도6187 판결 등).

나) 원고 포장 중 이 사건 표장의 표시를 제외한 나머지 부분이 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목에 의해 보호받을 수 있는 원고의 '상품표지'에 해당하는지에 관하여 살피건대, 원고 포장의 형상과 구조는 별지 제2목록 제1항에서 보듯이, 동종 상품의 포장이 기능적으로 갖는 통상적인 형식(직육면체의 용기를 감싼 플라스틱 필름의 위, 아래를 용착하여 밀봉한 것, 갑 제85호증의 각 영상 참조)을 취하고 있을 뿐이고, 문양이나 색상 역시 포장의 전면에 큰 사각형을 표시하고 흰색 또는 검은색 바탕으로 인쇄한 사각형의 내부에 이 사건 표장과 함께 '김'이라는 큰 글자를 표시한 것일 뿐이어서, 이러한 형상과 구조, 문양과 색상 등에 어떤 독특한 디자인적 특징이 있어 원고 제품에 특별한 개성을 부여하는 수단으로 사용되거나, 또한 그것이 독점적, 배타적으로 사용되고 있다거나, 거래자 또는 수요자에게 특정한 품질을 가지는 특정 출처의 상품임을 연상시킬 정도로 차별적 특징을 갖는다고 볼 수 없으므로, 원고 포장은 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목에 의해 보호받을 수 있는 '상품표지'에 해당한다고 할 수 없다.

다) 따라서 이와 다른 전제에서 (가)목의 부정경쟁행위의 금지, 조성물의 폐기 및 손해배상을 구하는 이 부분 본소청구에 관한 원고의 주장은 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.

2) "(다)목의 부정경쟁행위” 주장

앞서 본 바와 같이 '원고 포장에서 이 사건 표장의 표시를 제외한 나머지 부분'만으로는 조미김 상품과 관련한 어떤 식별력이 있다고 볼 수 없으므로, 피고들 포장의 사용으로 인하여 원고 포장이 가지는 식별력이 손상될 여지가 없고, 피고들이 피고들 포장을 사용함으로 인해 원고 포장의 명성이 손상되었다고 볼 사정을 인정할 증거도 없다. 따라서 (다)목의 부정경쟁행위의 금지, 조성물의 폐기 및 손해배상을 구하는 이 부분 본소청구에 관한 원고의 주장도 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.

3) “(차)목의 부정경쟁행위” 주장

위에서 본 바와 같이 '원고 포장에서 이 사건 표장의 표시를 제외한 나머지 부분'이 거래자나 수요자들에게 식별력을 갖는 상품표지가 되지 못하는 이상, 이를 '원고의 상당한 투자나 노력으로 만들어진 성과물'이라고 할 수 없고, 달리 그와 같이 볼 만한 사정이 있음을 인정할 증거 없다. 따라서 (차)목의 부정경쟁행위의 금지, 조성물의 폐기 및 손해배상을 구하는 이 부분 본소청구에 관한 원고의 주장 역시 나아가 살필 필요 없이 이유 없다.

4. 반소청구에 관한 판단

가. 원고의 행위가 피고 B의 이 사건 상표권 침해행위에 해당하는지 여부

피고 B은 이 사건 상표권자이고, 이 사건 표장은 이 사건 등록상표와 유사한 표장이며, 원고는 이 사건 표장을 사용하여 이 사건 등록상표의 지정상품인 김과 동일 또는 유사한 조미김 제품을 생산, 판매하고 있음은 앞서 본 바와 같다.

따라서 원고가 이 사건 표장을 사용하는 것은 피고 B의 이 사건 상표권을 침해하는 행위에 해당한다.

나. 원고의 항변

1) 상표권 남용 항변

원고는 피고 B의 이 사건 상표권 취득은 상표권 남용에 해당하므로 피고 B은 이 사건 상표권에 기하여 이 사건 반소청구를 할 수 없다는 취지로 항변하나, 앞서 3.의 나. 항에서 본 바와 같이 피고 B이 이 사건 상표권을 취득한 것을 상표권 남용에 해당한다고 볼 수 없으므로, 원고의 위 항변은 이유 없다.

2) 출원전 선사용 상표의 계속 사용권 항변

원고는 이 사건 등록상표와 동일, 유사한 이 사건 표장을 이 사건 등록상표의 상표등록출원 전부터 국내에서 계속하여 사용한 G으로부터 이와 관련한 영업을 양수하는 등으로 그 지위를 승계하였으므로, 상표법 제57조의3 제1항에 따라 이 사건 등록상표를 사용할 정당한 권리가 있다고 항변한다.

그러나 구 상표법 부칙(2007. 1. 3. 법률 제8190호) 제7조는 '제57조의3의 개정규정은 2007. 7. 1. 이후 최초로 타인이 상표등록출원을 하여 등록되는 상표에 대하여 선사용자가 동 개정규정의 요건을 갖춘 경우부터 적용한다'고 규정하고 있는데, 이 사건 등록상표는 E 등록되었음은 앞서 본 바와 같으므로, 이 사건 등록상표에 관하여 상표법 제57조의3 제1항이 적용될 여지가 없다고 할 것이어서, 원고의 위 항변은 더 살필 필요 없이 이유 없다.

3) 등록서비스표권에 기한 이 사건 표장 사용의 항변

갑 제84호증의 기재와 변론 전체의 취지에 의하면, L가 2012. 7. 25. 이 사건 표장과 동일한 표장에 대하여 조미김 판매대행업, 조미김 판매알선업 등 6가지 지정서 비스업에 관해 서비스표등록 출원을 하여 2013. 7. 25. AB로 서비스표등록을 마친 사실이 인정되는바, 원고는 L가 원고에게 위 등록서비스표의 전용사용권을 설정하여 주었으므로, 원고가 이 사건 표장을 사용하는 것은 위 서비스표권의 권리범위 내에 있는 것이어서 피고 B이 원고에 대하여 이 사건 표장의 사용금지 등을 청구할 수 없다고 항변한다.

살피건대, 서비스표의 사용에는 서비스업에 관한 광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰에 서비스표를 표시하여 사용하는 행위는 물론, '서비스의 제공 시 수요자의 이용에 공여되는 물건'에 서비스표를 표시한 것을 이용하여 서비스를 제공하는 행위 또는 '서비스의 제공에 이용하는 물건'에 서비스표를 표시한 것을 서비스의 제공을 위하여 전시하는 행위 등이 포함되는데(대법원 2011. 7. 28. 선고 2010후3080 판결 참조), 상품 출처의 식별을 목적으로 하는 상표와 무형적인 서비스의 제공 주체의 식별을 목적으로 하는 서비스표는 구별되는 것인 이상, 어떤 등록상표와 유사한 표장의 서비스표를 그 서비스표권자가 생산, 판매하는 '상품' 또는 그 포장이나 '상품'에 대한 광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰에 표시하여 사용하는 것은 일반 수요자에게 서비스표권자의 상품을 그 상표권자의 상품으로 오인, 혼동케 할 가능성이 있기 떄문에 상표권을 침해하는 행위에 해당하여 허용될 수 없는 것이다. 따라서 이 사건에서 원고가 L의 위 등록서비스표권에 관한 전용사용권을 보유하더라도 원고가 위 등록서비스표를 원고의 조미김 제품 또는 그 포장, 제품에 관한 광고 · 정가표 · 거래서류 · 표찰 등에 표시하여 사용하는 것은 위 등록서비스표권의 권리범위를 넘는 것이고 피고 B의 이 사건 상표권을 침해하는 것에 해당한다고 볼 수밖에 없다.

원고는 또한, L가 위 서비스표권과 이 사건 상표권을 함께 보유하면서 영업하다가 이 사건 상표권만이 사해행위취소제도에 의해 강제로 분리되어 피고 B에게 귀속된 이 사건과 같은 특수한 사안에서는 상표법의 등록주의의 원칙이 적용될 수 없고, 이러한 경우에는 서비스표권자와 상표권자 중 어느 일방도 타방에게 표장의 사용금지를 청구할 수 없으며, 이로 인한 수요자들의 오인, 혼동의 발생은 불가피한 것이고 권리가 중첩되는 부분에 의해 발생하는 상호간의 침해는 서비스표권자와 상표권자 양방이 수인해야 하는 문제일 뿐이라고 주장한다. 그러나, 위에서도 살핀 바와 같이 상표는 상품 출처의 식별을 목적으로 하는 것이고 서비스표는 무형적인 서비스의 제공 주체의 식별을 목적으로 하는 것으로서 상표권과 서비스표권은 그 표장이 동일, 유사하더라도 그 각 보호 영역을 달리 하는 것이므로, 원고의 위와 같은 법리 주장은 독자적인 견해에 불과하다.

따라서 원고의 위 항변도 이유 없다.

다. 금지 및 폐기 청구

그렇다면, 피고 B은 원고에 대하여 상표법 제65조에 따라 주문 제1항 기재와 같은 이 사건 표장 사용 등 행위의 금지 및 그로 인한 조성물의 폐기를 청구할 수 있다.

라. 손해배상 청구

1) 손해배상책임의 발생

가) 타인의 상표권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정되므로(대법원 2013. 7. 25. 선고 2013다21666 판결), 피고들은 상표법 제66조의2 에 따라 2013. 9. 23.(피고 B의 이 사건 상표권 취득일)부터 현재까지의 이 사건 상표권 침해행위로 인한 피고 B의 손해를 배상할 의무가 있다.

나) 원고는 피고 B이 이 사건 등록상표를 사용하기 시작한 것은 2014. 1월경부터라면서 2013. 12월까지는 원고가 이 사건 표장을 사용하였더라도 피고 B에게 어떤 손해가 있었다고 할 수 없다고 주장한다.

살피건대, 상표법 제67조는 상표권자 등이 상표권 등의 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구하는 경우에 손해에 관한 상표권자 등의 주장 · 증명책임을 경감하는 취지의 규정이고, 손해의 발생이 없는 것이 분명한 경우까지 침해자에게 손해배상의무를 인정하는 취지는 아니라고 할 것이나, 그 규정 취지에 비추어 보면, 손해의 발생에 관한 주장 · 증명의 정도는 손해 발생의 염려 내지 개연성의 존재를 주장 · 증명하는 것으로 족하다고 보아야 하고, 따라서 상표권자가 침해자와 동종의 영업을 하고 있는 것을 증명한 경우라면 특별한 사정이 없는 한 상표권 침해에 의하여 영업상의 손해를 입었음이 사실상 추정된다(대법원 2013. 7. 25. 선고 2013다21666 판결, 1997. 9. 12. 선고 96다43119 판결 등 참조) 할 것인바, 이 사건에서, 피고 B이 2013. 9. 23. 이 사건 상표권을 취득하였고, 이 사건 상표권 취득 이전부터 조미김 제조, 판매업을 영위하여 온 사실은 앞서 본 바와 같으므로, 피고 B은 2013. 9. 23.부터 2013. 12. 31.까지의 기간에도 원고의 상표권 침해에 의하여 영업상 손해를 입고 있었다고 추정되고, 원고가 제출한 증거들만으로는 이와 같은 추정을 뒤집고 위 기간 동안 피고 B의 영업상 손해가 발생하지 않았음을 인정하기에 부족하다. 따라서 원고의 이 사건 상표권 침해 기간은 2013. 9. 23.부터 현재까지로 보아야 하고, 원고의 위 주장은 이유 없다.

2) 손해배상책임의 범위

가) 상표법 제67조 제3항에 따른 '통상 사용료' 상당의 추정 손해액 주장

피고 B은, 2014. 5. 19. 주식회사 X과 사이에 상표권 사용계약을 체결하고 위 회사로부터 이 사건 등록상표의 사용에 대한 대가로 총 매출액의 5%에 해당하는 사용료를 받고 있다면서, 따라서 이 사건 등록상표의 사용에 대하여 통상 받을 수 있는 금액은 상표 사용 제품 매출액의 5%에 해당하는 금액이 되는데, 원고의 2013. 9. 1.부터 현재까지의 총 매출액이 5,409,504,732원이므로 피고 B이 위 기간 동안 원고로부터 이 사건 등록상표의 사용에 대하여 통상 받을 수 있는 금액 상당액은 270,475,237원(= 5,409,504,732원 × 5%)인바, 원고에 대하여 위 270,475,237원의 손해배상을 구한다고 주장한다.

한편 이에 대하여 원고는 자신이 이 사건 등록상표를 사용한 조미김 제품뿐만 아니라 이 사건 등록상표를 사용하지 않는 다른 제품도 함께 판매하고 있고, 피고 B이 주장하는 원고의 총 매출액에는 이 사건 등록상표를 사용하지 않는 다른 제품에 관한 매출액이 포함되어 있다고 주장한다.

살피건대, 이 법원의 화성세무서장에 대한 각 과세정보조회 결과만으로는 피고 B이 주장하는 원고의 총 매출액이 오로지 이 사건 등록상표를 사용한 조미김 제품의 판매로 인한 것으로 인정하기에 부족하고, 달리 피고 B이 주장하는 원고 총 매출액 중 이 사건 등록상표를 사용한 조미김 제품의 판매로 인한 부분을 특정할 수 있는 자료가 없으므로, 피고 B의 주장과 같이 상표법 제67조 제3항에 따라 손해액을 산정하기는 곤란하다. 따라서 피고 B의 위 주장은 받아들일 수 없다.

나) 상표법 제67조 제5항에 따른 손해액 인정

(1) 법원은 상표권 침해행위에 관한 소송에서 손해의 발생은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 상표법 제67조 제1항 내지 제4항의 규정에 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다(상표법 제67조 제5항).

(2) 이에 이 사건을 보건대, 을 제22호증의 기재, 이 법원의 화성세무서장에 대한 과세정보조회 결과와 변론 전체의 취지에 의하면 다음과 같은 사정을 알 수 있다.

○ 피고 B은 2014. 5. 19. 주식회사 X과 사이에 이 사건 등록상표의 사용에 대한 대가로 총 매출액의 5%에 해당하는 사용료를 받기로 상표권 사용계약을 체결하였다. 즉, 이 사건 등록상표 사용으로 인한 매출액의 5%에 해당하는 금액은 일응 이 사건 등록상표의 사용에 대하여 통상 받을 수 있는 사용료로 볼 수 있다.

○ 2013. 9. 1.부터 2015, 3. 31.까지의 원고의 총 매출액은 4,079,049,234원이다.

○ 원고는 이 사건 등록상표를 사용한 조미김 제품 외에 ‘AC’, ‘AD' 등의 상표가 부착된 조미김 제품도 판매하고 있는 것으로 보이나 원고는 'AC' 등의 상표가 부착된 조미김 제품을 판매함에 있어서도 그 제품의 광고를 위해 이 사건 등록상표를 부기하여 기재하는 방법 등으로 이를 사용한 것으로 보인다. 또한 원고는 이 사건 등록상표를 사용하지 않은 과자류 제품도 판매한 것으로 보이나, 조미김 제품의 판매로 인한 매출액이 원고의 총매출액의 대부분을 차지하는 것으로 보인다.

(3) 위 (2)의 사정들을 비롯하여 이 사건 상표권 침해행위의 태양 등 변론에 나타난 여러 사정들을 종합하면, 원고가 이 사건 상표권을 침해하여 판매한 제품의 매출액은 침해기간인 2013. 9. 23.부터 현재까지의 원고의 총 매출액 중 90% 정도로 봄이 상당하다. 그런데 피고 B이 손해배상액에 대하여 이 사건 2015. 8. 17.자 반소청구 취지 및 청구원인 변경신청서 송달 다음 날부터의 지연손해금을 청구하고 있으므로 피고는 위 신청서 송달 다음 날임이 기록상 분명한 2015. 8. 18.까지 발생한 손해의 배상을 구하는 것으로 보고, 손해배상청구기간인 2013. 9. 23.부터 2015. 8. 18.까지(약 23개월)의 원고의 침해 제품 매출액은 정확히 알 수 없으나 위와 같이 밝혀진 2013. 9. 1.부터 2015. 3. 31.까지(19개월)의 원고의 총 매출액이 4,079,049,234인 점에 비추어 손해배상청구기간의 원고의 침해 제품 매출액(총 매출액의 90%)은 적어도 4,000,000,000원은 넘으리라고 보이는 점, 위 (2)에서 본 바와 같이 이 사건 등록상표의 사용에 대하여 통상 받을 수 있는 사용료는 상표 사용 제품 매출액의 5% 해당 금액이라고 할 수 있는 점 등을 종합적으로 감안하여, 상표법 제67조 제5항에 따라 원고가 피고 B에게 배상할 손해액을 200,000,000원으로 인정하기로 한다.

3) 소결론

따라서 원고는 피고 B에게 위 인정의 손해배상금 200,000,000원 및 이에 대한 손해배상청구기간의 말일(이 사건 2015. 8. 17.자 반소청구취지 및 청구원인 변경신청서 송달 다음 날)인 2015. 8. 18.부터 원고가 그 지급의무의 존부 및 범위에 관하여 항쟁함이 타당하다고 인정되는 이 판결 선고일인 2015. 11. 12.까지는 민법이 정한 연 5%의, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 15%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

5. 결론

그렇다면 피고 B의 반소청구는 위 인정범위 내에서 이유 있어 이를 인용하고, 원고의 본소청구 및 피고 B의 나머지 반소청구는 모두 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 김현룡

판사 장윤식

판사 황정언