서울고등법원 2016.10.27. 선고 2015나2070134 판결

1) 별지 제1목록 제2항 표시 각 표장을 조미김, 미역 또는 그 포장지, 포장용기에 표시하여 이를 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시, 수출 또는 수입하거나 조미김, 미역 상품에 관한 광고, 정가표, 거래서류, 간판, 표찰, 선물세트, 홈페이지, TV 홈쇼핑 또는 인터넷 쇼핑몰에 이를 표시하고 전시 또는 배포하여서는 아니 되고,

2) 원고(반소피고)의 공장, 사무실, 창고에 보관되어 있는 위 가.의 1)항 기재 표장을 부착한 조미김, 미역 상품의 완제품, 반제품 및 광고, 포장용기를 폐기하고,

3) 피고(반소원고)에게 383,539,764원 및 이에 대하여 2014. 10. 7.부터 2016. 10. 27.까지는 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라.

나. 피고(반소원고)의 나머지 반소청구를 기각한다.

2. 소송총비용 중 9/10는 원고(반소피고)가, 나머지는 피고(반소원고)가 각 부담한다.

3. 제1의 가항은 가집행할 수 있다.

청구취지및항소취지

1. 청구취지

가. 본소

피고(반소원고, 이하 '반소원고'의 표시는 생략한다)는 제1심 공동피고 주식회사 C(이하 통칭하여 '피고들'이라 한다)와 각자 별지 제1목록 제1항 표시 표장을 조미김 상품의 포장에 표시하여 이를 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시, 수출 또는 수입하거나, 조미김 상품에 대한 광고, 정가표, 거래서류, 간판 또는 표찰에 위 표장을 표시하고 전시 또는 배포하여서는 아니 되고, 피고의 사무실, 창고에 보관되어 있는 위 표장이 부착된 조미김 상품의 완제품 및 반제품의 포장용기, 간판, 광고를 폐기하고, 원고 (반소피고, 이하 '반소피고'의 표시는 생략한다)에게 100,000,100원 및 이에 대한 소장 부본 송달 다음 날부터 다 갚는 날까지 연 20%의 비율로 계산한 돈을 지급하라.

나. 반소

원고는, 별지 제1목록 제2항 표시 각 표장 또는 "삼부자" 표장을 조미 김, 미역 또는 그 포장지, 포장용기에 표시하여 이를 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시, 수출 또는 수입하거나, 조미 김, 미역 상품에 관한 광고, 정가표, 거래서류, 간판 또는 표찰, 선물세트, 홈페이지, TV홈쇼핑 또는 인터넷 쇼핑몰에 이를 표시하고 전시 또는 배포하여서는 아니 되고, 원고의 공장, 사무실, 창고에 보관되어 있는 위 표장이 부착된 조미김, 미역 상품의 완제품, 반제품 및 광고, 포장용기를 폐기하고, 피고에게 383,539,764원 및 이에 대한 반소장 부본 송달일 다음날부터 다 갚는 날까지 연 20%의 비율로 계산한 돈을 지급하라(피고는 이 법원에서 반소에 관한 청구를 확장하였다).

2. 항소취지

가. 원고

제1심 판결의 반소에 관한 부분 중 원고 패소부분을 취소하고, 위 취소부분에 해당하는 피고의 반소청구를 기각한다.

나. 피고

제1심 판결 중 반소에 관한 부분을 변경하여 반소 청구취지와 같은 판결을 구한다.

이유

1. 이 법원의 심판범위

제1심 판결은 원고의 본소청구를 기각하고, 피고의 반소청구를 일부 인용하였다. 원고와 피고 모두 반소 부분에 관하여만 항소를 제기하였으므로, 반소청구만이 이 법원의 심판대상이 된다.

2. 기초사실

가. 이 사건 등록상표

표장 : 별지 제1목록 제1항 표시 표장과 같다.

출원일 / 등록일 / 등록번호 : D / E / F

지정상품 : 제8류 김, 미역, 튀각

나. 이 사건 등록상표에 관한 상표권이전등록의 경과

1) G이 위와 같이 이 사건 등록상표에 관한 상표등록을 출원하여 상표등록을 마친 후, 2004. 3. 19. 및 2004. 4. 6.(각 날짜에 1/2 지분씩) H 앞으로 이 사건 등록상표에 관한 상표권(이하 '이 사건 상표권'이라 한다)의 이전등록을 마쳤다.

2) H은 2004. 4. 14. I 앞으로 이 사건 상표권의 이전등록을 마쳤고, 그 후 이 사건 상표권 중 1/2 지분에 관하여 I은 2004. 5. 25. J 앞으로, J은 2005. 8. 9. K 앞으로, K은 2005. 8. 22. L 앞으로 순차 지분이전등록을 마쳤다.

3) H의 채권자인 피고와 M은 각각 L와 I 등을 상대로 H과 I 사이의 이 사건 상표권 양도계약이 사해행위임을 이유로 그 취소와 원상회복을 구하는 소를 제기하여 각 승소판결을 받았고(서울중앙지방법원 2007가합71566호, 수원지방법원 성남지원 2007가합10302호), 위 각 판결은 2009. 10. 15. 그대로 확정되었으며(대법원 2009다49711호, 2009다49728호), 이에 따라 2010. 7. 15. 위 I, J, K, L 명의의 상표권이전등록은 모두 말소되었다.

4) 이와 같이 H은 이 사건 상표권의 등록명의를 회복하게 되었는데, 사망에 따라 2011. 6. 15. 상속인들인 N, O, P 앞으로 이 사건 상표권 중 각 1/3 지분의 이전등록이 마쳐졌다.

5) N, O, P를 각 채무자로 하여, M은 인천지방법원 2011. 7. 29.자 2011타채28497호로 상표권압류결정을 받아 2011. 8. 2. 그 등록을 마쳤고, 피고는 인천지방법원 2011. 10. 6.자 2011타채32281호로 상표권압류결정을 받아 2011. 10. 7. 그 등록을 마쳤다. 인천지방법원은 2012. 12. 30. 이 사건 등록상표에 관하여 피고의 신청에 따라 상표권환가명령을 하였고, 그 절차에서 피고는 2013. 7. 31. 이 사건 상표권을 410,000,000원에 매수한 후 그 대금을 납부하고 2013. 9. 23. 피고 앞으로 '상표권 매각'을 원인으로 한 이 사건 상표권의 이전등록을 마쳤다.

다. 원고의 실사용 표장 및 원·피고의 제품 포장

1) 원고는 별지 제1목록 제2의 가항 표시 표장(이하 '이 사건 제1 표장'이라 한다)을 표시한 별지 제2목록 제1의 가항 표시 각 포장(이하 '원고 변경 전 포장'이라 한다)을 사용한 조미김 제품을 제조하고, 일반 매장과 원고 홈페이지 및 인터넷 쇼핑몰에서 판매해왔다. 원고는 이 사건 제1심 판결 선고 무렵부터는 별지 제1목록 제2의 나항 내지라항 표시 각 표장(이하 별지 목록 기재 순서에 따라 각 '이 사건 제2, 3, 4 표장'이라 하고, 이 사건 제1 표장과 통틀어 '이 사건 각 표장'이라 한다)을 표시한 별지 제2목록 제1의 나항 표시 각 포장(이하 '원고 변경 후 포장'이라 한다)을 사용한 조미김 제품을 제조, 판매하고 있다.

2) 피고는 2003. 4. 9. 김제조, 가공 및 판매업 등을 목적으로 하는 주식회사 Y을 설립한 이후 조미김 제품을 판매하거나 김의 원초를 판매하는 등의 영업을 하였다. 피고는 김제품의 출처표시로서 'Y'을 사용하여 '명품김', '클로렐라김', '생김' 등의 제품을 판매하였다. 앞서 본 바와 같이 피고는 이 사건 상표권을 취득한 다음 2014. 1. 7. 피고 회사의 상호를 '주식회사 Y'에서 '주식회사 C'로 변경하고 조미김 제품의 포장도 별지 제2목록 제3항 표시 포장으로 변경하여 조미김 제품을 제조, 판매하다가 2014. 7.부터는 별지 제2목록 제4항 표시 포장을 사용하여 조미김 제품을 제조, 판매하고 있다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 5, 9, 15, 18 내지 22, 26, 29, 75, 76, 100호증, 을 제1 내지 13, 20호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재 또는 영상, 변론 전체의 취지

3. 반소청구에 관한 판단

가. 원고의 행위가 피고의 이 사건 상표권 침해행위에 해당하는지 여부

1) 표장의 유사성 판단

(1) 이 사건 제1 표장은 '삼부자'에 '소문난'이라는 문자 부분이 부가된 것이다. 부가된 문자의 크기나 '삼부자' 부분과 결합된 모양 자체로 외관상 부기적인 부분으로 인식된다. '소문난'은 '사람들의 입에 오르내려 널리 알려져 있음'을 뜻하는 것으로 '삼부자'라는 명칭의 인지도나 명성 등을 강조하는 표현에 불과하다. '삼부자'와 결합하더라도 이로써 다른 새로운 관념이 형성된다고 볼 수 없다. 따라서 제1 표장은 이 사건 등록상표와 유사하다.

(2) 이 사건 제2 표장은 이 사건 제1 표장에서 '소문난'이라는 문자 부분이 경사지지 않게 결합되어 있었고, 문자 '情' ' ' 부분이 부가되어 있다. 부가된 각 부분은 사용 태양 자체로 일반 수요자나 거래자에게 부기적인 부분으로 인식될 것으로 보이고, 달리 새로운 관념이 형성된다고 보기 어렵다. 이 사건 제3, 4 표장의 경우 '소문난삼부자는 30년간의 사랑에 정으로 보답하겠습니다'라는 문장 중 ' , 부분만 색과 크기를 달리하여 표시되어 있다. 포장용기에는 해당 문장이 포장용기 전면의 가운데에 삽입되도록 함으로써 포장된 조미김 상품의 상품명이 '' '로 인식되게 하고 있다. 따라서 이 사건 제3, 4 표장 중 '소문난삼부자' 부분은 상품의 출처표시로 기능하고 있다.

그렇다면, 이 사건 제2 내지 4 표장 또한 이 사건 제1 표장과 마찬가지로 이 사건 등록상표와 유사하다.

2) 원고의 사용행위

원고가 이 사건 각 표장을 사용하여 조미김 제품을 생산, 판매하고 있는 점은 앞서 본 바와 같다. 또한, 이 사건 제1 표장을 사용한 미역 제품이 별지 제2목록 제2항 표시 포장과 같이 원고의 상호가 부착된 포장지 및 포장용기에 제조되어 판매된 사실이 인정된다(다툼이 없는 사실),1) 이러한 사정에 비추어 보면 원고 또는 원고의 대리점이 이 사건 제1 표장을 사용하여 미역 제품도 생산, 판매한 것으로 볼 수 있고, 갑 제101호증의 기재만으로는 이를 뒤집기 부족하다. 한편, 조미김, 미역 제품은 이 사건 등록상표의 지정상품인 김, 미역과 동일 또는 유사하다.

3) 침해 또는 침해 우려

원고가 이 사건 각 표장을 사용하여 조미김 상품을 생산, 판매하는 행위는 피고의 이 사건 상표권을 침해하는 행위에 해당한다. 또한 미역 상품의 경우에도 원고에 의한 이 사건 상표권 침해의 우려가 인정된다. 나아가 원고의 영업 형태에 비추어 이 사건 각 표장을 조미김, 미역 또는 그 포장지, 포장용기에 표시하여 전시, 수출 또는 수입하거나 조미김, 미역 상품에 관한 광고, 정가표, 거래서류, 간판, 표찰, 선물세트, 홈페이지, TV 홈쇼핑 또는 인터넷 쇼핑몰에 이를 표시하고 전시 또는 배포할 우려도 있는 것으로 보인다. 또한, 원고의 공장, 사무실, 창고에 보관되어 있는 이 사건 각 표장을 부착한 조미김, 미역 상품의 완제품, 반제품 및 광고, 포장용기를 폐기할 의무도 인정된다.

나. 원고의 항변에 대한 판단

1) 이 사건 제 2 내지 4 표장이 구 상표법 제51조 제1항 제1호에 해당한다는 항변

[원고의 주장]

이 사건 제2 내지 4 표장의 ' ' 부분은 원고의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것에 불과하다. 사용 태양으로 보더라도 '소문난삼부자는 30년간의 사랑에 정성으로 보답하겠습니다'라는 문장으로 기재된 이 사건 제3, 4표장 중 ' 부분을 상표로 인식하지 않는다. 문장의 문구 또한 전형적인 영업의 출처를 나타내고 있는 내용이므로, ' ' 부분은 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 상표법'이라 한다) 제51조 제1항 제1호의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시'하는 것에 해당한다.

[판단]

상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하기 위하여, 상호를 독특한 글씨체나 색채, 도안화된 문자 등 특수한 태양으로 표시하거나, 도형 등 다른 요소와 결합하는 등이 없이 표시하고, 그 표장을 보고 일반 수요자가 상호임을 인식할 수 있어야 한다. 이 사건 제2 내지 4 표장의 ' ' 부분은 '소문난삼부자는 30년간의 사랑에 정으로 보답하겠습니다'라는 문장 중 '소문난삼부자' 부분만 조미김 상품명 옆에 색과 크기를 달리하여 표시하는 것으로 상호를 특수한 태양으로 표시한 것이다. 또한, 이 사건 제2 내지 4 표장의 ' ' 부분은 상품 출처의 식별표시를 목적으로 하는 상표로 사용된 것으로, 일반 수요자가 상호로 인식하기도 어려운 것으로 보인다. 따라서 구 상표법 제51조 제1항 제1호의 '상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시'하는 것에 불과하다고 할 수 없다. 원고의 이 부분 항변은 이유 없다.

2) 피고의 상표권 취득 및 행사가 권리남용에 해당한다는 항변

[원고의 주장]

피고가 '자신이 AA에게 변제한 금원은 AA이 자신을 상대로 개인적인 차용금 등의 지급을 구한 대여금 등 청구사건(서울중앙지방법원 2006가합9823)에서 이루어진 화해권고결정에 따라 지급된 것임에도 불구하고, 위 금원이 자신이 H의 기망에 의하여 배서한 약속어음들에 대한 어음금채무의 대위변제 명목으로 지급된 것이라고 주장하며 그 금액 상당을 배상명령으로 신청하고, 어민들과 사이의 원초 거래를 중개하는 과정에서 원초 대금의 담보 명목으로 발행된 약속어음들이 부도가 나자 원초를 착복하여 손해를 입지 아니하였음에도 불구하고 배상명령을 신청하는 등의 방법'으로 법원을 기망하여 배상명령(수원지방법원 2007고합5, 134)을 받았다. 피고가 이를 집행권원으로 하여 진행된 이 사건 등록상표의 환가절차에서 이 사건 상표권을 취득하였다. 위와 같은 경위에 비추어 보면 피고의 이 사건 상표권 취득 및 행사는 상표권의 남용에 해당한다.

[판단]

갑 제58, 59, 85 내지 94호증의 각 기재만으로는 피고가 원고의 위 주장과 같은 방법으로 법원을 기망하여 잘못된 배상명령을 받아내고 이를 집행권원으로 이 사건 상표권의 환가명령을 신청하였음을 인정하기 부족하며, 달리 인정할 증거가 없다. 그밖에 달리 피고의 이 사건 상표권 취득이 이 사건 상표권을 남용하기 위한 것이라고 볼 사정도 없다. 오히려 피고가 H의 기망에 의하여 주식회사 V이 AA에게 발행한 약속어음들에 배서를 하였다가 배서인의 소구의무 이행으로써 AA에게 927,000,000원을 지급하고 위 약속어음을 반환받은 사실이 인정될 뿐이다(갑 제55, 57호증의 각 기재, 변론 전체의 취지).

피고는 법원의 명령으로 진행된 환가절차에서 이 사건 상표권을 410,000,000원에 매수하였고, 이미 2003년부터 조미김 제조, 판매 영업을 해왔으며 이 사건 상표권을 실제로 위 영업에 사용하기 위해 취득한 것으로 보인다. 위 매수대금 410,000,000원에는 그 매수 당시까지의 이 사건 등록상표 사용에 의해 형성된 신용이나 고객흡인력 등의 가치가 포함되었다 할 것이어서 피고는 위 매수대금의 납부로써 그 가치에 대한 정당한 대가도 지불한 것으로 볼 수 있다.

그렇다면 피고의 이 사건 상표권 취득 및 행사가 상표권의 남용에 해당한다고 볼 수 없으므로, 원고의 위 항변은 이유 없다.

3) 출원전 선사용 상표의 계속 사용권 항변

[원고의 주장]

원고는 이 사건 등록상표와 동일, 유사한 이 사건 제1 표장을 이 사건 등록상표의 상표등록출원 전부터 국내에서 계속하여 사용한 G으로부터 이와 관련한 영업을 양수하는 등으로 그 지위를 승계하였다. 구 상표법 제57조의3 제1항에 따라 이 사건 제1 표장을 사용할 정당한 권리가 있다.

[판단]

구 상표법 부칙(2007. 1. 3. 법률 제8190호) 제7조는 '제57조의3의 개정규정은 2007. 7. 1. 이후 최초로 타인이 상표등록출원을 하여 등록되는 상표에 대하여 선사용자가 동 개정규정의 요건을 갖춘 경우부터 적용한다'고 규정하고 있다. 이 사건 등록상표는 E 등록되었다. 이 사건 등록상표에 관하여 구 상표법 제57조의3 제1항이 적용될 여지가 없다. 원고의 위 항변은 그 자체로 이유 없다.

4) 등록서비스표권에 근거한 이 사건 각 표장 사용의 항변

[원고의 주장]

L가 원고에게 위 등록서비스표의 전용사용권을 설정하여 주었으므로, 원고가 이 사건 각 표장을 사용하는 것은 위 서비스표권의 권리범위 내에 있다. 따라서 피고가 원고에 대하여 이 사건 각 표장의 사용금지 등을 청구할 수 없다.

[판단]

서비스표의 사용에는 서비스업에 관한 광고 · 정가표 · 거래서류 · 간판 또는 표찰에 서비스표를 표시하여 사용하는 행위는 물론, '서비스의 제공 시 수요자의 이용에 공여되는 물건'에 서비스표를 표시한 것을 이용하여 서비스를 제공하는 행위 또는 '서비스의 제공에 이용하는 물건'에 서비스표를 표시한 것을 서비스의 제공을 위하여 전시하는 행위 등이 포함된다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2010후3080 판결 참조). 상품 출처의 식별을 목적으로 하는 상표와 무형적인 서비스의 제공 주체의 식별을 목적으로 하는 서비스표는 구별된다. 어떤 등록상표와 유사한 표장의 서비스표를 그 서비스표권자가 생산, 판매하는 '상품' 또는 그 포장이나 '상품'에 대한 광고 · 정가표 · 거래서류 · 간판 또는 표찰에 표시하여 사용하는 것은 등록서비스표의 사용에 해당하지 아니한다(서비스표권자는 지정서비스업에 한하여 그 등록서비스표를 사용할 권리를 독점할 뿐 유사서비스업 또는 유사 상품에 이를 사용할 권리가 있는 것은 아니다). 그러한 행위는 수요자에게 서비스표권자의 상품을 그 상표권자의 상품으로 오인, 혼동케 할 가능성이 있기 때문에 상표권을 침해하는 행위에 해당하여 허용될 수 없다.

이 사건에서, L가 AE 이 사건 제1 표장과 동일한 ' ' 표장에 대하여 조미김 판매대행업, 조미김 판매알선업 등 6가지 지정서비스업에 관해 서비스표등록 출원을 하여 AF AB로 서비스표등록을 마친 사실이 인정된다(갑 제84호증). 그러나 원고가 L의 위 등록서비스표권에 관한 전용사용권을 보유하더라도 원고가 위 등록서비스표를 원고의 조미김, 미역 제품 또는 그 포장지·포장용기, 제품의 광고 · 정가표 · 거래서류 ·간판 · 표찰 · 선물세트 · 홈페이지 · TV홈쇼핑 · 인터넷 쇼핑몰 등에 표시하여 사용하는 것은 위 서비스표의 사용에 해당하지 않는다. 이러한 행위는 피고의 이 사건 상표권을 침해하는 것에 해당한다.

[원고의 주장]

L가 위 서비스표권과 이 사건 상표권을 함께 보유하면서 영업하다가 이 사건 상표권만이 사해행위취소에 의해 강제로 분리되어 피고에게 귀속된 이 사건과 같은 특수한 경우에서는 상표법의 등록주의의 원칙이 적용될 수 없다. 이러한 경우에는 서비스표권자와 상표권자 중 어느 일방도 타방에게 표장의 사용금지를 청구할 수 없다. 이로 인한 수요자들의 오인, 혼동의 발생은 불가피한 것이고 권리가 중첩되는 부분에 의해 발생하는 상호간의 침해는 서비스표권자와 상표권자 양방이 수인해야 하는 문제이다.

[판단]

상표는 상품 출처의 식별을 목적으로 하는 것이고 서비스표는 무형적인 서비스의 제공 주체의 식별을 목적으로 하는 것으로서 상표권과 서비스표권은 그 표장이 동일, 유사하더라도 각 보호 영역을 달리 한다. 등록서비스표 또는 등록상표의 각 전용범위 내의 사용에 대하여는 서로 금지청구권이 발생하지 않지만, 각 전용범위 밖의 사용 행위에 대하여는 침해가 성립할 수 있고, 이 사건이 이에 해당한다. 원고의 위와 같은 주장은 이와 전제를 달리한 것으로서 받아들이기 어렵다.

다. 금지 및 폐기 청구

피고는 원고에 대하여 구 상표법 제65조에 따라 이 사건 각 표장의 사용 등 행위의 금지 및 그로 인한 조성물의 폐기를 청구할 수 있다. 피고는 이 사건 각 표장 또는 "삼부자" 표장의 사용 등 행위의 금지 및 그로 인한 조성물의 폐기를 선택적으로 청구하고 있다. 이 사건 각 표장의 금지 및 폐기를 인용하는 이상 '삼부자' 표장의 사용금지 등에 관하여는 별도로 판단하지 아니한다. 따라서 피고는 원고에 대하여 별지 제1목록 제2항의 각 표시로 특정된 이 사건 각 표장의 사용 등 행위의 금지 및 그로 인한 조성물의 폐기 청구를 주문 제1의 가. 1)항 및 2)항과 같이 청구할 수 있다.

라. 손해배상 청구

1) 손해배상책임의 발생

가) 타인의 상표권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정된다(대법원 2013. 7. 25. 선고 2013다21666 판결). 따라서 원고는 구 상표법 제66조의2 에 따라 2013. 9. 23.(피고의 이 사건 상표권 취득일)부터 현재까지의 이 사건 상표권 침해행위로 인한 피고의 손해를 배상할 의무가 있다.

한편, 구 상표법 제67조 제3항은 상표권자 등이 상표권 등의 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구하는 경우에 손해에 관한 상표권자 등의 주장·증명책임을 경감하는 취지의 규정이고, 손해의 발생이 없는 것이 분명한 경우까지 침해자에게 손해배상의무를 인정하는 취지는 아니다. 다만, 그 규정 취지에 비추어 보면, 손해의 발생에 관한 주장·증명의 정도는 손해 발생의 염려 내지 개연성의 존재를 주장·증명하는 것으로 족하다. 상표권자가 침해자와 동종의 영업을 하고 있는 것을 증명한 경우라면 특별한 사정이 없는 한 상표권 침해에 의하여 영업상의 손해를 입었음이 사실상 추정된다. 또한, 과거에 이미 상당기간 사용된 상표가 특정기간만 일시적으로 사용되지 않는 등 특별한 사정이 있는 경우에는 손해가 발생한 것으로 볼 수 있다.

이 사건 등록상표는 1988년경부터 사용되었고, 1994년 등록된 이후에도 지속적으로 사용되었다. 피고가 2013. 9. 23. 이 사건 상표권을 취득하였으나, 이 사건 상표권 취득이전부터 조미김 제조, 판매업을 영위하였고, 2013. 9. 23.부터 2013. 12. 31.까지의 기간 동안 일시적으로 이 사건 등록상표를 사용하지 않았을 뿐이다. 이러한 사정을 종합하여 보면, 피고는 2013. 9. 23.부터 2013. 12. 31.까지의 기간에도 원고의 상표권 침해에 의하여 손해를 입은 것으로 볼 수 있어 위 기간도 이 사건 상표권의 침해기간에 포함된다.

2) 손해배상의 범위

[피고의 주장]

피고는, 2014. 5. 19. 주식회사 X과 사이에 상표권 사용계약을 체결하고 위 회사로부터 이 사건 등록상표의 사용에 대한 대가로 총 매출액의 5%에 해당하는 사용료를 받고 있다. 이 사건 등록상표의 사용에 대하여 통상 받을 수 있는 금액은 상표 사용 제품 매출액의 5%에 해당하는 금액이 된다. 원고의 2013. 9. 1.부터 2015. 12. 31.까지의 총 매출액이 7,670,795,282 원이므로 피고가 위 기간 동안 원고로부터 이 사건 등록상표의 사용에 대하여 통상 받을 수 있는 금액 상당액은 383,539,764원(= 7,670,795,282원 × 5%)이다. 원고에 대하여 구 상표법 제67조 제3항에 따른 통상 사용료 상당액으로서 위 383,539,764원의 손해배상을 구한다.

[원고의 주장]

원고가 이 사건 등록상표를 사용한 조미김 제품뿐만 아니라 이 사건 등록상표를 사용하지 않는 다른 제품도 함께 판매하고 있다. 피고가 주장하는 원고의 총 매출액에는 이 사건 등록상표를 사용하지 않는 다른 제품에 관한 매출액이 포함되어 있다.

[판단]

법원은 상표권 침해행위에 관한 소송에서 손해의 발생은 인정되나 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 구 상표법 제67조 제1항 내지 제4항의 규정에 불구하고 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다(구 상표법 제67조 제5항).

2013. 9. 1.부터 2015. 12. 31.까지의 원고의 이 사건 각 표장을 사용한 조미김 제품의 판매로 인한 총 매출액은 7,670,795,282원이다(원고가 2016. 5. 17. 제출한 매출자료). 피고는 2014. 5. 19. 주식회사 X과 사이에 이 사건 등록상표의 사용에 대한 대가로 총 매출액의 5%에 해당하는 사용료를 받기로 상표권 사용계약을 체결하였다. 원고는 소외 주식회사 X에 대하여 손해배상청구를 하면서 '삼부자' 표장의 무단 사용으로 인한 손해가 매출액의 5%라고 주장하였다(다툼이 없는 사실, 변론 전체의 취지). 이러한 사정을 종합하면 이 사건 각 표장의 사용으로 인한 매출액의 5%에 해당하는 금액은 일응 이 사건 등록상표의 사용에 대하여 통상 받을 수 있는 사용료로 볼 수 있다. 피고가 이 사건 상표권을 취득한 2013. 9. 23.부터 현재까지의 기간 중 피고가 그 손해의 배상을 구하는 2015. 12. 31.까지 원고로부터 이 사건 등록상표의 사용에 대하여 통상 받을 수 있는 금액은 약 383,539,764원(= 7,670,795,282원 × 5%, 원 미만 버림)이라고 할 수 있다.

3) 소결론

원고는 피고에게 383,539,764원 및 이에 대하여 피고가 구하는 바에 따라 반소장 부본 송달 다음날인 2014. 10. 7.부터 원고가 그 지급의무의 존부 및 범위에 관하여 항쟁함이 타당하다고 인정되는 이 판결 선고일인 2016. 10. 27.까지는 민법에 규정된 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법에 규정된 연 15%의 각 비율에 의한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

4. 결론

그렇다면 피고의 반소청구는 위 인정범위 내에서 이유 있어 받아들이고, 나머지 반소청구는 이유 없어 이를 기각하여야 한다. 그런데 제1심 판결은 이와 일부 결론을 달리하여 부당하다. 당심에서 추가 및 확장된 피고의 청구를 일부 받아들여 제1심 판결 중 반소 부분을 변경하기로 한다.