가. 서적의 상표와 저작권을 이미 제3자에게 양도한 저자 등이 그 상표와 유사한 등록상표의 권리범위확인청구를 할 수 있는지 여부(소극)

나. 출원상표가 그 지정상품인 갑이 저작한 서적의 제호 내지 상표로서 출원 전부터 수요자들에게 현저하게 인식되어 있으나, 출원당시 갑으로부터 저작권을 양수한 을의 상표라는 사실은 널리 알려지지 아니한 경우 상표등록 가부(적극)

가. 현재 등록된 상표와 동일 또는 유사한 상표를 등록상표의 지정상품과 동종의 상품에 사용하고 있는 자는 구 상표법 제43조 에서 규정하고 있는 상표권의 권리범위확인청구를 할 수 있는 이해관계인에 당연히 포함되는 것이고, 등록상품이 서적인 경우, 그 서적의 상표와 저작권을 이미 제3자에게 양도한 저자나 저자로부터 상표와 저작권을 적법하게 양수하지 못한 자라고 하여 위 권리범위확인을 청구할 수 있는 이해관계인이 되지 못하는 것은 아니다.

나. 구 상표법 제8조 제2항 에 의하여 상표등록을 받기 위하여는 특정인이 상당한 기간동안 독점적, 계속적으로 상표로 사용하여 특정상품의 표지로 인식되고, 사용한 결과 수요자들이 그 상표를 누구인가의 상품표지로 승인하고 있어야 하지만, 현실로 특정한 자의 상품이라고 인식될 필요까지는 없어서 구체적으로 그 성명이나 명칭 등이 알려져야 하는 것은 아닌 것인바, 이 사건 등록상표가 그 지정상품인 갑이 저작한 영어참고서의 제호 내지 상표로서 출원전부터 계속하여 사용되어 옴으로써 소비자에게 현저하게 인식되었다면, 비록 그 출원당시 소비자간에 이 사건 상표가 갑으로부터 위 참고서의 저작권을 양수한 을의 상표라는 사실이 널리 알려지지 아니하였더라도, 소비자로서는 이 사건 상표가 위 영어참고서의 저자이든, 그로부터 저작권을 양수한 자이든 간에 위 영어참고서를 적법하게 제작 판매할 수 있는 저작권자의 상표임을 능히 알 수 있었을 것이므로 이 사건 등록상표는 위 상표법의 규정에 의하여 적법하게 등록될 수 있는 상표라고 할 것이다.

가. 구 상표법 (1990.1.13. 법률 제4210호로 개정되기 전의 것) 제43조 나. 같은 법 제8조 제2항

나. 대법원 1990.11.27. 선고 90후410 판결

안현필 외 1인 소송대리인 변리사 김용인 외 1인

백동혁 소송대리인 변리사 하문수 변호사 김진우 외 1인

특허청 항고심판소 1990.3.29. 자 88항당237 심결

원심결을 파기하여, 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.

1. 상고이유 제1점에 대하여

현재 등록된 상표와 동일 또는 유사한 상표를 등록상표의 지정상품과 동종의 상품에 사용하고 있는 자는 상표법 제43조 에서 규정하고 있는 상표권의 권리범위확인청구를 할 수 있는 이해관계인에 당연히 포함되는 것이고, 등록상품이 서적인 경우, 그 서적의 상표와 저작권을 이미 제3자에게 양도한 저자나 저자로부터 상표와 저작권을 적법하게 양수하지 못한 자라고 하여 위 권리범위확인을 청구할 수 있는 이해관계인이 되지 못하는 것은 아니다.

기록에 의하면, 심판청구인들은 이 사건 등록상표의 지정상품과 동종의 영어참고서를 저작하였거나, 또는 그 저작자로부터 저작권을 양수하여, 이 사건 등록상표와 동일 또는 유사한 (가)호 표장을 위 영어참고서에 부착하여 사용하고 있는 사실을 인정할 수 있으므로, 심판청구인들이 이 사건 심판청구를 할 수 있는 이해관계인이라고 한 원심의 판단은 옳고(원심결이 심판청구인이 “영어기초실력”의 저작자이고, 심판청구인 천기순이 “영어기초실력”의 저작권을 양수하였다고 설시한 부분 중 “영어기초실력”은 “영어 실력기초”의 오기로 보인다.) 여기에 소론과 같은 채증법칙을 위반한 위법이 없다. 논지는 이유 없다.

2. 상고이유 제2점에 대하여

원심은, 이 사건 (가)호 표장을 구성하고 있는 각 문자는 중·고등학교 참고서에 흔히 사용되는 특별현저성이 결여된 기술적 표장에 불과한 것으로서, 그 지정상품과 관련지어 볼 때, “영어실력을 향상시키는 기초적인 영어참고서”로 인식되므로, 이 사건 (가)호 표장은 참고서의 성질(품질, 효능, 용도)을 직접적으로 표기한 상표에 불과한 것으로 상표법 제26조 제2호 의 규정에 해당한다는 취지로 판단하고 있는바, 기록에 의하면, 원심결의 위와 같은 판단도 수긍이 되며, 한편 상표의 등록심사나 상표의 무효심판은 개별사안에 따라 개별적으로 판단되는 것으로서, 피심판청구인이 지정상품의 성질을 직접적으로 표시한 상표라도 전체적으로 보아 자타상품의 식별력이 있다고 하여 특허청에 의하여 등록된 사례가 있다고 주장하면서 그에 관한 증거를 들고 있으나, 위 사례가 이 사건 (가)호 표장의 경우와 동일한 것이라고 보여지지 아니하므로, 원심결에 소론과 같은 상표에 관한 특별현저성에 관한 법리오해나 이유불비 및 채증법칙위배의 위법이 있다고 할 수 없다. 논지는 이유 없다.

3. 상고이유 제3점에 대하여

상표법 제8조 제2항 에 의하면, 상품의 품질, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표라도 출원 전에 사용한 결과 수요자간에 그 상표가 누구의 상표인가가 현저하게 인식되어 있는 것은 등록을 받을 수 있도록 되어 있는바, 위 규정에 의하여 등록을 받기 위하여는 특정인이 상당한 기간동안 독점적, 계속적으로 상표로 사용하여 특정상품의 표지로 인식되고, 사용한 결과 수요자들이 그 상표를 누구인가의 상품표지로 승인하고 있어야 하지만, 현실로 특정한 자의 상품이라고 인식될 필요까지는 없어, 구체적으로 그 성명이나 명칭 등이 알려져야 하는 것은 아니다.

기록에 의하면, 이 사건 등록상표의 지정상품은 심판청구인 안현필이 저작한 중·고등학교용 영어참고서로서 1958년부터 안현필이 그 저작권을 소외 백형모에게 양도한 1973년까지 약 70만부나 판매되고, 그 후에도 이 사건 등록상표의 등록출원시까지 계속하여 판매되어 왔고, 위 기간동안 이 사건 등록상표가 위 영어참고서의 제호 내지 상표로서 계속하여 사용되어 옴으로써, 이 사건 등록상표는 소비자에게 현저하게 인식되었음을 알 수 있고, 비록 이 사건 상표의 출원당시 소비자간에 이 사건 상표가 위 참고서의 저작권자인 위 백형모의 상표라는 사실이 널리 알려지지 아니하였다고 하더라도, 소비자로서는 이 사건 상표가 위 영어참고서의 저자이든 그로부터 저작권을 양수한 자이든 간에 위 영어참고서를 적법하게 제작 판매할 수 있는 저작권자의 상표임을 능히 알 수 있었을 것이라서 이 사건 등록상표는 상표법 제8조 제2항 에 의하여 적법하게 등록될 수 있는 상표 이고, 따라서 이 사건 등록상표에 관한 상표권의 효력은 이 사건 등록상표와 동일 또는 유사한 이 사건 (가)호 표장에 미친다고 할 것이므로, 단지 이 사건 등록상표가 상표법 제8조 제2항 에 의하여 정당하게 등록된 상표라고 볼 수 없다고 판단한 원심결은 위 상표법 규정에 관한 법리오해나 이유불비의 위법이 있다고 하지 않을 수 없다. 논지는 이유 있다.

4. 그러므로 원심결을 파기하여 사건을 특허청 항고심판소에 환송하기로 관여 법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.