가. 상표의 등록 후 그 보다 선출원된 유사상표에 대한 거절사정이 확정된 경우 그 상표등록의 효력 유무(적극)

나. 선출원, 등록된 유사상표가 상표권의 포기로 말소등록되기 전에 한 상표등록의 효력 유무(소극)

가. 본건 등록상표보다 선출원된 인용상표가 본건 등록상표의 등록시점에서 선원의 지위를 가지고 있었다고 하더라도 본건 등록상표의 무효심판청구에 대한 원심결 이전에 인용상표에 대한 거절사정이 확정되었다면 상표법 제13조 제3항 의 규정에 의하여 그 선원의 지위는 처음부터 잃게 되므로 본건 등록상표는 등록시점에 있어서 상표법 제13조 제1항 이 정하는 인용상표에 의한 "최선출원"이라는 장해가 해소되어 그 등록의 효력에는 영향을 받지 않는다고 보아야 할 것이다.

나. 본건 등록상표와 유사한 상표로서 그 지정상품도 동일한 상표가 본건 등록상표의 출원 및 등록시에 선출원의 지위에 있었다면, 이것이 그후 상표권포기에 의하여 말소등록 되었더라도 이 상표권은 그 말소등록의 때부터 효력을 잃게 되므로 본건 등록상표는 상표법 제9조 제1항 제7호 에 의하여 등록을 받을 수 없는 것으로서 같은 법 제46조 제1호 에 해당되어 그 등록이 무효라고 할 것이다.

가. 상표법 제13조 제1항 , 제13조 제3항 나. 상표법 제9조 제1항 제7호 , 제33조

가.나. 대법원 1990.3.27. 선고 89후1011,1028,1035,89후1042 판결(동지) 나. 대법원 1987.11.24. 선고 87후58 판결(공1988,172)

안인택 소송대리인 변리사 정태련 외 1인

로드스타 싱가폴 피티이 리미티드 소송대리인 법무법인 한미합동법률사무소 담당변호사 유경희

특허청 1989.5.18.자 1987년 항고심판 당 제293,294,295,300호 심결

상고를 기각한다.

상고비용은 피심판청구인의 부담으로 한다.

피심판청구인 소송대리인 상고이유를 본다.

원심결 이유에 의하면, 원심은 피심판청구인의 본건 등록 상표 (1), (2), (3), (4)는 상품구분 제39류 "카세트테이프레코오더, 자동차용라디오, 카세트테이프장치,확성기, 안테나" 등을 지정상품으로 하여 (1)은 1985.10.22. 출원, 1986.12.30. 등록되었으며, 그 구성은 과 같이 된 도형과 문자의 결합상표이며, (2)는 1985.10.21. 출원, 1986.12.24. 등록되었고, 그 구성은 영문자로"Roadstar"와 같이 횡서표기하여 된 문자상표이며, (3)은 1985.10.21. 출원, 1986.12.24. 등록되었으며, 그 구성은 와 같이된 도형과 문자의 결합상표이고, 심판청구인이 내세우는 인용상표는 상품구분 제39류 "확성기, 안테나, 카세테이프레코오더, 자동차용라디오" 등을 지정상품으로 하여 1985.1.8. 출원, 1985.11.4. 거절사정 되었고, 1987.7.7. 그 거절사정이 확정되었으며 그 구성은 와 같이된 도형과 문자의 결합상표인 사실을 확정한 다음, 본건 등록상표 (1), (2), (3), (4)는 "로드스타"로 호칭되어 인식될 것이며 인용상표는 도형부분이 특별한 관념을 나타낸다고 볼 수 없고 문자인 '로드스타'로호칭되고 인식될 것이므로 본건 등록상표와 인용상표는 외관, 칭호, 관념면에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰할 때 외관상 차이나는 부분이 있으나 칭호 및 관념이 동일하여 오인·혼동의 염려가 있고 유사상표라 할 것이며 지정상품이 "확성기, 안테나" 등으로 동일하다고 판시하고, 이어 인용상표가 1987.7.7. 거절사정이 확정되었으나 본건 등록상표의 등록시점인 1986.12. 당시의 시점에서는 인용상표가 선원의 지위를 가지고 있었으니 여기에 상표법 제13조제3항 이 적용되어 선원의 지위가 상실되는 것은 아니므로 본건 등록상표는 상표법 제13조 제1항 의 규정에 위반되어 등록된 셈이 되므로 같은법 제46조 제1호 에 의하여 무효임을 면치 못한다고 판단하였다.

기록에 의하여 살펴보면, 원심이 본건 등록상표가 인용상표와 유사한 상표라고 설시와 같이 판단한 점은 수긍이 간다. 그러나 상표법 제13조 제3항 은"사정이나 심결이 확정되었을 때에는 그 출원에 대한 제1항 의 규정(선원주의)의 적용에 있어서는 처음부터 없었던 것으로 본다"고 규정하여 그 출원이 처음부터 없었던 것으로 간주되므로 인용상표는 원심결 이전인 1987.7.7. 위와 같이 거절사정의 확정으로 그 선원의 지위는 처음부터 잃게 되었으니 본건 등록상표는 등록시점에 있어서 상표법 제13조 제1항 이 정하는 인용상표에 의한"최선출원"이라는 장해가 해소되어 그 등록에 효력에는 영향을 받지 않는다고 보아야 할 것 이므로 이 점에 관한 논지는 수긍이 간다. 그러나 한편 기록에 의하면 본건 등록상표와 유사한 상표로서 1978.2.2. 선출원되어 1979.2.22. 등록된 'ROADSTAR'의 상표(지정상품도 동일하게 품구분 제39류의 카세트테이프레코오더 및 수종)가 있었고, 이것이 1978.1.16. 상표권포기에 의하여 말소등록되었으나 이 상표권은 그 말소등록의 때부터 효력을 잃게 되므로( 상표법 제33조 ) 본건 등록상표의 출원 및 등록시에는 선출원의 지위에 있었다고 할 것이고, 따라서 이 상표권이 위와 같이 그후에 소멸되었다 할지라도 본건 등록상표는 상표법 제9조 제1항 제7호 에 해당되어 등록을 받을 수 없다고 할것이다 ( 당원 1987.11.24.선고 87후58 판결 참조). 결국, 원심결의 판시에 있어서 상표법 제13조 의 선원주의의 적용에 있어서는 소론과 같은 법리오해가 있기는 하나 본건 등록상표는 상표법 제46조 제1호 ( 위 제9조 에 위반하여 등록된 경우등)에 해당되어 그 등록을 무효라고 판시한 결론에 있어서는 위와 취지를 같이하여 정당하고, 따라서 논지는 이유없음에 돌아간다.

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자의 부담으로 하기로 관여 법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.