[1] 구 상표법상 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표가 오랜 사용에 의하여 수요자들 사이에 현저하게 인식된 경우 비록 상표등록이 허용되고 있지 아니하였다고 하더라도 사용에 의한 식별력을 취득할 수 있는지 여부(적극)

[2] 등록상표 " "와 인용상표 " "에 공통으로 포함된 'CAMBRIDGE' 부분은 비록 현저한 지리적 명칭이기는 하나 오랜 사용에 의하여 수요자들 사이에 현저하게 인식됨으로써 사용에 의한 식별력을 취득하였으므로, 양 상표가 서로 유사하다고 본 사례

[1] 구 상표법(2001. 2. 3. 법률 제6414호로 개정되기 전의 것)상 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표에 대하여는 사용에 의한 식별력을 취득하였음을 이유로 한 상표등록이 허용되고 있지 아니하였다고 하더라도 이는 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표가 비록 사용에 의하여 수요자들 사이에 현저하게 인식되더라도 구 상표법상 상표로 등록될 수 없는 것에 불과할 뿐 사용에 의한 식별력의 취득 자체를 부정하는 것은 아니다.

[2] 등록상표 " "와 인용상표 " "에 공통으로 포함된 'CAMBRIDGE' 부분은 비록 현저한 지리적 명칭이기는 하나 오랜 사용에 의하여 수요자들 사이에 현저하게 인식됨으로써 사용에 의한 식별력을 취득하였으므로, 양 상표가 서로 유사하다고 본 사례.

[1] [2] 구 상표법(2001. 2. 3. 법률 제6414호로 개정되기 전의 것) 제6조 제2항 , 상표법 제7조 제1항 제7호

주식회사 캠브리지 (소송대리인 법무법인 화우 담당변호사 최공웅 외 2인)

북경아경과기개발유한공사(경정전 피고 : 주식회사 시피아이) (소송대리인 변리사 송윤기)

2003. 8. 29.

1. 특허심판원이 2003. 3. 28. 2002당2283호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.

주문과 같다.

1. 기초사실

[증거 : 갑 1 내지 3호증]

가. 이 사건 등록상표

(1) 등록번호 : 제518695호

(2) 출원일 / 등록일 : 2000. 7. 5. / 2002. 4. 25.

(3) 표장 :

(4) 등록권리자 : 피고(당초 '주식회사 시피아이'의 권리였다가, 2002. 12. 3. 피고에게 이전등록됨)

(5) 지정상품 : 상표법시행규칙 제6조 의 [별표 1] 상품류 구분 제25류 '가죽신, 검도복, 승마바지, 교복, 동정, 거들, 넥타이, 모자, 방수피복'

나. 인용상표들

(1) 인용상표 1

(가) 등록번호 : 제316493호

(나) 출원일 / 등록일 : 1994. 1. 25. / 1995. 6. 30.

(다) 표장 :

(라) 등록권리자 : 원고

(마) 지정상품 : 구 상표법시행규칙(1998. 2. 23. 통상산업부령 제83호로 개정되기 전의 것) 제6조 의 [별표 1] 상품류 구분 제45류 '예복, 신사복, 양복바지, 슈우트, 오우버코우트, 반코트, 잠바, 바지, 저고리, 두루마기, 스웨터, 카아디건, 조끼, 와이셔어츠, 스포츠셔어츠, 포올로셔어츠, 수영복, 잠옷, 양말, 장갑, 목도리, 넥타이, 모자, 혁대, 서스펜더, 멜빵, 넥타이핀, 버클, 단추, 손수건'

(2) 인용상표 2

(가) 등록번호 : 미등록

(나) 출원일 / 등록일 : 미등록

(다) 표장 :

(라) 사용자 : 원고

(마) 사용상품 : "신사복"

다. 이 사건 심결의 경위

원고는 주식회사 시피아이를 상대로 이 사건 등록상표는 주지·저명한 인용상표들과 동일 또는 유사하므로 상표법 제7조 제1항 제7호 , 제9호 , 제10호 , 제11호 에 각 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 상표법 제71조 제1항 제1호 에 기하여 등록무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 2002당2283호로 심리하여, 2003. 3. 28. 아래 라.항 기재와 같은 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

라. 이 사건 심결 이유의 요지

(1) 상표법 제7조 제1항 제7호 해당 여부

이 사건 등록상표와 인용상표들이 유사한지 여부에 관하여 보건대, 전체적인 외관은 도형 및 문자 부분이 모두 동일하지 아니하여 상이하고, 호칭 및 관념은, 이 사건 등록상표와 인용상표들이 모두 'CAMBRIDGE'를 공통의 구성요소로 하고 있어 간단히 '캠브리지'만으로 호칭 및 관념될 수 있으나, 위 'CAMBRIDGE' 부분은 상표법 제6조 제1항 제4호 의 상표등록의 소극적 요건의 하나인 현저한 지리적 명칭에 해당하여 식별력이 있다고 볼 수 없고, 현저한 지리적 명칭에 대한 사용에 의한 식별력은 이 사건 등록상표의 출원일(2000. 7. 6.) 이후인 2001. 2. 3. 개정된 상표법에 의하여 비로소 상표등록요건으로 인정되었을 뿐 이 사건 등록상표의 출원 당시에는 현저한 지리적 명칭에 대하여 사용에 의한 식별력이 인정되고 있지 아니하였으므로, 위 'CAMBRIDGE' 부분은 식별력이 없는 부분으로서 유사 여부의 판단에 있어서 요부가 될 수 없고, 이 사건 등록상표와 인용상표들 중 위 'CAMBRIDGE' 부분을 제외한 나머지 부분의 호칭 및 관념은 상이하므로, 이 사건 등록상표와 인용상표들은 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 볼 때 서로 유사하지 아니한 상표로서 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당하지 않는다.

(2) 상표법 제7조 제1항 제9호 내지 제11호 해당 여부

상표법 제7조 제1항 제9호 내지 제11호 중 어느 하나에 해당하기 위해서는 양 상표가 서로 동일 또는 유사하여 수요자가 오인·혼동할 가능성이 있음을 전제로 하고 있는바, 이 사건 등록상표와 인용상표들은 서로 유사하지 아니하므로 나머지 점에 관하여 더 이상 살필 필요 없이 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제9호 내지 제11호 에 해당하지 않는다.

(3) 따라서 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제7호 , 제9호 내지 제11호 에 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다는 원고의 주장은 받아들일 수 없다.

2. 이 사건 심결의 적법 여부에 관한 당사자들의 주장

가. 원고 주장의 심결 취소사유

(1) 원고는 1977. 3. 21.부터 현재까지 '캠브리지(CAMBRIDGE)'를 핵심모티브로 한 인용상표들을 신사복 브랜드로 꾸준히 사용하여 왔고, 각종 언론에서도 인용상표들을 '캠브리지(CAMBRIDGE)'만으로 호칭하고 있으며, 일반 수요자들 역시 인용상표들을 원고의 의류 브랜드로 인지하고 있는 점에 비추어 볼 때, 인용상표들은 국내 일반 수요자들에게 이미 널리 알려진 주지·저명한 상표이다.

(2) 'CAMBRIDGE' 부분은 현저한 지리적 명칭에 해당하므로 상표법 제6조 제1항 제4호 에 의하여 상표로서 등록될 수는 없으나, 그와 같은 이유만으로 당연히 식별력이 없다고 단정할 수 없고, 오히려 위 'CAMBRIDGE' 부분은 신사복과 관련하여 국내 일반 수요자들에게 인용상표들 또는 그것이 표시된 신사복을 표시하는 것으로 널리 알려짐으로써 사용에 의한 식별력을 취득하였다.

(3) 이 사건 등록상표와 인용상표 1은 모두 'CAMBRIDGE' 부분을 공통으로 포함하고 있고 그 부분이 전체 구성에 일련 불가분적으로 결합되어 있지 아니한 이상 양 상표는 'CAMBRIDGE'만으로 분리되어 호칭, 인식될 것이므로 그 표장이 서로 유사하고 지정상품도 유사하므로 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당한다.

(4) 이 사건 등록상표와 인용상표 2는 모두 'CAMBRIDGE' 부분을 공통으로 포함하고 있어 그 표장이 서로 유사하고 지정상품도 유사하므로 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제9호 에 해당한다.

(5) 상표법 제7조 제1항 제10호 는 저명상표의 경우 그와 비교되는 어떤 상표가 유사상표라고 할 수는 없더라도 구성의 모티브, 아이디어 등을 비교하여 그 상표에서 타인의 저명상표 또는 상품 등이 용이하게 연상되거나 타인의 상표 또는 상품 등과 밀접한 관련성이 있는 것으로 인정되어 상품의 출처에 오인·혼동을 일으킬 염려가 있는 경우에 적용되는 것이므로, 인용상표들의 주지·저명성에 대한 검토 없이 단지 이 사건 등록상표와 유사하지 않다는 이유만으로 위 규정에 해당하지 않는다고 한 이 사건 심결은 위법하다.

(6) 인용상표들은 신사복과 관련하여 적어도 특정인의 출처로 인식될 것이므로 그와 유사한 표장을 유사한 지정상품에 사용한 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호 에 해당한다.

나. 피고 주장

(1) '케임브리지' 또는 'CAMBRIDGE'는 현저한 지리적 명칭에 해당하여 식별력이 없고, 이 사건 등록상표의 출원일 당시 시행되고 있던 구 상표법(2001. 2. 3. 법률 제6414호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제2항 에 의하면 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표에 대하여는 사용에 의한 식별력이 인정되고 있지 아니하였으며, 위 'CAMBRIDGE' 부분을 포함하는 'UNIVERSITY OF CAMBRIDGE'라는 상표가 선등록상표인 인용상표 1에도 불구하고 상표로 등록된 점에 비추어 보더라도 그 식별력을 인정할 수 없다.

(2) 이 사건 등록상표와 인용상표들은 그 전체적인 외관이 상이하고, 호칭 및 관념에서도 식별력이 없는 위 'CAMBRIDGE' 부분을 제외한 나머지 부분을 대비하면 그 요부가 서로 다르므로, 양 상표들은 전체적으로 유사하지 않은 상표이다.

(3) 상표법 제7조 제1항 제9호 내지 제11호 는 양 상표가 서로 동일 또는 유사하여 수요자가 오인·혼동을 할 가능성이 있음을 전제로 하는 것이나, 이 사건 등록상표와 인용상표들이 서로 유사하지 아니한 이상 이 사건 등록상표는 그 주지·저명성에 관하여 살펴볼 필요 없이 상표법 제7조 제1항 제9호 내지 제11호 에 해당하지 않는다.

(4) 원고가 제출한 증거들만으로는 인용상표들이 주지·저명하다는 점을 인정하기 부족하다.

3. 이 사건 심결의 적법 여부에 대한 판단

가. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당하는지 여부

(1) 이 사건 등록상표와 인용상표 1의 유사 여부

상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 외관·호칭·관념 등의 점에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있는지의 여부에 의하여 판별되어야 하고, 문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성 부분이 결합된 결합상표는 반드시 그 구성 부분 전체에 의하여 호칭·관념되는 것이 아니라 각 구성 부분이 분리관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있는 것이 아닌 한 그 구성 부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭·관념될 수도 있는 것이고, 또 하나의 상표에서 두 개 이상의 칭호나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 호칭·관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다( 대법원 2000. 10. 27. 선고 2000후815 판결 ).

이 사건 등록상표와 인용상표 1의 외관을 살펴보면, 이 사건 등록상표는 왕관과 비슷한 형상의 도형과 그 밑에 'MANIA CAMBRIDGE'라는 영문자가 결합하여 구성된 상표이고, 인용상표 1은 'CAMBRIDGE MEMBERS'라는 영문자와 원형에 유사한 형상의 도형 및 '캠브리지 멤버스'라는 한글이 상하로 순차 결합하여 구성된 상표로서, 양 상표의 전체적인 외관은 상이하다.

양 상표의 호칭 및 관념에 대하여 보건대, 양 상표의 각 도형 부분은 모두 특별한 호칭이나 관념을 가진다고 볼 수 없으므로 양 상표는 도형 부분을 제외한 나머지 문자 부분만으로 분리되어 호칭·관념될 것이고, 한편 이 사건 등록상표의 문자 부분은 'MANIA'와 'CAMBRIDGE'의 결합으로, 인용상표 1의 문자 부분은 'CAMBRIDGE'와 'MEMBERS' 및 그 한글음인 '캠브리지'와 '멤버스'의 결합으로 각 구성되어 있는바, 위 각 문자 부분의 각 구성부분이 분리 관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 볼 만한 사정이 없고 또한 그러한 결합으로 인하여 특별한 관념을 형성하는 것도 아니므로 양 상표는 위 각 문자 부분의 각 구성부분만으로 분리되어 호칭·관념될 수 있다고 할 것이고, 만일 양 상표가 'CAMBRIDGE' 부분만으로 분리되어 호칭·관념될 경우 양 상표는 그 호칭 및 관념이 동일하다.

피고는 양 상표에 공통으로 포함된 'CAMBRIDGE' 부분이 현저한 지리적 명칭이므로 식별력이 없어 요부가 될 수 없다고 주장하므로 살피건대, 을 1, 2호증의 각 1 내지 3의 각 기재에 의하면 영문자 'CAMBRIDGE'는 '영국 남동부의 도시, (그 도시의) CAMBRIDGE 대학'을 뜻하는 단어인 사실을 인정할 수 있고 반증이 없고, 상표법 제6조 제1항 제4호 는 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있기는 하나, 한편 갑 4호증의 1, 2, 갑 5 내지 8호증, 갑 9호증의 1, 2, 갑 10 내지 12호증의 각 기재 및 변론의 전취지를 종합하면 원고는 1977. 3. 21.부터 자신이 제조·판매하는 신사복에 '캠브리지(CAMBRIDGE)'라는 상표를 사용하기 시작하였고, 1987. 9. 11.부터는 신사복, 양복바지 등 남성의류에 '캠브리지 멤버스(CAMBRIDGE MEMBERS)'라는 상표를 사용하기 시작하였으며, 1994. 1. 25. 위 '캠브리지 멤버스(CAMBRIDGE MEMBERS)'라는 문자를 포함하여 구성한 인용상표 1에 대하여 상표등록출원을 하여 1995. 6. 30. 원고 명의로 상표등록을 마친 후 이를 신사복, 캐주얼의류 등에 현재까지 사용하여 온 사실, 원고는 1977. 3. 21. 위 '캠브리지(CAMBRIDGE)'라는 상표를 사용하기 시작하면서부터 그 상표를 사용한 제품에 대하여 지속적으로 광고를 하여 왔고, 인용상표 1의 홍보를 위하여 1998.경에는 약 6억 원을, 1999. 및 2000.경에는 각각 약 13억 원을 광고비로 지출한 사실, 컨슈머뉴스가 1999. 10.경 실시한 '99 글로벌 소비자 선호대상' 설문조사 결과 남성정장 부문에서 인용상표 1을 부착한 제품이 대상으로 선정되었고, 한국섬유경제신문이 1999. 11. 20.부터 같은 달 25.까지 실시한 '26-37세 남성소비자의 구매행동 조사'에서 현재 보유하고 있는 남성복 브랜드, 자주 입는 남성복 브랜드, 구매희망 남성복 브랜드 부문에서 모두 인용상표 1이 1위로 선정되었으며, 한국리서치가 1999. 12. 17. 실시한 '99 소비자 주권 대상' 조사 결과 인용상표 1을 부착한 제품이 갤럭시, 맨스타 등 다른 상표들보다 고객만족도가 높고 이미지가 좋은 것으로 나타났고, 우먼타임스라는 잡지사가 2001. 2.경 실시한 '여성소비자가 뽑은 최고 명품 대상' 설문조사 결과 남성정장 부문에서 인용상표 1을 부착한 제품이 최고 명품 대상으로 선정된 사실, 인용상표 1은 각종 언론매체에서 원고의 신사복 등 남성 의류에 관하여 '캠브리지 멤버스'라는 명칭 외에 그 약칭인 '캠브리지'만으로도 자주 호칭되었고, 리써치 인터내셔날 코리아(Research International Korea)가 2001. 7. 2.부터 같은 달 14.까지 실시한 소비자들의 인식 조사 결과 전체 응답자의 86%가 '캠브리지 멤버스'를 인지하고 있었고 전체 응답자의 95.3%가 '캠브리지'를 원고의 남성 의류 브랜드로 인지하고 있었던 것으로 나타나는 등 인용상표 1 및 그 약칭인 '캠브리지(CAMBRIDGE)'는 국내 남성 의류 시장에서의 인지도, 시장점유율 등에서 선두권을 유지하고 있는 사실을 인정할 수 있고 반증이 없는 점에 비추어 볼 때 인용상표 1 및 그 약칭인 '캠브리지(CAMBRIDGE)'는 원고에 의하여 오랫동안 꾸준히 사용되어 옴으로써 거래자나 일반 수요자들 사이에 원고가 제조·판매하는 신사복 등 남성 의류 상품을 표시하는 상표로 널리 인식된 것으로 보이므로, 이 사건 등록상표 및 인용상표 1에 공통으로 포함된 'CAMBRIDGE' 부분이 그 지정상품에 대한 관계에서 현저한 지리적 명칭이라는 이유만으로 식별력이 없다고 볼 수 없으므로, 위 주장은 이유 없다.

피고는 다시 이 사건 등록상표의 출원 당시 시행되고 있던 구 상표법상 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표에 대하여는 사용에 의한 식별력이 인정되고 있지 아니하였으므로 이 사건 등록상표의 일부 구성인 'CAMBRIDGE'의 식별력이 인정될 수 없다고 주장하나, 구 상표법상 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표에 대하여는 사용에 의한 식별력을 취득하였음을 이유로 한 상표등록이 허용되고 있지 아니하였다고 하더라도 이는 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표가 비록 사용에 의하여 수요자들 사이에 현저하게 인식되더라도 구 상표법상 상표로 등록될 수 없는 것에 불과할 뿐 사용에 의한 식별력의 취득 자체를 부정하는 것은 아니므로, 위 주장도 이유 없다.

(2) 이 사건 등록상표와 인용상표 1의 지정상품의 유사 여부

이 사건 등록상표 및 인용상표 1의 지정상품은 모두 의류, 신발, 모자 등 의복류 및 그에 직접 관련된 장식 용품들로서 그 용도, 품질, 생산자, 판매경로 및 소비자의 범위를 같이 하고 있으므로 양 상표의 지정상품은 서로 동일 또는 유사하다.

(3) 따라서 이 사건 등록상표는 선등록상표인 인용상표 1과 호칭 및 관념이 유사하여 일반 수요자나 거래자로 하여금 지정상품의 출처에 대하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있으므로 양 상표는 서로 유사한 상표에 해당하고, 그 지정상품 역시 서로 동일 또는 유사하므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당한다.

나. 소결론

따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당하는 이상 나머지 상표법 제7조 제1항 제9호 내지 제11호 에 해당하는지 여부에 관하여 나아가 살필 것도 없이 상표로서 등록될 수 없다고 할 것인바, 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.

4. 결론

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.