[1] 심판청구인이 현실적으로 실시하지 않고 실시할 계획도 없는 확인대상 발명에 대한 소극적 권리범위확인심판청구가 확인의 이익을 갖는지 여부(소극)

[2] 소극적 권리범위확인심판의 경우 심판청구인이 확인대상 발명을 정확하게 특정하여야 할 의무에 있어서 적극적 권리범위확인심판의 경우보다 그 정도가 높은지 여부(적극)

[3] "실외조명등용 보호구의 성형방법"이라는 명칭의 특허발명의 권리자를 상대로 제기한 소극적 권리범위확인심판 청구가 현재 실시하지 아니하고 있으며 장래에도 실시할 가능성이 없는 발명을 확인대상 발명으로 삼아 제기한 것으로서 심판청구의 이익이 없는 부적법한 것이라고 한 사례

[1] 특허권자가 아닌 이해관계인이 자신의 발명이 특허권의 권리범위에 속하지 아니함을 구체적으로 확정하기 위한 소극적 권리범위확인심판을 청구하기 위하여는, 자신이 현재 실시하고 있거나 장래에 실시하려고 하는 기술에 관하여 특허권자로부터 권리의 대항을 받는 등으로 법적 불안을 가지고 있는 경우에 한하여, 그리고 이러한 법적 불안을 제거하기 위하여 소극적 권리범위확인심판을 받는 것이 효과적인 수단이 되는 경우에 한하여 심판청구의 이익이 인정되어 심판청구가 가능하다고 할 것이고, 따라서 심판청구인이 심판의 대상으로 삼고 있는 확인대상 발명이 자신이 현실적으로 실시하고 있는 발명과 다르다면, 설령 발명의 요지가 같아서 동일성이 있는 발명이라고 볼 수 있다 한들 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 심결이 확정되어도 그 기판력은 확인대상 발명에만 미치는 것이지 이와 다른 현실적으로 실시하고 있는 발명에는 미친다고 볼 수 없으므로 심판청구인이 현실적으로 실시하지 않고 실시할 계획도 없는 확인대상 발명에 대한 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하므로 각하되어야 한다.

[2] 소극적 권리범위확인심판의 경우 심판청구인이 스스로 확인대상 발명의 실시자에 해당하기 때문에 확인대상 발명을 정확하게 특정하여야 할 의무에 있어서 피심판청구인의 실시 발명에 대하여 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 특정하여야 하는 적극적 권리범위확인심판의 경우보다 그 정도가 더 높다.

[3] "실외조명등용 보호구의 성형방법"이라는 명칭의 특허발명의 권리자를 상대로 제기한 소극적 권리범위확인 심판청구가 현재 실시하지 아니하고 있으며 장래에도 실시할 가능성이 없는 발명을 확인대상 발명으로 삼아 제기한 것으로서 심판청구의 이익이 없는 부적법한 것이라고 한 사례.

[1] 실용신안법 제50조 [2] 실용신안법 제50조 [3] 실용신안법 제50조

[1] 대법원 1996. 3. 8. 선고 94후2247 판결(공1996상, 1257) 대법원 2003. 6. 10. 선고 2002후2419 판결(공2003하, 1548)

조진주 (소송대리인 특허법인 다래 담당변리사 김희근)

미아전기 주식회사 (소송대리인 변리사 정순원)

2004. 3. 26.

1. 특허심판원이 2003. 4. 30. 2002당1486호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.

주문과 같다.

1. 이 사건 심결의 경위

[증거: 갑1 내지 3호증]

가. 이 사건 등록고안의 내용

원고가 권리자이며 "실외조명등용 보호구의 성형방법"이라는 명칭의 이 사건 특허발명(등록번호 제171223호, 1992. 9. 22. 출원, 1998. 10. 19. 등록)은 열가소성 수지를 사용한 패리슨(parison) 성형시 패리슨 모든 부위 두께가 일정하고 균일하며 견고한 실외조명등용 보호구를 용이하게 제조할 수 있게 하는 실외조명등용 보호구의 성형방법에 관한 것으로 자세한 내용은 별지 1 기재와 같다.

나. 이 사건 심판청구와 심결의 내용

피고는 이 사건 특허발명의 권리자인 원고를 상대로 하여, 별지 2 기재와 같은 피고의 확인대상 고안은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 소극적 권리범위확인심판을 청구하였고, 특허심판원은 이 심판청구 사건을 2002당1486호로 심리하여 2003. 4. 30. 피고가 심판청구 후에 제출한 확인대상 발명에 대한 추가설명서와 추가도면은 심판청구의 요지변경에 해당하여 받아들일 수 없고 본래의 설명서와 도면에 의하면 패리슨의 성형을 위한 코아 금형과 캐비티 금형 간의 형성구조 및 공기취입구의 구조에 대한 코아 금형의 구성에 있어서 이 사건 특허발명과 확인대상 발명은 차이가 있다는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

2. 이 사건 심결의 적법 여부

가. 원고 주장의 심결 취소사유

(1) 이 사건 특허발명의 기술적 특징은 실외조명등용 보호구의 두께를 균일하게 하기 위하여 불균일한 두께의 패리슨을 채택하고 있다는 것인데, 확인대상 발명에는 완제품의 두께와는 무관한 구성요소인 하부마개(46) 등에 대하여만 설명되어 있을 뿐 실외조명등용 보호구의 두께를 균일하게 성형하기 위한 기술적 수단이 특정되어 있지 아니하여 이 사건 특허발명과 대비하기에 충분한 특정이 이루어지지 아니하였으므로 이 사건 심판청구는 부적법한 것이고 그럼에도 불구하고 이를 보정하게 하거나 각하하지 아니하고 본안판단에 나아간 이 사건 심결은 부적법한 것이다.

(2) 이 사건 특허발명과 확인대상 발명의 차이점은 단순한 설계변경이나 균등수단의 차이에 불과하므로 확인대상 발명은 이 사건 특허권의 권리범위에 속한다.

나. 이 사건 심판청구의 적법 여부

먼저, 직권으로 이 사건 심판청구가 적법한 것인지 여부에 대하여 살피건대, 특허법 제135조 가 정하고 있는 권리범위확인심판은 특허권의 효력의 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하기 위한 것( 대법원 1991. 3. 27. 선고 90후373 판결 참조)으로서 심판청구의 이익이 있는 경우에 한하여 심판을 제기할 수 있다고 할 것이고, 이 사건 심판청구와 같이 특허권자가 아닌 이해관계인이 자신의 발명이 특허권의 권리범위에 속하지 아니함을 구체적으로 확정하기 위한 소극적 권리범위확인심판을 청구하기 위하여는, 자신이 현재 실시하고 있거나 장래에 실시하려고 하는 기술에 관하여 특허권자로부터 권리의 대항을 받는 등으로 법적 불안을 가지고 있는 경우에 한하여, 그리고 이러한 법적 불안을 제거하기 위하여 소극적 권리범위확인심판을 받는 것이 효과적인 수단이 되는 경우에 한하여 심판청구의 이익이 인정되어 심판청구가 가능하다고 할 것이고, 따라서 심판청구인이 심판의 대상으로 삼고 있는 확인대상 발명이 자신이 현실적으로 실시하고 있는 발명과 다르다면, 설령 발명의 요지가 같아서 동일성이 있는 발명이라고 볼 수 있다 한들 확인대상 발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 심결이 확정되어도 그 기판력은 확인대상 발명에만 미치는 것이지 이와 다른 현실적으로 실시하고 있는 발명에는 미친다고 볼 수 없으므로 심판청구인이 현실적으로 실시하지 않고 실시할 계획도 없는 확인대상 발명에 대한 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하므로 각하되어야 하며( 대법원 1996. 3. 8. 선고 94후2247 판결 참고), 더욱이 소극적 권리범위확인심판의 경우 심판청구인이 스스로 확인대상 발명의 실시자에 해당하기 때문에 확인대상 발명을 정확하게 특정하여야 할 의무에 있어서 피심판청구인의 실시 발명에 대하여 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 특정하여야 하는 적극적 권리범위확인심판의 경우보다 그 정도가 더 높다고 할 것이다.

돌아와 이 사건에 관하여 보건대, 피고는 제1차 변론준비절차에서 현재 피고가 실시하고 있는 발명은 확인대상 발명이 아니라 그보다 더 진보된 유형이며 확인대상 발명은 앞으로도 실시할 계획이 없음을 스스로 자인하고 있는바{피고는 그 후 현재 실시하고 있는 발명과 확인대상 발명 사이에 넥(neck) 부분에 미세한 차이가 있다는 것을 진술한 것이지 확인대상 발명을 실시하지 않는다거나 앞으로도 실시할 가능성이 없다는 것은 아니며, 피고가 실제로 실시하고 있는 발명은 넥 부분에 단이 형성되고 하단의 두께보다 얇게 성형되어 있으며 이러한 내용은 공지·공용의 기술에 불과한 것이므로 확인대상 발명은 실질적으로 피고가 실시하고 있는 발명과 동일한 것이라고 주장하나 이를 인정할 증거가 없을 뿐 아니라, 설령 확인대상 발명과 자기 자신이 실시하는 발명이 실질적으로는 크게 다를 바가 없다고 하더라도 심결의 대상은 피고가 최초에 특정한 확인대상 발명에 한정된다고 할 것이다.}, 그렇다면 피고가 제기한 이 사건 심판청구는 피고가 현재 실시하지 아니하고 있으며 장래에도 실시할 가능성이 없는 발명을 확인대상 발명으로 삼아 제기한 소극적 권리범위확인심판으로서 설령 피고가 구하는 바대로의 심결을 받는다고 하더라도 피고가 실시하거나 실시하고자 하는 발명에 대하여는 아무런 효력을 가지지 아니하여 피고의 법적 불안을 해소하는 데 아무런 도움이 되지 않아 그 심판청구의 이익이 없는 부적법한 것인바, 이 사건 심결은 이를 간과하고 본안에 나아가 이 사건 등록고안과 확인대상 고안을 대비하여 판단한 위법이 있다.

3. 결 론

따라서 이 사건 심결은 나아가 원고가 주장하는 위법사유에 대하여 살펴볼 필요 없이 위법하므로 이를 취소한다.

[별 지] : 이 사건 특허발명 및 확인대상 발명에 대한 설명서 및 도면 생략