[1] 특허권자가 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다는 내용의 적극적 권리범위확인심판을 청구한 경우, 심판청구인이 특정한 확인대상발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명 사이에 동일성이 인정되지 아니하면, 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다는 심결이 확정된다고 하더라도 그 심결은 심판청구인이 특정한 확인대상발명에 대하여만 효력을 미칠 뿐 실제 피심판청구인이 실시하고 있는 발명에 대하여는 아무런 효력이 없으므로, 피심판청구인이 실시하지 않고 있는 발명을 대상으로 한 그와 같은 적극적 권리범위확인 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하여 각하되어야 한다. [2] 확인대상발명의 금형은 철판소재가 투입되는 입구 측에 배치된 연결핀 삽입구멍 펀칭기(A)에 의해서만 거푸집 간격유지구의 연결핀 삽입구멍을 펀칭하는 형태로 되어 있음에 반하여, 확인대상발명의 금형은 철판소재가 투입되는 입구 측에 배치된 제1 커터군(51) 및 철판소재의 양측 외면부와 중앙부에 배치된 제2 커터군(52)에 의해서 거푸집 간격유지구의 통공부를 펀칭하는 형태로 되어 있는 등의 차이가 있고, 이에 따라 철판소재가 가공되어 가는 패턴 및 간격유지구의 각 부분별 가공 순서에도 차이가 있으므로, 확인대상발명은 실시주장발명과 동일하다고 할 수 없다고 한 사례.

적극적 권리범위확인심판에서 심판청구인이 특정한 확인대상발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명 사이에 동일성이 인정되지 않는 경우, 확인의 이익이 있는지 여부(소극) 및 이 경우 발명의 동일성의 의미

특허법 제135조

대법원 2003. 6. 10. 선고 2002후2419 판결 (공2003하, 1548)

미래테크 주식회사 (소송대리인 변리사 김인기 외 2인)

주식회사 문화스틸 (소송대리인 변리사 조정환)

특허법원 2011. 9. 1. 선고 2011허2572 판결

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

상고이유를 판단한다.

1. 특허권자가 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다는 내용의 적극적 권리범위확인심판을 청구한 경우, 심판청구인이 특정한 확인대상발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명 사이에 동일성이 인정되지 아니하면, 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다는 심결이 확정된다고 하더라도 그 심결은 심판청구인이 특정한 확인대상발명에 대하여만 효력을 미칠 뿐 실제 피심판청구인이 실시하고 있는 발명에 대하여는 아무런 효력이 없으므로, 피심판청구인이 실시하지 않고 있는 발명을 대상으로 한 그와 같은 적극적 권리범위확인 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하여 각하되어야 한다 ( 대법원 2003. 6. 10. 선고 2002후2419 판결 등 참조). 그리고 이 경우 확인대상발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명의 동일성은 피심판청구인이 확인대상발명을 실시하고 있는지 여부라는 사실확정에 관한 것이므로 이들 발명이 사실적 관점에서 같다고 보이는 경우에 한하여 그 동일성을 인정하여야 한다.

2. 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심 판시 확인대상발명의 금형은 철판소재가 투입되는 입구 측에 배치된 연결핀 삽입구멍 펀칭기(A)에 의해서만 거푸집 간격유지구의 연결핀 삽입구멍을 펀칭하는 형태로 되어 있음에 반하여, 원심 판시 실시주장발명의 금형은 철판소재가 투입되는 입구 측에 배치된 제1 커터군(51) 및 철판소재의 양측 외면부와 중앙부에 배치된 제2 커터군(52)에 의해서 거푸집 간격유지구의 통공부를 펀칭하는 형태로 되어 있는 등의 차이가 있고, 이에 따라 철판소재가 가공되어 가는 패턴 및 간격유지구의 각 부분별 가공 순서에도 차이가 있으므로, 확인대상발명은 실시주장발명과 동일하다고 할 수 없다. 따라서 원고의 이 사건 적극적 권리범위확인 심판청구는 피고가 실시하고 있다고 할 수 없는 발명을 대상으로 한 것으로서 확인의 이익이 없으므로 부적법하여 각하되어야 한다.

그럼에도 원심은, 확인대상발명의 금형에는 펀칭기(A), 절단기(B)(C), 절단칼(D)이, 실시주장발명의 금형에는 제1, 2, 3, 4 커터군(51)(52)(53)(54)이 각 일체로 형성되어 있는 점 및 철판소재가 위 각 금형에서 순차적으로 이동하면서 거푸집 간격유지구가 제조되는 점 등에서 차이가 없으므로 이들 발명이 실질적으로 동일하다는 이유를 들어 원고의 이 사건 심판청구에 확인의 이익이 있다고 판단하였으니, 이러한 원심판결에는 확인대상발명과 실시주장발명 사이의 동일성 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

3. 그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 민일영(재판장) 이인복 박보영(주심) 김신