[1] 적극적 권리범위확인심판에서 피심판청구인이 대비되는 발명을 실시하고 있다는 사실에 대한 증명책임의 소재(=심판청구인) 및 대비되는 발명이 피심판청구인이 실시하고 있는 발명과 동일하여 확인의 이익이 있는지 여부가 법원의 직권조사사항인지 여부(적극)

[2] 적극적 권리범위확인심판에서 심판청구인이 특정한 확인대상발명과 피심판청구인의 실시발명은 구성이 동일하지 않아 전체적으로 다른 발명이므로, 피심판청구인이 실시하고 있지 않는 발명을 확인대상발명으로 하는 심판청구인의 적극적 권리범위확인심판청구는 부적법하다고 한 사례

[1] 적극적 권리범위확인심판청구에 대한 심판사건에서 피심판청구인이 대비되는 발명을 실시하고 있다는 사실에 대한 증명책임은 심판청구인에게 있고, 대비되는 발명이 피심판청구인이 실시하고 있는 발명과 동일하여 확인의 이익이 있는지 여부는 심판의 적법요건으로서 특허심판원이나 법원이 직권으로 이를 조사하여 밝혀야 할 사항이다.

[2] 적극적 권리범위확인심판에서 심판청구인이 특정한 확인대상발명과 피심판청구인의 구성이 동일하지 않아 전체적으로 다른 발명이므로, 피심판청구인이 실시하고 있지 않는 발명을 확인대상발명으로 하는 심판청구인의 적극적 권리범위확인심판청구는 부적법하다고 한 사례.

[1] 특허법 제135조 [2] 특허법 제135조

원고 주식회사 (소송대리인 변리사 양성보)

피고 주식회사 (소송대리인 리앤목 특허법인 담당변리사 신재호)

2007. 5. 15.

1. 특허심판원이 2006. 8. 31. 2005당1799호 사건에 관하여 한 심결 을 취소한다.

2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

주문 제1항과 같다.

1. 기초 사실

[인정 근거 : 다툼 없는 사실, 갑 제1, 3호증]

원고는 2002. 11. 18. 출원하여 2003. 12. 12. 등록번호 제412510호로 특허등록받고 명칭이 “이종 통신망을 이용한 인스턴트 로그인 사용자 인증 및 결제방법과 그 시스템”인 별지 1.항 기재 이 사건 등록발명(이하 그 청구범위 중 개별 청구항을 가리킬 때는 ‘이 사건 제11항 발명’ 등이라 한다)의 특허권자이고, 이 사건 등록발명은 웹사이트의 서비스를 이용할 때 그 사용자를 인증하고 서비스 이용요금을 결제하기 위한 방법과 그 시스템에 관한 것으로, 종래 사용자 등록 절차나 1회용 비밀번호를 사용하는 방법 등에서 나타나는 번잡한 절차를 개선하고자 제1통신망에서 입력받은 사용자의 제2통신망의 단말기 번호 또는 주소인 하나의 사용자 ID를 사용자 인증 등에 이용하는 것을 특징으로 하는 발명이다.

원고는 별지 2.항 기재의 확인대상발명이 피고에 의하여 실시되고 있다고 주장하면서 확인대상발명은 이 사건 제11, 12, 17항 발명의 권리범위에 속한다는 적극적 권리범위확인심판을 청구하였는바, 특허심판원은 확인대상발명과 이 사건 제11, 12, 17항 발명은 그 구성이 달라 권리범위에 속하지 않는다는 이유로 원고의 청구를 기각하는 주문 기재의 이 사건 심결을 하였다.

2. 원고의 권리범위확인심판 청구가 적법한지 여부

[인정 근거 : 갑 제1 내지 7호증, 을 제1호증의 1, 2, 3, 경험칙, 변론 전체의 취지]

가. 법 리

특허권자가 특허발명과 대비되는 발명이 특허발명의 권리범위에 속한다는 내용의 적극적 권리범위확인심판을 청구한 경우, 심판청구인이 특정한 대비되는 발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명 사이에 동일성이 인정되지 아니하면, 피심판청구인이 실시하지도 않는 발명이 특허발명의 권리범위에 속한다는 심결이 확정된다고 하더라도 그 심결은 심판청구인이 특정한 발명에 대하여만 효력을 미칠 뿐 실제 피심판청구인이 실시하고 있는 발명에 대하여는 아무런 효력이 없으므로, 피심판청구인이 실시하지 않고 있는 발명을 대상으로 한 적극적 권리범위확인 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하고 각하되어야 한다( 대법원 2003. 6. 10. 선고 2002후2419 판결 등 참조).

그리고 적극적 권리범위확인심판청구에 대한 심판사건에서 피심판청구인이 대비되는 발명을 실시하고 있다는 사실에 대한 입증책임은 심판청구인에게 있고, 대비되는 발명이 피심판청구인이 실시하고 있는 발명과 동일하여 확인의 이익이 있는지 여부는 심판의 적법요건으로서 특허심판원이나 법원이 직권으로 이를 조사하여 밝혀야 할 사항이다.

나. 피고가 확인대상발명을 실시하고 있는지 여부

원고가 특정한 확인대상발명은 별지 2.항 기재와 같이, 사용자 인증을 위하여 CallBack URL SMS로 전송되는 결제페이지의 URL은 ‘/pmb/h01.jsp’ 형식으로 된 ‘최초접점 URL’과 지로의 경우 은행코드, 기관코드, 고객번호 등을 이용하여 생성하는 ‘이용 파라메타’의 결합으로 이루어져 있고, 이용 파라메타는 사용자마다 다르게 부여됨으로써 사용자를 확인하기 위한 사용자확인코드에 해당하며, 휴대폰으로 전송한 사용자확인코드(이용 파라메타)와 그 휴대폰의 확인 응답을 통하여 수신한 사용자확인코드(이용 파라메타)가 일치하는 경우에 사용자 인증이 이루어져 결제페이지로 자동 접속된다는 것이다.

그런데 피고가 현재 실시하고 있는 발명(이하 ‘피고 실시발명’이라 한다)은 위와 같은 사용자확인코드(이용 파라메타)의 일치만으로 결제페이지에 자동 접속되지 않고(즉, 사용자인증이 되지 않는다), 제1과정에서 Pay-MoBill 서비스에 가입시 등록된 사용자의 휴대폰을 통하여 CallBack URL SMS의 전송과 확인 응답이 이루어져 미리 등록된 휴대폰 번호와 확인 응답이 이루어진 휴대폰 번호가 일치하는 경우에만 사용자 인증이 이루어지고 결제페이지로 자동 접속된다{원고는, 자신이 제출한 갑 제6호증의 3 내지 6면에 도시된 “무선 테스트 시나리오” 표 중 지로 결제의 비고란에 ‘SMS 접속 - MNP 인증(이동통신사 폰 번호 조회 : 등록된 폰만이 사용가능하기 때문에 폰 번호 인증)’이라고 기재되어 있음에도 휴대폰 번호 인증방법이 아닌 이용 파라메타 인증방법으로 확인대상발명을 특정하였다}.

따라서 확인대상발명과 피고실시발명은 사용자 인증이 이루어져 결제페이지로 자동 접속되는 구성이 동일하지 않아 전체적으로 다른 발명이라고 할 것이다.

다. 소 결

따라서 피고가 실시하지 않고 있는 발명을 확인대상발명으로 한 원고의 이 사건 적극적 권리범위확인심판 청구는 부적법하므로 심판각하되어야 할 것이다.

3. 결 론

그렇다면 원고의 심판청구를 각하하지 아니하고 본안에 대하여 판단한 이 사건 심결은 위법하므로 이를 취소하기로 하되, 소송비용은 행정소송법 제8조 제2항 , 민사소송법 제99조 에 의하여 확인대상발명을 제대로 특정하지 아니한 원고에게 부담토록 하는 것이 상당하여, 주문과 같이 판결한다.