[1]'백세주'는 술의 보통명칭이 아니라 특정 회사에서 제조·판매하는 약주를 지칭하는 것으로서 그 식별력이 인정되므로 '신선 백세주'라는 상표와 '주식회사 백세주'라는 상호는 '백세주'라는 상표와 전체적으로 유사성이 인정된다고 한 사례

[2] 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제14조의2 제2항 에 의해 침해자가 받은 이익액을 산정하는 경우, 침해자의 판매액에 청구권자의 순이익률을 곱하는 방식에 의한 손해산정을 허용한 사례

[1]'백세주'는 술의 보통명칭이 아니라 특정 회사에서 제조·판매하는 약주를 지칭하는 것으로서 그 식별력이 인정되므로 '신선 백세주'라는 상표와 '주식회사 백세주'라는 상호는 '백세주'라는 상표와 전체적으로 유사성이 인정된다고 한 사례.

[2] 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제14조의2 제2항 에 의해 침해자가 받은 이익액을 산정하는 경우, 침해자의 판매액에 청구권자의 순이익률을 곱하는 방식에 의한 손해산정을 허용한 사례.

[1] 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제2조 제1호 (가)목 , 제4조 , 제5조 [2] 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제5조 , 제14조의2 제2항 , 민법 제750조

[2] 대법원 1997. 9. 12. 선고 96다43119 판결(공1997하, 3083)

주식회사 국순당 (소송대리인 변호사 이창훈)

주식회사 백세주 (소송대리인 변호사 이상용 외 1인)

1.피고는 [별지] 목록 제1항 표시 상호를 부착한 간판, 표지, 상품 등 상호부착물을 게시·게양·제조·반포·판매하는 등 위 상호를 사용하는 일체의 행위를 하여서는 아니 된다.

2.피고는 약주에 대하여 위 상호 및 [별지] 목록 제2, 3항 표시 상표를 사용하거나 이를 사용한 약주를 제조·판매 또는 반포하여서는 아니 된다.

3.피고는 위 상호 및 상표를 사용하여 제조한 약주를 모두 폐기하고, 그 제조에 사용된 설비를 제거하라.

4.피고는 원고에게 피고의 법인등기(등기번호 00184) 중 창원지방법원 함양등기소 2002. 4. 25.자로 마친 피고의 상호변경등기의 상호 주식회사 백세주 중 백세주 부분의 말소등기절차를 이행하라.

5.피고는 원고에게 금 61,424,318원 및 이에 대한 2002. 8. 20.부터 2003. 4. 18.까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 25%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라.

6. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.

7. 제5항은 가집행할 수 있다.

주문과 같다.

1. 기초 사실

갑 제1호증, 갑 제2호증의 1 내지 6, 갑 제3, 4, 5호증, 갑 제6호증의 1 내지 3, 갑 제7호증, 갑 제8호증의 1, 2, 갑 제16호증의 1, 2, 갑 제18호증의 1, 2, 을 제1, 2호증, 을 제3호증의 1 내지 4, 을 제8호증의 7의 각 기재에 변론의 전취지를 종합하면 다음의 사실이 인정된다.

가.원고는 주류 제조 및 판매 등을 주목적으로 하여 1983. 2. 5. 설립된 회사로서 1992. 5.경 백세주라는 상표의 약주를 개발하여 판매하기 시작하였다. 원고는 위 약주를 제조·판매하면서, 판매촉진을 위하여 2002년 상반기 동안 약 36억 원의 광고비를 지출하는 등 많은 비용을 들여 TV, 라디오, 신문, 잡지, CATV, 극장, 인터넷 등을 통한 광고를 하였고, 그 결과 판매량은 날로 급속히 성장하여 2002년 상반기 매출액은 약 580억 원에 이르렀다.

나.피고는 1999. 11. 26. 농·수·축산물 가공 수출입업 등을 목적으로 하여 '청정식품 주식회사'로 설립되었다가 사업목적을 '주류 제조·판매업'으로, 명칭을 '주식회사 백세주'로 변경하여 창원지방법원 함양등기소 2002. 4. 25.자로 상호변경등기를 마친 후 '신선 백세주'라는 상품명으로 약주를 제조, 판매하여 왔다.

다.원고는 1992. 7.경 약주를 지정상품으로 하여 '백세주'상표를 출원하였으나 "백세주는 간과 위를 보호해 주는 한약재의 민속주를 의미하는 술의 보통명칭으로 인식된다."는 이유로 거절사정된 후, 1998. 10. 9. 등록번호 제424537호로 상품류 구분 제006류의 백세주를 지정상품으로 하여 '국순당백세주'상표에 관하여 상표등록을 마쳤다.

라.반면, 피고는 1999. 9. 11. 백세주를 지정상품으로 하여 '신선 백세주(신선 백세주)'상표에 관하여 상표출원을 하였고, 원고는 이에 이의신청을 하였으나 "본원상표인 신선 백세주와 인용상표인 국순당 백세주의 지정상품이 모두 백세주로서 이 부분은 지정상품의 보통명칭이어서 식별력이 없는 부분이고, 이를 제외한 나머지 부분을 대비해 보면 외관, 칭호, 관념이 현저하게 달라 결국, 본원상표는 비유사상표"라는 이유로 그 신청이 기각된 후, 피고는 2001. 7. 26. 등록번호 제498388호로 위 상표등록을 마쳤다.

마.위 거절사정 및 이의결정은 백세주를 민속주의 일종으로 소개한 우리술사전(정동효 저, 중앙대학교 출판부 발행)을 참고한 것인데, 그 후 2001. 2. 14.경 위의 '우리술사전'의 내용 중 백세주 관련 부분은 충분한 문헌적 고증 없이 주조회사(국순당)의 홍보지만을 토대로 사실과 달리 기술된 것임이 위의 저자 자신의 진술에 의하여 판명되었고(갑 제7호증), 이에 원고는 2001. 10. 10. 특허심판원 2001원2091호로 지정상품을 약주로 하는 '백세주'상표등록을 거절한 원사정을 취소하는 심결을 받고, 2002. 3. 14. 등록번호 제514903호로 지정상품을 약주로 하여 '백세주'상표를 등록하였다. 또한, 원고는 2002. 6. 3. 특허심판원에 피고의 상표등록(제498388호)에 대한 무효심판을 청구하여 2003. 1. 29. 특허심판원으로부터 2002당1662호로 "백세주는 술의 보통명칭이 아니라 국순당에서 제조·판매하는 약주이며, 원·피고의 양 상표는 유사하다."는 이유로 그 상표등록이 무효라는 심결을 받았다.

2. 당사자들의 주장

가. 원고의 주장

원고의 위 '백세주' 상표는 광고 등을 통하여 국내에 널리 인식되었는데, 피고는 원고의 위 상표의 주지·저명성에 편승하여 위 '백세주'상표와 동일·유사한 '주식회사 백세주'라는 상호를 사용하고 '신선 백세주'라는 상표를 사용한 약주를 제조·판매함으로써, 소비자들에게 피고가 생산하는 약주를 마치 원고가 제조·판매하는 상품인 것처럼 혼동하게 하고 있다. 이는 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률(이하 '부정경쟁방지법'이라 약칭한다) 제2조 제1호 (가)목 소정의 부정경쟁행위에 해당한다. 따라서 원고는 위 부정경쟁행위로 영업상의 이익이 침해되었음을 이유로 부정경쟁방지법 제4조 의 금지청구권에 기하여 그 침해행위의 금지 및 같은 법 제5조 의 손해배상을 구할 권리가 있다.

나. 피고의 주장

원고가 사용하는 '백세주'라는 명칭은 전통 약주에 속하는 술의 일종으로 보통명칭이므로 식별력이 없어 보호받아야 할 상표라고 할 수 없으며, 백세주가 보통명칭인 이상 원고의 '국순당 백세주'와 피고의 '신선 백세주'는 상품명을 특정하는 부분인 '국순당'과 '신선'의 외관, 칭호, 관념 등이 현저하게 다르므로 동일·유사한 상표라고 할 수 없다. 따라서 피고가 '주식회사 백세주'라는 상호를 사용하거나 '신선 백세주'라는 상표를 사용한 약주를 제조·판매하는 행위는 부정경쟁행위에 해당하지 아니한다.

3. 판 단

가. 상호사용금지 등 청구에 대한 판단

(1) 원고의 상표인 '백세주'가 술의 보통명칭에 해당하는지 여부

위에서 든 각 증거에 의하면, 백세주가 시판된 1992년 이전의 저서나 국어사전 등에는 백세주가 전통의 술로 나와 있지 않으며, 다만 우리술사전(정동효 저)에는 백세주의 재료, 담그는 법 등이 나와 있으나 이는 사실과 달리 저자의 착오에 의하여 수록되었음을 저자 스스로 시인하고 있는 사실, 일반 수요자 및 거래자 사이에서 백세주는 국순당에서 제조하여 판매하는 약주로 알려져 있는 사실 등을 인정할 수 있는바, 위 인정 사실에 의하면 원고의 상표인 '백세주'는 술의 보통명칭이 아니라 원고 회사에서 제조·판매하는 약주를 지칭하는 것으로서 그 식별력이 인정된다.

(2)원고의 '백세주'상표와 피고의 '주식회사 백세주'상호 및 '신선 백세주'상표와의 유사 여부

상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 외관, 호칭, 관념 등의 점에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 그 상품의 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있는지 여부에 의하여 판별되어야 하는바( 대법원 1999.11.23. 97후2842 판결 등 참조), 피고의 상표인 '신선 백세주'는 그 구성으로 보아 분리하여 관찰하면 부자연스러울 정도로 불가분적으로 결합되어 있지 않고 그 결합으로 인하여 새로운 관념을 형성하는 것도 아니어서 간략하게 호칭하고자 하는 상거래사회의 실정을 감안할 때 '백세주'로 간략하게 호칭될 수 있고 피고의 상호인 '주식회사 백세주'도 그 중요부분이 원고의 상표와 동일하므로, 원고의 상표인 '백세주'와 동일·유사한 지정상품에 함께 사용될 경우 일반 수요자로 하여금 상품 출처에 관하여 오인·혼동을 일으키게 할 우려가 있으므로 원고의 상표와 전체적인 유사성이 인정된다.

(3) 소 결

그렇다면 피고가 '주식회사 백세주'라는 상호를 사용하고 '신선 백세주'라는 상표를 사용한 약주를 제조·판매하는 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목 소정의 부정경쟁행위에 해당하고, 원고는 피고의 부정경쟁행위로 인하여 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있다고 인정되므로, 피고는 위 상호를 사용하는 일체의 행위를 하여서는 아니 되고, 위 상호 및 상표를 약주에 대하여 사용하거나 이를 사용한 약주를 제조·판매·반포하여서는 아니 되며, 위 상호 및 상표를 사용하여 제공한 약주를 모두 폐기하고, 그 제조에 사용된 설비를 제거함과 아울러, 원고에 대하여 피고의 상호변경등기의 상호 중 백세주 부분의 말소등기절차를 이행할 의무가 있다.

나. 손해배상청구 부분에 대한 판단

(1)한편, 위 인정 사실에 의하면 피고는 원고에 대하여 위 부정경쟁행위로 인하여 발생한 손해를 배상할 의무가 있다.

(2)나아가 손해배상의 액수에 관하여 살피건대, 부정경쟁방지법 제14조의2 제2항 에 의하면, 부정경쟁행위로 인한 손해배상을 청구하는 경우에는 영업상의 이익을 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 것이 있는 때에는 그 이익액을 손해액으로 추정한다고 규정하고 있고, 이 경우 침해자가 받은 이익액은 침해제품의 총판매액에 그 순이익률을 곱하는 등의 방법으로 산출함이 원칙이지만 침해자의 판매액에 청구권자의 순이익률을 곱하는 방식에 의한 손해산정도 적법하다 할 것인바( 대법원 1997. 9. 12. 선고 96다43119 판결 ), 갑 제19호증의 1 내지 제4호증의 각 기재 및 이 법원의 거창세무서장에 대한 사실조회결과 및 문서송부촉탁 결과에 변론의 전취지를 종합하면, 피고의 2002. 7. 1부터 2002. 12. 31.까지의 매출액이 201,523,355원이고, 원고의 2002. 1. 1.부터 2002. 12. 31.까지의 매출액 대비 영업이익률은 30.48% 정도인 사실을 인정할 수 있으므로, 위 인정 사실에 의하면 피고가 위의 부정경쟁행위로 인하여 위의 기간 동안 얻는 이익액은 금 61,424,318원(원 미만 버림, 201,523,355원 S30.48%) 정도 된다고 봄이 상당하다.

(3)그렇다면 피고는 원고에게 부정경쟁행위로 인한 손해배상으로서 위 금 61,424,318원 및 이에 대하여 손해발생일 이후로서 원고가 구하는 이 사건 소장 부본 송달일 다음날인 2002. 8. 20.부터 이 판결선고일인 2003. 4. 18.까지는 민법에 정한 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진등에관한특례법에 정한 연 25%의 각 비율에 따라 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다고 할 것이다.

4. 결 론

따라서 원고의 피고에 대한 이 사건 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.