르 클럽 프랑세 리미티드(소송대리인 법무법인 세종 담당변호사 황상현외 2인)

주식회사 키즈클럽 코리아(소송대리인 법무법인 나라종합법률사무소 담당변호사 정태원외 5인)

2002. 11. 7.

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

특허심판원이 2002. 6. 29. 2002당274호 사건에 대하여 한 심결 을 취소한다.

1. 기초사실

갑1호증의 1, 2, 갑2, 3호증의 각 기재에 변론의 전취지를 종합하면 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.

가. 이 사건 등록서비스표의 내용

① 구성; “ ”, ② 등록번호; 제51584호, ③ 출원일/등록결정일/등록일; 1996. 12. 6./1998. 10. 31./1998. 12. 30., ④ 권리자; 피고 ⑤ 지정서비스업; 어린이 대상 영어학원 경영업{ 구 상표법시행규칙(1998. 2. 23. 통산산업부령 제83호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 의 [별표 2] 서비스업류 구분(이하 구 서비스업류 구분이라고 한다) 제112류}

나. 인용서비스표의 내용

① 구성; “ ”, ② 등록번호; 제42828호, ③ 출원일/등록결정일/등록일; 1995. 3. 14./1998. 4. 28./1998. 6. 19., ④ 권리자; 원고, ⑤ 지정서비스업; 어린이 영어학원 경영업, 어린이 영어 통신강좌업, 어린이 영어 교육에 대한 상담업, 어린이에게 영어를 가르치는데 관련되는 교육에 대한 서비스업(구 서비스업류 구분 제112류)

다. 원고의 등록무효심판청구( 특허심판원 2002당274호 )

(1) 청구원인

이 사건 서비스표는 원고의 선등록 상표인 인용상표와 그 호칭 및 관념이 유사한 상표로서 상표법 제7조 제1항 제4호 , 제7호 , 제9호 , 제10호 및 제11호 의 규정에 위반되어 등록된 것이므로 무효로 되어야 한다.

(2) 심판결과

특허심판원은 2002. 6. 29. 원고의 청구를 기각하는 심결을 하였다.

(3) 이 사건 심결 이유의 요지

(가) 상표법 제7조 제1항 제7호 해당 여부

양 서비스표의 외관을 살펴보면, 인용서비스표는 둥근 원내에는 사람이 양팔을 들고 무릎을 꿇고 전면을 향하여 미소를 짓는 형상에다 원 밖의 좌우 측에 점을 1개씩 찍고 그 점들을 기준으로 원의 위에는 영문 대문자로 “THE KIDS CLUB”, 점의 하단부로는 영문자로 ”English is Fun!“이라고 각 표기한 표장으로서 양 표장은 외관은 유사하다고 할 수 없고, 양 서비스표중 ”The kids club“은 ”어린이 모임“ 또는 ”어린이 학원“ 등의 뜻이 있고 인터넷상의 어린이용 영어, 미술 학원 등의 모임이나 어린이 용품 등에 일반적으로 사용되고 있는 점을 고려하여 보면, 양 서비스표의 지정서비스업인 ”어린이 대상 영어학원 경영업“ 등에는 용도표시에 해당되어 식별력이 없다고 할 수 있다. 따라서 이 사건 서비스표는 “엘씨아이” 또는 “Language Clubs Int'l Ltd.”,로 호칭되고, 인용서비스표는 ”English is Fun!“에 의하여 “잉글리쉬 이즈 펀”으로 호칭될 것이므로 양 표장은 그 호칭이 비유사하다. 또, 관념면에서 살펴보면, 이 사건 등록서비스표의 “LCI”는 조어 또는 특정회사의 명칭인 “Language Clubs Int'l Ltd.”,의 약칭이고, 인용서비스표중 ”English is Fun!“이 “영어는 재미있다!”라는 서술적인 표현으로 지정서비스업에 식별력이 없다고 할 경우에는 양팔을 벌리고 웃는 어린이가 요부로서 이 또한 비유사하다고 할 것이므로 이 사건 등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당된다고 할 수 없다.

(나) 상표법 제7조 제1항 제9호 , 제10호 및 제11호 해당 여부

이 사건 등록서비스표와 인용서비스표는 요부가 달라서 비유사한 표장에 해당하므로 인용서비스표가 주지·저명하다고 하더라도 양 서비스표는 비유사하므로 대비의 실익이 없고, 원고가 인용서비스표가 저명하다고 주장하면서 제출한 증거만으로는 인용서비스표가 주지·저명하다고 인정할 수도 없다.

(다) 상표법 제7조 제1항 제4호 해당여부

이 사건 등록서비스표와 인용서비스표는 그 요부가 비유사하므로 이 사건 등록서비스표가 인용서비스표를 모방하여 등록되었다는 증거가 없으므로 이 사건 등록서비스표를 등록하여 사용하는 행위가 공정한 상품 유통질서나 국제적 신의와 상도덕 등 선량한 풍속에 위배된 행위라고 할 수 없다.

2. 이 사건 심결의 적법 여부

가. 원고 주장의 심결 취소사유의 요지

(1) 표장의 유사성에 관한 주장

이 사건 등록서비스표와 인용서비스표는 구성 부분 중 “The kids club”은 식별력있는 요부로서 양 서비스표는 모두 “The kids club” 이라는 영문자 부분에 의하여 호칭되고 관념될 것이므로 양 서비스표는 그 표장이 유사하다.

(2) 상표법 제8조 제1항 위반에 관한 주장

이 사건 등록서비스표와 인용서비스표는 위에서 본 바와 같이 그 표장이 유사하고 지정서비스업 또한 동일·유사한 바, 이 사건 등록서비스표는 인용서비스표가 출원된 이후에 출원된 것이므로 이 사건 등록서비스표는 선원주의에 관한 상표법 제8조 제1항 에 위반되어 등록된 것이다.

(3) 상표법 제7조 제1항 제4호 및 제11호 위반에 관한 주장

(가) 피고의 대표이사인 김철진은 원고의 전신인 Language Club International(이하 LCI라고만 한다) 과 계약을 체결하여 그 허락하에 “The kids club”이라는 서비스표를 사용한 사실이 있어, 이 사건 등록서비스표에 관하여 원고에게 권리가 있음을 잘 알고 있음에도 불구하고, 위 LCI와의 계약을 일방적으로 파기하여 계약 당사자간의 신뢰관계를 배반하고, 자신과 계약관계에 있던 LCI의 상호를 무단으로 이 사건 등록서비스표로 출원하여 등록한 것으로서 이는 상표법 제7조 제1항 제4호 소정의 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 행위에 해당한다.

(나) 이 사건 등록서비스표는 영어로 주식회사를 나타내는 ‘Ltd’ 까지 포함된 상호를 그대로 서비스표로 사용한 것으로서, 이 사건 등록서비스표의 권리자가 실제는 외국법인과는 아무런 관련성이 없는 내국 개인에 불과함에도 이 사건 등록서비스표의 주된 수요자들인 영어교육에 관심이 높은 학부모들로 하여금 그 서비스표권자가 외국의 법인인 것으로 오인·혼동케 할 염려가 있다. 또한 이 사건 등록서비스표의 출원 당시 LCI는 국내 수요자들 사이에서도 전 세계의 “키즈클럽”을 총괄하는 프랜차이저(franchisor)라는 사실이 상당히 알려져 있었으므로 피고나 김철진이 이 사건 등록서비스표를 사용하는 경우에는 일반수요자들로 하여금 이들이 운영하는 학원이 LCI나 그로부터 허락을 받은 업체가 운영하는 것으로 혼동케 하고 나아가 수요자를 기만할 염려가 있다.

(다) 이 사건 서비스표는 원고의 전신인 LCI의 상호 뿐만 아니라 인용서비스표의 약칭인 “The kids club” 또한 구성요소의 일부로 포함하고 있다. 이 가운데 “The kids club”은 이 사건 등록서비스표의 등록 당시에 이미 LCI의 출처로서 국내 수요자들 사이에 현저하게 인식되었으므로 수요자들로서는 이 사건 등록서비스표를 LCI의 업무를 나타내는 표장으로 인식하게 될 것이다. 더욱이 이 사건 등록서비스표는 “The kids club”과 함께 이 사건 등록서비스표의 실제 권리자인 LCI의 영문 상호도 포함하고 있어 일반 수요자들로 하여금 이 사건 등록서비스표가 “LCI”의 서비스표라고 오인·혼동케 하여 결과적으로 수요자를 기만할 염려가 있다.

(라) 따라서, 이 사건 등록서비스표는 피고의 대표이사인 김철진이 신뢰관계에 위반하여 세계적으로 유명한 외국법인의 상호를 모방하여 출원한 것이고, 인용서비스표의 약칭으로 국내에 주지·저명한 “The kids club”을 구성요소의 일부로 하여 출원한 것이므로 공서양속에 반할 뿐만 아니라 수요자를 기만할 염려가 있는 서비스표로서 상표법 제7조 제1항 제4호 및 제11호 에 해당한다.

(4) 상표법 제7조 제1항 제9호 및 제10호 위반에 관한 주장

인용서비스표와 그 약칭인 “키즈클럽”은 이 사건 등록서비스표의 출원 당시 이미 국내의 수요자들 사이에 LCI의 출처를 나타내는 것으로서 현저하게 인식되었는 바, 이 사건 등록서비스표는 인용서비스표의 요부인 “The kids club” 또는 그 약칭으로서 LCI의 미등록 서비스표라고도 할 수 있는 “키즈클럽”과 그 호칭 및 관념이 동일하므로 인용서비스표 또는 “키즈클럽”과의 관계에서 상표법 제7조 제1항 제9호 및 제10호 에 해당한다. .

나. 판단

(1) 이 사건 등록서비스표와 인용서비스표의 유사 여부에 대한 판단

(가) 상표의 유사 여부를 판단하는 데에는 상표의 외관·호칭·관념을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 우려가 있는지의 여부에 의하여 결정하여야 할 것이고, 문자와 문자, 문자와 도형이 결합된 결합상표는 반드시 그 구성 부분 전체의 명칭이나 모양에 의하여 호칭·관념되는 것이 아니므로, 각 구성 부분을 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있지 않으면, 그 구성 부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭·관념될 수 있어 그 요부와 대비되는 상표를 비교하여 유사 여부를 판단하여야 할 것이고, 반대로 각 구성 부분을 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있으면, 원칙으로 돌아가 양 상표의 구성전체를 비교하여 유사 여부를 판단하여야 하는 것이다( 대법원 1999. 4. 23. 선고 98후829 판결 참조).

(나) 이 사건 등록서비스표는 “LCI Language Clubs Int`l Ltd.,”라는 영문자 부분과 “The kids club”이라는 영문자 부분이 상하로 결합된 표장이고 인용서비스표는 원안에 등에 영국 깃발 모양을 짊어지고 양팔을 벌린 동물이 웃고 있는 도형을 두고 원의 위쪽에는 “THE KIDS CLUB”이라는 영문자가, 원의 아래쪽에는 “English is Fun!”이란 영문자가 각 동그라미를 둘러싸고 있는 모양으로 구성되어있는 상표로서, 이 사건 등록서비스표와 인용서비스표의 각 구성부분이 분리하면 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 볼만한 아무런 근거가 없으므로 이 사건 등록서비스표와 인용서비스표는 위 각 구성부분으로 분리하여 관찰할 수 있다할 것이다.

그런데, 이 사건 등록서비스표와 인용서비스표의 구성 부분 중 “The kids club”은 ‘어린 아이’라는 뜻의 중학교 수준의 영어 단어인 'kid‘의 복수형과 ’동호회, 클럽‘ 등의 뜻을 갖는 중학교 수준의 영어 단어인 'club'이 결합한 것으로서 우리나라의 영어보급수준에 비추어 볼 때, 이 사건 등록서비스표 및 인용서비스표의 지정서비스업인 ’어린이 영어학원 경영업‘에 이러한 표장을 사용하는 경우에는 수요자들로 하여금 그 지정서비스업의 용도 등을 직감하게 함으로써 식별력이 없는 부분이라고 할 것이다. 또한, 이 사건 등록서비스표의 구성부분 중 ’Laguage clubs Int`l Ltd.‘ 부분과 인용서비스표의 'English is Fun!’ 부분도 각각 “국제 언어 클럽 주식회사”와 “영어는 재미있다”라는 의미를 갖는 영어로서 그 지정서비스업과 관련하여 볼 때 지정서비스업의 용도나 효능을 직접적으로 나타내는 것으로서 위 각 구성 부분 역시 그 식별력을 인정할 수 없는 부분이라고 할 것이다.

따라서, 이 사건 등록서비스표는 그 구성 부분 중 ‘LCI' 부분만이 그 식별력있는 요부이고, 인용서비스표는 도형부분만이 식별력있는 요부라고 할 것인바, 각 상표의 요부를 중심으로 이 사건 등록서비스표와 인용서비스표를 대비하여 관찰하면 양 상표는 그 외관이나 호칭, 관념 가운데 어느 면에서도 동일하거나 유사하다고 할 수 없음은 명백하므로 양 서비스표는 전체적으로 관찰할 때 비유사한 서비스표이다.

(다) 이에 대하여 원고는, 이 사건 등록서비스표와 인용서비스표의 공통 부분인 ‘The kids club'은 원고의 전신인 LCI의 상표로서 식별력을 취득하였을 뿐만 아니라 실제 거래계에서도 이 사건 등록서비스표나 인용서비스표 모두 ’키즈클럽‘으로 약칭되므로 양 서비스표는 호칭 및 관념이 유사한 것이라는 취지로 주장한다.

살피건대, 갑8호증의 1 내지 8의 기재에 변론의 전취지를 종합하면 원고가 제공하는 ‘어린이 영어 학원 경영업’이 ‘키즈클럽’이라는 명칭으로 국내 일간 신문 등에 몇 차례 소개된 사실은 이를 인정할 수 있으나, 그와 같은 사정만으로는 인용서비스표나 이 사건 등록서비스표의 출원 당시에 ‘키즈클럽’이라는 호칭이 원고의 전신인 LCI의 서비스표로서 식별력을 취득하였다고 인정하기 부족하고, 인용서비스표나 등록서비스표가 특히 저명하다거나 지정상품이나 지정서비스업이 특히 고가여서 어느 정도 유사한 서비스표를 사용하더라도 수요자들이 혼동을 일으킬 염려가 없다는 등의 특별한 사정이 없는 한 등록서비스표와 인용서비스표의 유사여부는 양 서비스표의 구성을 중심으로 객관적으로 판단하는 것이지 양 서비스표가 실제 거래계에서 사용되는 실태까지 이를 고려하여 유사여부를 판단할 것은 아니라고 할 것이므로 원고의 위 주장은 이유 없다.

(2) 상표법 제8조 제1항 위반 여부에 관한 판단

등록서비스표가 인용서비스표와의 관계에서 상표법 제8조 제1항 에 해당한다고 하기 위해서는 양 서비스표가 동일하거나 유사하여야 할 것인 바, 이 사건 등록서비스표와 인용서비스표가 동일·유사하다고 할 수 없음은 위에서 본 바와 같으므로 이 사건 등록서비스표가 인용서비스표와의 관계에서 상표법 제8조 제1항 에 해당한다는 원고의 주장은 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

(3) 상표법 제7조 제1항 제4호 , 제9 내지 11호 위반 여부에 관한 판단

(가) 등록서비스표가 인용서비스표를 모방한 상표로서 상표법 제7조 제1항 제4호 나 제9 내지 11호 에 해당한다고 하기 위해서는 먼저 등록된 서비스표 자체가 인용서비스표와 유사하거나 그 구성 모티브가 동일한 것이 전제로 되어야 하고, 등록서비스표의 출원 당시에 인용서비스표가 국내의 수요자들 사이에 주지·저명한 상태에 있거나, 인용서비스표나 그 사용서비스업이 반드시 주지·저명하지 않더라도 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 서비스표나 서비스업이라고 하면 특정인의 서비스표나 서비스업이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 할 것이다.

(나) 살피건대, 이 사건 등록서비스표가 인용서비스표와 유사하거나 모티브가 동일하지 아니함은 앞서 본 바와 같고, 갑5호증의 1, 2, 갑7호증의 10, 갑8호증의 1 내지 8의 기재에 변론의 전취지를 종합하면, LCI가 운영하는 어린이 영어학원 체인이 ‘키즈클럽’이라는 명칭으로 1995. 5. 경부터 국내 일간 신문 등에 소개된 사실은 이를 인정할 수 있으나, 나아가 이 사건 등록서비스표의 출원 당시인 1996. 12. 경에 인용서비스표나 그 약칭에 해당하는 ‘키즈클럽’이 원고나 위 LCI의 서비스표로서 국내 수요자들 사이에 주지·저명하게 되었다거나 특정인의 서비스표라고 인식될 정도에 이르렀다고 볼만한 증거는 없다.

따라서, 이 사건 등록서비스표가 인용서비스표나 ‘키즈클럽’이라는 원고의 미등록 서비스표와 유사하며 인용서비스표나 ‘키즈클럽’이라는 서비스표가 이 사건 등록서비스표의 출원 당시에 주지·저명하거나 특정인의 상표라고 인식될 정도에 이르렀음을 전제로 이 사건 등록서비스표가 상표법 제7조 제1항 제4호 , 제9 내지 11호 에 해당한다는 취지의 원고의 주장은 받아들일 수 없다.

(4) 배신적 행위로서 상표법 제7조 제1항 제4호 위반 여부에 관한 판단

(가) 구 상표법 제7조 제1항 제4호 소정의 “공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표”라 함은 상표의 구성 자체 또는 그 상표가 지정상품에 사용되는 경우 일반 수요자에게 주는 의미나 내용이 사회공공의 질서에 위반하거나 사회 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반하는 경우, 또는 고의로 주지·저명한 타인의 상표나 상호 등의 명성에 편승하기 위하여 무단으로 타인의 표장을 모방한 상표를 등록 사용하는 것처럼 그 상표를 등록하여 사용하는 행위가 공정한 상품유통질서나 국제적 신의와 상도덕 등 선량한 풍속에 위배되는 경우를 말한다.

(나) 이 사건으로 돌아와 살펴보면, 갑1호증의 1, 갑9, 10호증, 갑11호증의 1, 2의 각 기재에 변론의 전취지를 종합하면, 1995. 2. 10. 피고의 대표이사인 김철진이 원고의 전신인 LCI와의 사이에 위 김철진이 LCI가 제공하는 어린이 영어교육 프로그램에 관한 상표와 노우하우(know how)를 이용하여 사업을 할 수 있도록 하는 것을 주된 내용으로 하는 라이선스 계약을 체결한 사실, 위 계약은 1998. 6. 21. 자로 위 김철진의 계약에 따른 로얄티 미지급을 이유로 한 LCI측의 계약 해지 통보로 종료된 사실, 김철진은 위 계약이 계속 중이던 1996. 12. 6. 김우중 명의로 이 사건 등록서비스표를 출원하여 등록한 후 2000. 12. 8. 그가 대표이사로 있는 피고 명의로 명의변경 등록을 경료한 사실을 각 인정할 수 있는 바, 외국의 상표권자 또는 상호권자와 계약관계에 있는 피고의 대표이사가 그 상표권자의 상호 등을 모방한 상표를 자신의 상표로서 국내에서 출원한 행위는 계약당사자 사이의 신뢰관계에 반하는 것으로 지양되어야 할 행태라는 점은 분명하나, 이를 저작권법이나 일반 민사법 등 별도의 법리에 의하여 규제하고 그로 인한 피해 구제를 도모하거나 상표법 제73조 제1항 제7호 , 제23조 제1항 제3호 소정의 등록취소심판 제도에 의하여 해결하는 것은 별론으로 하고, 모두 상표법 제7조 제1항 제4호 소정의 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표라고 보는 것은 상표법이 가지는 표지법으로서의 성격, 그리고 그 보호의 범위에 관한 속지주의원칙에 반하는 것으로서 허용될 수 없다할 것이므로, 이 사건 등록서비스표를 출원하여 등록하는 행위가 상표법 제7조 제1항 제4호 에 위반된 것이라고 할 수 없다.

(5) 기타 원고 주장에 관한 판단

원고는, 이 사건 등록서비스표와 인용서비스표의 구성 부분 중 ‘The kids club' 부분이 비록 그 지정서비스업과 관련하여 용도를 표시하는 것으로서 식별력이 없는 부분이라고 하더라도 양 서비스표가 위 영문자 부분에 의하여 ’키즈클럽‘이라고 약칭될 가능성을 배제할 수는 없는 것이므로, 이 사건 등록서비스표와 인용서비스표는 그 호칭 및 관념이 동일·유사하다는 취지로 주장하나, 문자와 문자 또는 문자와 도형의 결합상표나 서비스표의 유사여부를 판단함에 있어서 양 상표의 구성 부분 중 지정상품이나 지정서비스업과 관련하여 식별력이 없는 부분은 상표로서 기능하는 것이라고 할 수 없으므로 이를 제외하고 식별력이 있는 부분만을 요부로 파악하여 외관, 호칭, 관념을 대비하여 유사여부를 판단하여야 하는 법리이고, 식별력이 없는 부분에 의하여 호칭될 가능성이 있다거나 또는 실제로 식별력이 없는 부분에 의하여 호칭된 사실이 있다고 하더라도 그와 같은 사정만으로 식별력이 없는 부분으로 상표나 서비스표의 유사여부를 판단할 수는 없는 것이므로, 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

다. 소결론

따라서 이 사건 등록상표에 원고 주장의 무효사유가 존재하지 않는다는 이유로 원고의 심판청구를 기각한 이 사건 심결은 정당하다.

3. 결론

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.