[1]상호 "동부에스티"의 요부인 '동부'와 상호 "동부제강"의 요부인 '동부'가 동일하게 발음되므로 이를 확연히 구별할 수 없어 일반인이 오인·혼동할 가능성이 있다고 한 사례

[2] 상법 제23조 제1항 내지 제3항 소정의 부정목적 상호사용행위로 인한 손해배상청구를 하기 위해서 민법 제750조 소정의 불법행위로 인한 손해배상청구의 요건에 대한 주장·입증이 필요한지 여부(적극)

[3] 구 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률 제14조의2 제1항 규정에 의해 침해행위가 있는 경우 그로 인한 손해의 발생까지 추정되는지 여부(소극) 및 손해의 발생에 관한 주장·입증의 정도

[4]부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률상의 영업주체 혼동행위와 상품출처 혼동행위로 인한 침해의 경우 민법 제750조 소정의 손해배상청구나 영업표지 및 상품표지인 상호사용을 허락하는 대가로 통상 받을 수 있는 실시료 상당의 손해배상청구를 하는 것 모두가 가능한지 여부(적극)

[1]상호 "동부에스티"의 요부인 '동부'와 상호 "동부제강"의 요부인 '동부'가 동일하게 발음되므로 이를 확연히 구별할 수 없어 일반인이 오인·혼동할 가능성이 있다고 한 사례.

[2] 상법 제23조 제1항 내지 제3항 은 부정한 목적으로 타인의 영업으로 오인할 수 있는 상호를 사용하고 있는 자가 있는 경우에 이로 인하여 손해를 받을 염려가 있는 자나 상호를 등기한 자는 그 상호의 폐지를 청구할 수 있는 외에 손해배상청구도 할 수 있다는 취지로 규정하고 있을 뿐이므로, 상법상 부정목적 상호사용행위를 이유로 손해배상청구를 하고자 하는 자는 민법 제750조 에 규정된 불법행위로 인한 손해배상청구의 요건으로서 침해자의 고의 또는 과실, 침해행위, 침해행위와 상당인과관계 있는 손해의 발생에 관한 주장, 입증책임을 부담한다고 할 것이다.

[3] 구 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률(2001. 2. 3. 법률 제6421호로 개정되기 전의 것) 제14조의2 제1항 (현재의 같은 법률 제14조의2 제2항과 같다)의 규정은 부정경쟁행위 또는 영업비밀침해행위로 인하여 입은 영업상의 손해의 배상을 청구하는 경우에 그 손해의 액을 입증하는 것이 곤란한 점을 감안하여 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 권리자가 입은 손해의 액으로 추정하는 것일 뿐이고, 침해가 있는 경우에 그로 인한 손해의 발생까지를 추정하는 취지라고 볼 수 없으므로, 권리자가 위 규정의 적용을 받기 위하여는 침해행위에 의하여 실제로 영업상의 손해를 입은 것을 주장ㆍ입증할 필요가 있으나, 위 규정의 취지에 비추어 보면, 위와 같은 손해의 발생에 관한 주장ㆍ입증의 정도에 있어서는 손해 발생의 염려 내지 개연성의 존재를 주장ㆍ입증하는 것으로 족하다고 보아야 하고, 따라서 권리자가 침해자와 동종의 업을 하고 있는 것을 증명한 경우라면 특별한 사정이 없는 한 그러한 침해에 의하여 영업상의 손해를 입었음이 사실상 추정된다고 할 것이다.

[4]부정경쟁방지법상의 영업주체 혼동행위와 상품출처 혼동행위로 인하여 침해를 당한 경우에도 민법 제750조 에 규정된 불법행위에 터 잡은 손해배상청구나 영업표지 및 상품표지인 상호사용을 허락하는 대가로 통상 받을 수 있는 실시료 상당의 손해배상청구를 하는 것 모두가 가능하다.

[1] 상법 제23조 제1항 , 구 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률(2001. 2. 3. 법률 제6421호로 개정되기 전의 것) 제2조 제1호 (가)목 , (나)목 , 제14조의2 제1항 (현행 제14조의2 제2항 참조) 상법 제23조 , 민법 제750조 [3] 구 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률(2001. 2. 3. 법률 제6421호로 개정되기 전의 것) 제14조의2 제1항 (현행 제14조의2 제2항 참조) 민법 제750조 , 구 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률(2001. 2. 3. 법률 제6421호로 개정되기 전의 것) 제14조의2 제1항(현행 제14조의2 제2항 참조)

[3] 대법원 1992. 2. 25. 선고 91다23776 판결(공1992, 1124) 대법원 1997. 9. 12. 선고 96다43119 판결(공1997하, 3083)

동부제강 주식회사 (소송대리인 법무법인 미래 담당변호사 양미영)

동부에스티 주식회사 (소송대리인 법무법인 광장 담당변호사 남형두 외 2인)

서울지법 2001. 2. 2. 선고 2000가합57684 판결

1. 원고와 피고의 각 항소 및 당심에서 확장된 원고의 청구를 모두 기각한다.

2.항소비용은 각자 부담으로 하고, 당심에서의 청구확장으로 인한 비용은 원고의 부담으로 한다.

1. 원고의 청구취지, 항소취지 및 부대항소취지

피고는, ① "동부에스티"라는 문자를 피고의 상호로 사용하여서는 아니되고, ② 원고에게 부산지방법원 상업등기소가 비치, 관리하는 피고의 법인등기부(등기번호 제11315호)의 상호 "동부에스티 주식회사" 중 "동부에스티" 부분에 관한 말소등기절차를 이행하며, ③ 원고에게 10억 원 및 이에 대하여 이 사건 소장부본 송달일 다음날부터 다 갚는 날까지 연 25%의 비율에 의한 금원을 지급하라(원고는 당심에서 금원지급청구부분을 1억 원에서 10억 원으로 확장하였다).

2. 피고의 항소취지

원심판결 중 피고 패소 부분을 취소하고, 그 부분에 대한 원고의 청구를 기각한다.

1. 기초 사실

다음 각 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나, 갑 제1호증, 갑 제2호증, 갑 제3호증, 을 제2호증의 1 내지 3, 을 제9호증의 1 내지 3, 을 제11호증, 을 제12호증의 각 기재, 원심 증인 A, 당심 증인 B의 각 증언 및 당원의 북부산세무서장에 대한 사실조회 결과에 변론의 전취지를 종합하면 이를 인정할 수 있고, 달리 반증이 없다.

가.원고는 1982. 10. 27. 서울특별시에서 설립되면서 "동부제강 주식회사"란 명칭으로 상호등기를 경료하고, 냉연강판 등의 철강 및 비철금속의 제조 및 판매업, 철강구조물, 기계 및 플랜트 사업, 금속가구 및 철재구조물 제조 및 판매업 등을 영위하여 왔는데, 1985. 12.경에는 원고 주식의 상장을 위한 기업공개를 하였고, 1991.경에는 원고를 포함하여 "동부"라는 명칭을 공통으로 사용하는 11개의 계열회사들의 집단인 동부그룹이 공정거래위원회로부터 제23위의 대규모기업집단으로 지정되었으며, 1999.경에는 원고의 자본금이 약 1,263억 원, 매출액이 약 1조 1,756억 원에 이르러 철강업계 매출순위 4위를 기록하였고, 2000. 4.경에는 19개의 계열회사들의 집단인 위 동부그룹이 공정거래위원회로부터 제19위의 대규모기업집단으로 지정되었다.

나.원고는 부산, 경남지역에만 10곳의 대리점을 두고, 300여 군데의 고정적 거래처를 확보하여 위 지역에서 1,200억 원 상당의 매출을 올리고 있다.

다.한편, 피고는 1986. 4.경 부산직할시에서 "동해철강상사"라는 상호로 출발하여 1991. 4. 15. 법인으로 설립되면서 "동부철강 주식회사"라는 상호로 등기를 마치고, 포항종합제철에서 철판을 구입, 이를 가공하여 열연강판, 후판, 냉연강판 등 철강제품을 제조, 부산지역에서 판매하여 오던, 1999년 당시 직원 14명, 자본금 3억 5천만 원, 매출액 31억 5,200여 만 원에 불과한 중소기업인데, 2000. 4. 25. "동부에스티 주식회사"로 상호변경등기를 마쳤으나, 부가가치세법상 체납 및 무단폐업을 이유로 2002. 1. 21.자로 사업자등록이 직권으로 말소되었다.

라.피고의 변경된 상호인 "동부에스티 주식회사" 중 "에스티"라는 상호의 부분은 철강을 뜻하는 영어 단어인 "steel"의 영어 약자를 한글로 표기한 것이고, 철강업계에서는 상호에 '에스티'라고 덧붙여 쓰는 경우 철강업에 종사하는 회사의 약칭으로 인식, 사용되고 있다.

2. 당사자의 주장 및 판단

가. 상호사용금지 및 상호등기말소청구에 관하여

(1) 원고는, 원고의 상호는 회사의 설립 시기, 매출액, 동부그룹의 계열사인 점 등에 비추어 국내외에 걸쳐 널리 인식되어 있다고 할 것인바, 피고가 원고의 상호와 유사한 "동부에스티 주식회사"라는 상호를 사용함으로써 수요자들로 하여금 원고와 오인ㆍ혼동을 야기하고 있으므로 피고의 위와 같은 행위는 상법 제23조 제1항 소정의 부정목적 상호사용행위 또는 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률(이하 '부정경쟁방지법'이라고 한다) 제2조 제1호 (가)목 및 (나)목 소정의 부정경쟁행위에 해당한다고 주장하면서 피고에 대하여 청구취지 기재와 같은 침해행위의 금지 및 상호폐지를 구함에 대하여, 피고는 원고의 상호 중 "동부"는 방위를 나타내는 일반ㆍ보편적인 단어로서 특정인이 독점 사용할 수 없는 단어이고, 또한 피고의 상호는 원고의 상호와 오인ㆍ혼동의 위험성이 없다고 다툰다.

(2) 피고가 "동부에스티 주식회사"로 상호변경등기를 경료하여 이를 상호로 사용하기 시작할 당시에 이미 원고는 국내 철강업계 매출순위 4위를 기록하였고, 원고를 포함하는 동부그룹이 공정거래위원회로부터 제19위의 대규모기업집단으로 지정되는 등 원고의 상호인 "동부제강 주식회사"가 냉연강판 등 철강제품의 제조, 판매업을 영위하는 회사의 상호로서 국내외에 널리 알려져 있었던 사실 및 피고가 원고가 영위하는 냉연강판 등 철강제품의 제조, 판매업과 동일, 유사한 열연강판, 후판, 냉연강판 등 철강제품의 제조, 판매업을 영위하고 있는 사실은 위 기초 사실에서 이미 본 바와 같다.

(3)또한 피고의 상호 "동부에스티 주식회사" 중 "동부에스티" 부분은 "동부"와 "에스티"의 두 단어로 구성되어 있으나 그 결합으로 인하여 새로운 관념을 낳는 것이라 할 수 없어 이를 분리 관찰할 수 있는데, 그 구성 중 "에스티"라는 문자 부분은 철강을 나타내는 영문자 "steel"의 약자인 "st"의 영어발음에 해당하는 것이어서 피고의 업종이 철강에 관련된 것임을 나타내는 것이고, "주식회사" 부분은 회사의 종류를 나타내는 것으로서 모두 식별력이 없으므로 나머지 "동부" 부분만이 피고 상호의 요부라 할 것이고, 한편 원고의 상호 "동부제강 주식회사" 중 "동부제강" 부분은 "동부"와 "제강"의 두 단어로 구성되어 있으나 피고의 상호와 마찬가지로 그 결합으로 인하여 새로운 관념을 낳는 것이라 할 수 없어 이를 분리 관찰할 수 있는데, 그 구성 중 "제강"이라는 문자 부분은 원고의 업종을 나타내는 용어 부분이고, "주식회사"부분은 회사의 종류를 나타내는 것으로서 모두 식별력이 없으므로 나머지 "동부" 부분만이 원고 상호의 요부라 할 것인바, 피고의 상호의 요부인 "동부"와 원고 상호의 요부인 "동부"는 모두 "동부"로 발음되므로 이를 확연히 구별할 수 없어 일반인이 피고의 상호를 원고의 상호와 오인ㆍ혼동할 가능성도 있다고 할 것이어서 결국, 피고는 원고의 상품표지 및 영업표지인 상호를 침해하고 있다 할 것이다.

(4)그렇다면 피고의 "동부에스티 주식회사"라는 상호를 사용하여 원고와 동종의 열연강판, 후판, 냉연강판 등 철강제품의 제조, 판매영업을 하는 행위는 부정경쟁방지법 소정의 혼동초래행위에 해당한다고 할 것이므로 피고는, "동부에스티"라는 문자를 피고의 상호로 사용하여서는 아니되고, 원고에게 부산지방법원 상업등기소가 비치, 관리하는 피고의 법인등기부(등기번호 제11315호)의 상호 "동부에스티 주식회사" 중 "동부에스티" 부분에 관한 말소등기절차를 이행할 의무가 있다고 할 것이다.

나. 손해배상청구에 관하여

(1) 원고는, 구 부정경쟁방지법(1999. 2. 5. 공포 법률 제5814호, 이하 '구 부정경쟁방지법'이라고만 함) 제14조의2 제1항 (현재의 같은 법률 제14조의2 제2항과 동일함)은 "부정경쟁행위 또는 영업비밀침해행위로 인하여 영업상의 이익을 침해당한 자가 제5조 또는 제11조 의 규정에 의한 손해배상을 청구하는 경우 영업상의 이익을 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 것이 있는 때에는 그 이익의 액을 영업상의 이익을 침해당한 자가 받은 손해의 액으로 추정한다."고 규정하고 있는바, 따라서 피고가 위와 같이 원고의 등기된 상호와 동일, 유사한 상호로 원고의 영업과 동일, 유사한 영업을 영위함으로써 얻은 1995년부터 2001. 11.까지의 영업이익의 합계 2,509,976,269원은 원고가 받은 손해의 액으로 추정되므로 피고는 원고에게 위 금원 및 그에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다고 할 것인데, 원고는 피고에 대하여 위 금원 중 우선 10억 원의 손해배상을 상법상의 상호권 및 부정경쟁방지법에 의한 손해배상청구권에 기하여 구한다(원고는 당심에서 이 부분 청구를 확장하였다)고 주장함에 대하여, 피고는, 원고는 피고가 1991. 4. 15. "동부철강 주식회사"라는 상호를 등기한 때부터 이 사건 소송을 제기할 때까지 피고의 존재를 전혀 모르고 있었으므로 원고의 영업이익은 피고의 상호사용에 의하여 아무런 영향도 받지 않았다고 다툰다.

(2) 먼저 상법상의 부정목적 상호사용을 이유로 한 손해배상청구에 관하여 본다.

(가) 상법 제23조 제1항 내지 제3항 은 부정한 목적으로 타인의 영업으로 오인할 수 있는 상호를 사용하고 있는 자가 있는 경우에 이로 인하여 손해를 받을 염려가 있는 자나 상호를 등기한 자는 그 상호의 폐지를 청구할 수 있는 외에 손해배상청구도 할 수 있다는 취지로 규정하고 있을 뿐이므로, 원고가 피고의 상법상 부정목적 상호사용행위를 이유로 손해배상청구를 하기 위해서는 민법 제750조 에 규정된 불법행위로 인한 손해배상청구의 요건으로서 ① 침해자인 피고의 고의 또는 과실, ② 침해행위, ③ 침해행위와 상당인과관계 있는 손해의 발생에 관한 주장, 입증책임을 부담한다고 할 것이다.

(나)살피건대, 일반인이 피고의 상호를 원고의 상호와 오인ㆍ혼동할 가능성이 있어 피고가 원고의 상호를 침해하고 있는 사실 및 피고가 원고가 영위하는 냉연강판 등 철강제품의 제조, 판매업과 동일, 유사한 열연강판, 후판, 냉연강판 등 철강제품의 제조, 판매업을 영위하고 있는 사실은 앞서 상호사용금지 및 상호등기말소청구에 관한 판단에서 본 바와 같고, 여기에 피고의 원래 상호가 "동해철강상사"이었다가 원고의 상호와 동일, 유사한 현재의 상호로 변경된 사실 등을 보태어 보면, 피고가 자신의 영업을 원고의 영업으로 오인시키려는 부정한 목적으로 원고의 상호와 동일, 유사한 상호를 사용한 것으로 인정할 수는 있으나, 원고에게 피고의 위 부정목적 상호사용행위와 상당인과관계 있는 손해가 발생하였다는 사실을 인정할 만한 아무런 증거도 없다.

(3) 다음으로 부정경쟁방지법에 터 잡은 손해배상청구에 관하여 본다.

(가)우선 부정경쟁방지법에 규정된 손해액의 추정에 터 잡은 청구에 관하여 보면, 구 부정경쟁방지법 제14조의2 제1항 (현재의 같은 법률 제14조의2 제2항과 같다)의 규정은 부정경쟁행위 또는 영업비밀침해행위로 인하여 입은 영업상의 손해의 배상을 청구하는 경우에 그 손해의 액을 입증하는 것이 곤란한 점을 감안하여 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 권리자가 입은 손해의 액으로 추정하는 것일 뿐이고, 침해가 있는 경우에 그로 인한 손해의 발생까지를 추정하는 취지라고 볼 수 없으므로, 권리자가 위 규정의 적용을 받기 위하여는 침해행위에 의하여 실제로 영업상의 손해를 입은 것을 주장ㆍ입증할 필요가 있으나, 위 규정의 취지에 비추어 보면, 위와 같은 손해의 발생에 관한 주장ㆍ입증의 정도에 있어서는 손해 발생의 염려 내지 개연성의 존재를 주장ㆍ입증하는 것으로 족하다고 보아야 하고, 따라서 권리자가 침해자와 동종의 업을 하고 있는 것을 증명한 경우라면 특별한 사정이 없는 한 그러한 침해에 의하여 영업상의 손해를 입었음이 사실상 추정된다고 할 것인데( 대법원 1997. 9. 12. 선고 96다43119 판결 등 참조), 위 기초 사실에서 본 바와 같이 비록 피고가 원고가 영위하는 냉연강판 등 철강제품의 제조, 판매업과 동일, 유사한 열연강판, 후판, 냉연강판 등 철강제품의 제조, 판매업을 영위하고 있는 사실은 인정되나, 한편 위에서 본 원ㆍ피고의 회사 규모, 생산제품의 종류와 수량, 거래의 상대방, 영업지역 이외에 원고의 전체 영업중 피고의 영업과 중첩되는 제품의 비율 등에 비추어 보면, 원ㆍ피고의 영업이 동종영업으로서 경쟁관계에 있다고까지는 보여지지 아니하므로 손해 발생의 염려 내지 개연성이 있다고 보기는 어렵다고 할 것이다.

(나)다음으로 부정경쟁방지법상의 영업주체 혼동행위와 상품출처 혼동행위로 인하여 침해를 당한 경우에도 민법 제750조 에 규정된 불법행위에 터 잡은 손해배상청구나 영업표지 및 상품표지인 상호사용을 허락하는 대가로 통상 받을 수 있는 실시료 상당의 손해배상청구를 하는 것 모두가 가능하다고 할 것이나, 이러한 점들에 관한 원고의 아무런 주장·입증이 없다.

(4) 따라서 원고의 손해배상청구 부분은 어느 모로 보나 이유 없다.

3. 결 론

그렇다면 피고는, 원고의 상호인 "동부제강 주식회사"와 동일, 유사한 "동부에스티 주식회사" 중 "동부에스티"라는 문자를 피고의 상호로 사용하여서는 아니되고, 원고에게 부산지방법원 상업등기소가 비치, 관리하는 피고의 법인등기부(등기번호 제11315호)의 상호 "동부에스티 주식회사" 중 "동부에스티" 부분에 관한 말소등기절차를 이행할 의무가 있다고 할 것이므로 원고의 이 부분 청구는 이유 있다고 할 것이나 원고의 나머지 청구는 이유 없어 이를 기각할 것인바, 원심판결은 이와 결론을 같이 하여 정당하므로, 원고와 피고의 각 항소 및 당심에서 확장된 원고의 청구는 모두 이유 없어 이를 모두 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.