[1] 상표법 제7조 제1항 제12호 에 규정된 '국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 상표'에 해당하는지 여부에 관한 판단 기준

[2] 문구류를 지정상품으로 하는 등록상표 " "가 사용상품을 과자류로 하는 주지상표인 선사용상표 "빼빼로"를 모방한 상표로서 등록상표의 출원인이 선사용상표권자에게 손해를 가하거나 선사용상표에 축적된 양질의 이미지를 고객 흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 사용하기 위한 것으로 추정되므로 상표법 제7조 제1항 제12호 에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다고 한 사례

[1] 상표법 제7조 제1항 제12호 에 규정된 '국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 상표'인지 여부는 그 상품이나 영업에 사용되는 상표의 사용기간, 사용량, 사용방법, 상품의 거래량 또는 상표에 관한 광고 선전 실태 등 제반 사정을 고려하여 거래실정과 사회통념상 그 상품의 출처에 관한 인식이 수요자 간에 널리 퍼져 있었다고 볼 수 있는지 여부에 따라 판단하여야 할 것이다.

[2] 문구류를 지정상품으로 하는 등록상표 " "가 사용상품을 과자류로 하는 주지상표인 선사용상표 "빼빼로"를 모방한 상표로서 등록상표의 출원인이 선사용상표권자에게 손해를 가하거나 선사용상표에 축적된 양질의 이미지를 고객 흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 사용하기 위한 것으로 추정되므로 상표법 제7조 제1항 제12호 에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다고 한 사례.

[1] 상표법 제7조 제1항 제12호 [2] 상표법 제7조 제1항 제12호

롯데제과 주식회사 (소송대리인 변리사 백남훈 외 1인)

피고 (소송대리인 변리사 이선행 외 2인)

2005. 9. 15.

1. 특허심판원이 2005. 3. 30. 2004당1995호 사건에 대하여 한 심결을 취소한다.

2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.

주문과 같다.

1. 이 사건 심결의 경위

가. 원고는, 2004. 9. 14. 피고의 이 사건 등록상표인 '빼빼로'는 수요자간에 특정인의 상표로 현저하게 인식되어 있는 저명한 상표인 원고의 선사용상표인 '빼빼로'를 모방한 것으로서 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있고, 원고의 상품과 혼동을 일으키며, 그 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표이므로 상표법 제7조 제1항 제4호 , 제10호 , 제11호 에 해당되거나, 수요자간에 널리 알려진 특정인의 상표와 동일한 상표를 사용함으로써 그 유명세에 편승하여 부당한 이익을 얻으려는 부정한 목적으로 사용하는 것이어서 상표법 제7조 제1항 제12호 에 해당되어 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하며 이 사건 등록상표에 대하여 등록무효심판을 청구하였다.

나. 특허심판원은 이를 2004당1995호 사건으로 심리한 후 2005. 3. 30. 이 사건 등록상표의 표장은 선사용상표와 동일ㆍ유사하고, 선사용상표는 원고가 판매하는 과자의 상표로서 그 일반 수요자에게 알려진 주지상표라고 할 수 있으나, 이 사건 등록상표의 지정상품과 같은 '고무지우개' 등 이종의 상품에 사용될 경우 그러한 이종상품이 원고에 의하여 생산되는 것으로 오인, 혼동을 일으킬 정도로 일반 소비자 대중에게까지 알려지고 그 양질감으로 인한 우월적 지위를 갖게 된 이른바 저명상표라고 보기 어렵고, 이 사건 등록상표가 부당한 이익을 얻으려 하거나 원고에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표라는 점을 인정할 증거가 없어 상표법 제7조 제1항 제10호 , 제12호 에 해당하지 아니하고, 선사용상표가 저명상표에 해당하지 아니하는 이상 이 사건 등록상표가 선등록상표를 모방하여 그 지정상품만을 달리하여 등록되었다 하더라도 상표법 제7조 제1항 제4호 에 해당하지 아니하며, 이 사건 등록상표의 지정상품과 선사용상표의 사용상품인 과자는 그 품질, 형상, 용도, 생산 및 판매부문과 수요자의 범위가 상이하므로, 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 대하여 사용하더라도 선사용상표권자나 그와 특별한 관계에 있는 자에 의하여 사용되는 것으로 상품 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 없어 상표법 제7조 제1항 제11호 에 해당하지 아니한다는 취지에서 원고의 청구를 기각하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.

다. 이 사건 등록상표와 선사용상표의 내용

(1) 이 사건 등록상표

① 구성 :

② 등록번호 : 제567159호

③ 출원일/등록결정일/등록일 : 2001. 9. 14./2003. 9. 30./2003. 12. 1.

④ 권리자 : 피고

⑤ 지정상품 : 고무지우개, 크레파스, 크레용, 연필, 필통, 볼펜, 사인펜, 책받침, 수첩, 메모지(상품류 구분 제16류)

(2) 선사용상표

① 구성 : 빼빼로

② 사용권자 : 원고

③ 사용상품 : 과자류

[증 거] 갑 제1호증의 1, 2의 각 기재

2. 심결의 적법 여부에 대한 당사자의 주장

가. 원고 주장의 요지

(1) 원고가 제출한 증거에 의하면 원고의 선사용상표는 국내에서 과자류 상품과 관련하여 타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 주지상표일 뿐만 아니라, 일반 소비자 대중에게 널리 알려지고 양질감으로 인한 우월적 지위를 갖는 저명상표임을 충분히 인정할 수 있음에도 불구하고 이 사건 심결이 선사용상표의 저명성을 인정하지 않은 것은 위법하다.

(2) 이 사건 등록상표는 주지 또는 저명상표인 선사용상표와 표장이 동일하여 비록 지정상품을 달리 하더라도 일반 소비자나 거래자로 하여금 오인, 혼동을 일으키게 할 의도로 출원된 것이므로, 공정하고 신용있는 상거래질서를 문란하게 할 염려가 있어 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 반하여 상표법 제7조 제1항 제4호 에 해당한다.

(3) 선사용상표의 사용상품은 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 저명상표라 할 것인바, 이 사건 등록상표는 선사용상표와 그 표장이 동일할 뿐 아니라, 그 구성이나 모티브 등에서 일반 수요자들이 사건 등록상표를 접할 경우 선사용상표 또는 그 상표가 사용된 상품을 용이하게 연상하게 하므로, 이 사건 등록상표는 저명한 선사용상표와 출처의 혼동을 불러일으킬 염려가 있어 상표법 제7조 제1항 제10호 에 해당한다.

(4) 이 사건 등록상표는 선사용상표와 동일하고, 선사용상표가 국내에서 주지ㆍ저명할 뿐만 아니라, 일반 수요자나 거래자에게 특정인의 상표라고 인식된 표장이라고 볼 수 있는바, 이 사건 등록상표가 타인에 의해 사용되는 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 마치 원고에 의하여 제공되는 상품인 것으로 착각을 일으키게 하여 상품의 출처와 품질에 오인 혼동을 초래하고 그로 인하여 수요자를 기만할 염려가 있으므로 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제11호 에 해당된다.

(5) 피고는 선사용상표와 칭호가 동일한 이 사건 등록상표를 출원, 등록받았는바, 이는 선사용상표의 명성에 부당하게 편승하려는 부정한 목적에서 비롯된 것이라 할 것이어서 상표법 제7조 제1항 제12호 에 해당된다.

나. 피고 주장의 요지

원고가 심결 및 이 사건 소송 과정에서 제출한 증거만으로는 선사용상표가 주지·저명하다거나 일반 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 원고의 상표나 상품이라고 인식될 정도로 알려져 있었다고 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 자료가 없으며, 피고가 선사용상표를 모방하거나 부정한 목적으로 이 사건 등록상표를 출원한 것도 아니므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제4호 , 제10호 , 제11호 및 제12호 에 해당하지 아니한다.

3. 판 단

가. 인정 사실

갑 제3호증의 1 내지 11, 갑 제4호증, 갑 제5호증의 1 내지 30, 33, 34, 37, 42, 갑 제6호증, 갑 제11 내지 19호증의 각 1, 2, 3의 각 기재에 의하면 다음 사실을 인정할 수 있다.

(1) 선사용상표인 "빼빼로"는 원고 회사에서 창작한 상표로서 1983년도에 최초로 국내에 시판한 스틱형 과자제품에 부착하여 국내 최대의 제과회사인 원고 회사가 가장 오랫동안 가장 많이 판매되고 있는 상품의 명칭이다.

(2) 선사용상표는 '쿠키, 건과자, 캐러멜' 등 과자류를 그 지정상품으로 하여 1983. 2. 1. 출원하여 같은 해 11. 18. 상표등록 제96667호로 등록된 이래 1993. 6. 22. 및 2004. 1. 16. 그 존속기간이 갱신등록되었고, 또한 원고 회사는 1990. 10. 12. "빼빼로니" 및 "빼빼로네"를 '과자류'를 지정상품으로 출원하여 1992. 1. 10. 그 등록을 받는 등 "빼빼로"와 관련된 상표 10여개를 출원하여 등록받아 사용하여 왔다.

(3) 선사용상표가 부착된 제품의 개당 평균 판매가가 약 500원 정도임에도 불구하고, 위 제품의 매출액은 1983년부터 1989년까지는 약 52억 원 내지 91억 원, 1990년부터 1992년까지는 약 113억 원 내지 130억 원, 1993년과 1994년은 221억 원 및 233억 원, 1995년부터 1997년까지는 161억 원 내지 179억 원, 1998년부터 2000년까지는 209억 원 내지 242억 원에 달하였고, 2000년에는 대한민국 전체 국민의 수보다 많은 4,800만개 이상이 판매되었다.

(4) 선사용상표가 부착된 제품과 관련하여 1994년경 부산과 경남지역의 여중생들이 날씬해지기를 기원한다는 의미로 가늘고 길쭉한 과자 "빼빼로"를 '11월 11일'에 선물로 주고받으면서 이날이 '빼빼로 데이'로 알려지기 시작하였고, 그 후 점차 전국적으로 퍼져나가 1999년경부터는 남녀 구분 없이 초등학생, 대학생 및 젊은 직장인들까지 참여하는 전국적인 행사로 자리 잡았다.

(5) 선사용상표에 대하여 1997. 7. 14.자 매일경제신문은 "빼빼로"를 15년 동안 많은 매출을 기록한 스테디셀러 상품이라고 소개하고 있고, 1999. 11. 12.자 조선일보, 2000. 11. 10.자 동아일보 및 문화일보에서는 '11월 11일'은 '빼빼로 데이'로서 원고 회사의 "빼빼로" 과자를 선물하는 기념일로 자리 잡고 있고, 이러한 선물문화 덕분에 원고 회사의 매출액도 증가한다는 기사가 게재되었다.

(6) 1998년도 한국식품연감에는 1997년 11월 빼빼로 데이의 정착에 힘입은 롯데 '빼빼로'는 복합 초코과자의 선두 제품으로 지속적인 인기를 끌고 있으며, 제품 다양화로 소비구매층의 확대를 꾀하고 있다고 기재되어 있고, 2001년도 한국식품연감에는 2000년도 초코릿 시장에 관하여 11월 11일 빼빼로 데이의 영향으로 10월, 11월 두 달간 '빼빼로' 제품이 80억 원을 넘는 매출을 올려 제과업계 1위 제품으로 올라왔다고 기재되어 있다.

(7) 원고 회사는 선사용상표에 대하여 1990년경부터 TV와 잡지 등에 광고하였으며, TV 광고비로 1990년 약 2억 7천만 원, 1996년 5억 9천만 원, 2000년 1억 8천만 원 등 11년간에 걸쳐 합계 29억 3천만 원을 지출하였고, 잡지 광고비로 1997년 470만 원, 2000년 1,190만 원을 지출하였다.

나. 상표법 제7조 제1항 제12호 에 해당하는지 여부

(1) 상표법 제7조 제1항 제12호 에 규정된 '국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 상표'인지 여부는 그 상품이나 영업에 사용되는 상표의 사용기간, 사용량, 사용방법, 상품의 거래량 또는 상표에 관한 광고 선전 실태 등 제반 사정을 고려하여 거래실정과 사회통념상 그 상품의 출처에 관한 인식이 수요자간에 널리 퍼져 있었다고 볼 수 있는지 여부에 따라 판단하여야 할 것인바, 위 인정 사실에 의하면, 선사용상품은 그 제품이 출시된 날부터 이 사건 등록상표의 출원일까지 18년이라는 장기간에 걸친 스테디셀러 상품인 점, 그 기간 동안 선사용상표 제품의 판매 규모가 점차 커져 1998년 이후부터는 매년 200억 원을 초과하는 점, 그 광고비도 11년간 매년 평균 3억 원을 지출한 점, 선사용상표 제품의 이용자층이 점차 확산되고 있는 점, 1994년경부터 11월 11일이 빼빼로 데이로 알려지는 등 선사용상표 제품이 가져온 사회 문화적 파급효과의 성격과 범위 등을 종합하여 고려할 때, 선사용상표는 이 사건 등록상표의 출원일인 2001. 9. 14.경 이미 과자류의 거래자나 일반 소비자들 사이에서 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 이른바 주지상표라고 봄이 상당하다 할 것이다.

(2) 다음, 이 사건 등록상표가 피고가 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표인지 여부에 관하여 보건대, 이 사건 등록상표의 지정상품인 문구류와 선사용상표의 사용상품인 과자류 간에는 상품의 유사성이나 견련관계가 있다고 보기는 어려우나, 갑 제24 내지 29호증, 갑 제30호증의 1, 2, 3, 갑 제31호증의 1 내지 18, 을 제2호증의 1 내지 7, 을 제3, 4, 5호증의 각 기재와 변론 전체의 취지에 의하면, 원고의 선사용상표는 '배틀리도록 야윈 모양, 시들거나 말라서 꾀이거나 비틀린 모양'을 나타내는 국문자 '빼빼'에 '로'를 결합하여 창작한 조어상표인 사실, 앞서 인정한 바와 같이 선사용상표는 1983년경 상표등록 출원되고 그 무렵부터 과자류에 상표로 사용되어 왔으며, 1994년경부터는 여중생들 사이에서 11월 11일이 빼빼로 데이로 알려지기 시작하면서 1999년경에는 초등학생, 대학생 및 젊은 직장인의 계층에까지 알려진 사실, 원고는 피고의 이 사건 등록상표의 출원 직후인 2001. 11. 21. '빼빼로'를 형상화한 도형상표를 과자류를 지정상품으로 하여 출원하고 2002. 5. 29.에는 다양한 형태의 '빼빼로' 도형을 창작하여 과자류를 지정상품으로 하여 출원하였으며, 원고는 2001년경부터 빼빼로 데이의 선물 셋트에 들어가는 문구류 등에 위 도형상표를 부착하기도 하고 도형상표를 인형으로 만들어 기념품과 함께 판매하거나 광고하는 등으로 사용한 사실, 한편, 피고의 이 사건 등록상표의 출원 후 피고가 대표이사로 있는 소외 주식회사 개구쟁이는 "빼빼로", "빼불용", "예빼", "빼실이", "빼몽이" 등의 캐릭터를 만들어 2004. 1. 13. 저작권으로 등록하고 캐릭터 사업을 한 사실을 인정할 수 있는바, 위 인정 사실과 같이 원고가 다양한 종류의 빼빼로 도형상표를 출원하고 그 도형을 캐릭터로 상품화하여 사용하기 시작하자 피고가 대표이사로 있는 주식회사 개구쟁이가 "빼빼로"를 캐릭터로 만들어 저작권 등록을 하고 캐릭터 사업에 뛰어든 점, 이 사건 등록상표를 그 지정상품에 사용하는 경우에는 그 수요자들이 선사용상표권자에 의하여 취급되는 상품으로 그 출처를 오인하거나 혼동할 염려가 있다는 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 등록상표는 국내에서 주지상표인 선사용상표를 모방한 상표로서 이 사건 등록상표의 출원인이 선사용상표권자에게 손해를 가하거나 선사용상표에 축적된 양질의 이미지를 고객 흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 사용하기 위한 것으로 추정된다 할 것이다.

다. 소결론

따라서 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제12호 에 해당하므로, 상표법 제7조 제1항 제4호 , 제10호 및 제11호 에 해당하는지 여부에 관하여는 더 나아가 살펴볼 필요도 없이 상표로서 등록될 수 없어 그 등록이 무효로 되어야 할 것인바, 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.

4. 결 론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.