[2] 특허법 제42조 제4항 의 규정상 ‘특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지 여부’의 판단 기준

[2] 특허법 제42조 제4항 의 규정상 ‘특허청구범위가 상세한 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지 여부’는 특허출원 당시의 기술 수준을 기준으로 하여 그 발명과 관련된 기술분야에서 평균적 기술 능력을 가진 사람의 입장에서 볼 때, 그 특허청구범위와 발명의 상세한 설명의 각 내용이 일치하여 그 명세서만으로 특허청구범위에 속한 기술구성이나 그 결합 및 작용효과를 일목요연하게 이해할 수 있는가에 의하여 판단하여야 할 것이다.

상고비용은 피고가 부담한다.

1. 기재불비에 관한 상고이유에 대하여

가. 특허법 제42조 제3항 은 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적·구성 및 효과를 기재하여야 한다고 규정하고 있고, 같은 조 제4항 은 청구항은 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것 등을 규정하고 있는바, 이러한 규정의 취지는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것으로서, 특허법 제42조 제3항 의 규정상 ‘그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도’라 함은 그 출원에 관한 발명이 속하는 기술분야에서 보통 정도의 기술적 이해력을 가진 자, 평균적 기술자가 당해 발명을 명세서 기재에 의하여 출원시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 뜻하는 것이며 ( 대법원 1999. 7. 23. 선고 97후2477 판결 참조), 나아가 특허법 제42조 제4항 의 규정상 ‘특허청구범위가 상세한 설명에 의하여 뒷받침되고 있는지 여부’는 특허출원 당시의 기술 수준을 기준으로 하여 그 발명과 관련된 기술분야에서 평균적 기술 능력을 가진 사람의 입장에서 볼 때, 그 특허청구범위와 발명의 상세한 설명의 각 내용이 일치하여 그 명세서만으로 특허청구범위에 속한 기술구성이나 그 결합 및 작용효과를 일목요연하게 이해할 수 있는가에 의하여 판단하여야 할 것이다 ( 대법원 2003. 8. 22. 선고 2002후2051 판결 참조).

나. 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명 부분의 각 기재와 도면 3 내지 5b를 함께 볼 때, 이 사건 특허발명의 온구기는 ‘지지판(27)과 받침판(25)이 힌지(26)로 결합된’ 구조이고 매트에는 경사판 형태의 캠이 설치되어 있어, 온구기의 지지판이 캠에 접촉하게 되면 도면 5b처럼 상승하게 되어 신체에 대한 압박효과를 강화하게 됨을 알 수 있고, 나아가 온구기의 지지판은 받침판보다 길다는 것을 알 수 있으므로, 이 사건 특허발명의 명세서에 기재된 ‘선택적으로 접촉한다’는 것은 온구기가 매트의 끝부분으로 이동할 경우에만 캠에 접촉하게 된다는 의미임을, ‘회전운동한다’는 것은 온구기가 캠과 접촉시 힌지 결합된 부분이 회전하여 지지판의 끝이 상승한다는 의미임을, 그리고 받침판은 풀리까지 밖에 갈 수 없다고 하더라도 지지판은 얼마든지 그보다 더 바깥쪽까지 갈 수 있어 캠에 접촉할 수 있으므로 위와 같이 상승작용이 있을 수 있음을 이 사건 특허발명이 속하는 기술분야에서 보통 정도의 기술적 이해력을 가진 자가 위 명세서 및 도면의 기재에 의하여 출원시의 기술수준에 특수한 지식을 부가하지 않고서도 정확하게 이해 및 재현할 수 있다고 할 것이고, 나아가 이 사건 특허발명의 특허청구범위와 발명의 상세한 설명의 각 내용에 불일치하는 점이 없어 위 평균적 기술자가 그 명세서만으로 특허청구범위에 속한 기술구성이나 그 결합 및 작용효과를 이해할 수 있다고 할 것이다.

따라서 원심의 위와 같은 취지의 판단은 정당하고 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 기재불비에 관한 법리오해, 심리미진 등의 위법이 없다.

2. 진보성에 관한 상고이유에 대하여

가. 원심은 이 사건 제1항 내지 제3항 발명에 대하여 2000. 2. 7. 공개된 공개특허공보(공개번호 특2000-0006622호)에 게재된 발명(이하 ‘간행물 게재 발명’이라 한다)과 대비할 때 간행물 게재 발명에 없는 ‘받침판(25)상에 설치되고, 일측이 힌지(26)로 결합되는 지지판(27)과, 상기 지지판(27)에 일정간격 이격되게 설치되는 지지대(30)와, 상기 지지대(30) 사이에 회전가능하게 설치되는 로울러(32)를 가지는 구성’(이하 ‘로울러 등 구성’이라 한다)이 있고, 이러한 구성의 차이에 따라 이 사건 특허발명의 명세서에 기재된 바와 같이 ‘온구기가 이동시 마찰력을 줄여 적은 힘으로 온구기를 이동시킬 수 있게 됨에 따라 작은 모터를 사용하여 소모 전력 및 작동부의 크기를 줄일 수 있으며, 환자의 피부 손상을 미연에 방지하는 효과’를 가지므로 간행물 게재 발명에 의하여 진보성이 부정되지 않는다고 판단하고, 이 사건 제2항 및 제3항 발명은 이 사건 제1항 발명의 종속항으로서 당연히 진보성을 갖는다고 판단하였다.

나. 기록을 살펴보아도, 간행물 게재 발명이 갖추지 못한 로울러 등 구성이 온열치료기라는 이 사건 특허발명이 속하는 기술분야에서 주지 관용기술이라고 인정하기에 부족하고, 원심이 적법하게 인정한 로울러 등 구성에 따른 작용효과는 간행물 게재 발명이 가지는 효과에 비하여 현저한 것이라고 할 것이므로 이 사건 제1항 발명은 간행물 게재 발명에 의하여 진보성이 부정될 수 없다고 할 것이다. 다음으로, 이 사건 제2항 발명은 이 사건 제1항 발명에 더하여 캠의 구성을 추가한 것으로서 캠에 의해 마찰력이 증가할 수 있으므로 로울러 등 구성으로 인한 마찰력 감소라는 효과가 다소 열화될 수 있을 것이지만, 그에 따라 로울러 등 구성으로 인한 마찰감소의 효과가 모두 사라진다고 단정할 수 없을 뿐 아니라 캠에 의하여 온구기의 승하강 운동으로 신체 목덜미 부위에 치료효과를 배가하는 새로운 효과를 가지게 됨은 물론, 로울러 등 구성으로 인한 피부 손상의 방지 효과는 여전히 가지게 되는 것이므로 이 사건 제2항 발명 역시 간행물 게재 발명에 의하여 진보성이 부정된다고 볼 수 없을 것이다. 한편, 이 사건 제3항 발명은 독립항인 이 사건 제1항 발명의 구성요소를 모두 갖추고 그에 더하여 이 사건 제1항 발명의 로울러의 재질을 옥으로 한정한 종속항으로서, 이 사건 제1항 발명이 간행물 게재 발명에 의하여 진보성이 부정되지 않는 이상 당연히 간행물 게재 발명에 의하여 진보성이 부정될 수 없다.

따라서 원심의 위와 같은 판단은 정당하고 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 발명의 진보성에 관한 법리오해, 심리미진 등의 위법이 없다.

3. 결 론

그러므로 상고를 기각하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.