외국법인이 의장등록 출원에 있어서 한.미공업소유권 우선권 협정에 의하여 우선권 주장을 한 경우 우선권 주장의 당부와 신규성간의 심리순위

의장법 제16조 제1항 에 의하여 준용되는 구 특허법(1973.12.31 법률 제2563호) 제42조 제1항 의 규정과 1978.10.30 발효된 한·미공업소유권 우선권협정에 의하여 심판청구인인 미국법인이 의장등록출원에 있어서 우선권을 주장할 수 있는 경우, 그 우선권 주장이 정당한 것인 때에는 심판청구인이 당해 의장을 미국에 출원한 때를 기준으로 하여 당해 의장출원이 구 의장법(1973.2.8 법률 제2507호) 제5조 제2항 에 해당되는지 여부를 판단하여야 할 것이므로, 우선권 주장이 있는 경우 그 주장의 당부에 관하여 먼저 심리판단을 한 다음 출원의장의 신규성 여부를 판단하여야 할 것이다.

구 특허법 (1973.12.31 법률 제2563호) 제42조 제1항 , 의장법 제16조 제1항 , 구 의장법 (1973.2.8 법률 제2507호) 제5조 제2항

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특허청장

특허청 항고심판소 1982.10.28 자 1980년항고심판절제1228호 심결

원심결을 파기하고, 사건을 특허청 항고심판소로 환송한다.

상고이유를 판단한다.

기록에 의하면, 심판청구인은 미국법인으로서 이건 의장출원과 동시에 이건 의장이 1979.7.25 미합중국에 출원되었다고 우선권 주장을 하고 있음이 분명한바, 원심은 심판청구인의 위 우선권 주장에 대하여 아무런 심리판단도 하지 아니한 채 이건 출원의장은 그 판시의 인용의장으로부터 용이하게 창작할 수 있는 것이거나 그 인용의장의 상업적인 변형물에 지나지 않는 것이라는 이유로 구 의장법 제5조 제2항 의 규정에 해당되어 의장등록을 받을수 없는 것이라고 판시하고 있다.

그러나 심판청구인은 의장법 제16조 제1항 에 의하여 준용되는 구 특허법(1973.12.31 법률 제2563호) 제42조 제1항 의 규정과 1978.10.30 발효된 한·미공업소유권 우선권협정에 의하여 이건 의장등록출원에 있어서 우선권을 주장할 수 있고 그 우선권 주장이 정당한 것인 때에는 심판청구인이 이건 의장을 미국에 출원한 때를 기준으로 하여 이건 의장출원이 구 의장법 제5조 제2항 에 해당되는지 여부를 판단하여야 할 것이므로 심판청구인의 우선권 주장의 당부는 이건 출원의장이 신규성이 있는 것인가의 여부를 결정하는데 직접적인 관련이 있는 것이라 할 것이니 원심으로서는 위 우선권 주장의 당부에 관하여 심리판단을 한 다음, 이건 출원의장의 신규성 여부를 판단하여야 할 것이다.

원심이 이에 이르지 않고 위와 같이 판시한 것은 결국 의장법의 우선권 주장에 관한 법리오해나 심리미진의 위법을 저지른 것이라 할 것이고 이는 심결에 영향을 미쳤다 할 것이므로 이 점에 관한 논지는 이유있다.

그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략하고, 원심결을 파기환송하기로 하여 관여법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.