[1] 고안의 진보성이 부정되는지 여부를 판단하기 위해서는 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 고안과 선행기술의 차이 및 그 고안이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)의 기술수준 등에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 고안이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 고안을 극히 쉽게 도출할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 고안의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 고안을 극히 쉽게 고안할 수 있는지를 판단해서는 안 된다.

[1] 고안의 진보성이 부정되는지 판단하는 방법 및 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 고안의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 사후적으로 통상의 기술자가 쉽게 고안할 수 있는지를 판단할 수 있는지 여부(소극)

[2] 갑 주식회사가 명칭을 “홀 아이씨(Hall IC) 구동용 차폐자석이 구비된 휴대폰 케이스”로 하는 등록고안의 실용신안권자인 을을 상대로 등록고안의 진보성이 부정된다는 이유로 등록무효심판을 청구하였고, 특허심판원이 이를 인용하는 심결을 한 사안에서, 등록고안의 청구범위 제1항은 ‘휴대폰의 전면 및 후면, 일측면을 감싸는 형태로 휴대폰에 장착되어 휴대폰의 외관을 보호하는 휴대폰 케이스’와 ‘휴대폰 케이스의 전면부에는 휴대폰에 내장된 홀 아이씨와 대응되는 지점에 영구자석 및 요크를 매개로 구현된 차폐자석이 내장’된 것을 구성으로 하는데, 선행고안들의 구성이나 내용에는 이들을 결합할 동기나 암시가 나타나 있지 않고, 통상의 기술자가 영구자석과 요크를 일체화한 차폐자석을 휴대폰 케이스에 극히 쉽게 적용할 수 있다고 보기 어려우므로 등록고안의 진보성이 부정되지 않는데도, 이와 달리 본 원심판단에 법리오해의 잘못이 있다고 한 사례

[1] 실용신안법 제4조 제2항 [2] 실용신안법 제4조 제2항 , 제31조 제1항

[1] 대법원 2019. 7. 25. 선고 2018후12004 판결 (공2019하, 1685)

원고 (소송대리인 변호사 원유석 외 1인)

주식회사 대한특수금속 (소송대리인 변리사 박영일 외 2인)

특허법원 2016. 11. 18. 선고 2016허2300 판결

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 후 제출된 상고이유보충서들의 기재는 이를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 고안의 진보성이 부정되는지 여부를 판단하기 위해서는 선행기술의 범위와 내용, 진보성 판단의 대상이 된 고안과 선행기술의 차이 및 그 고안이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)의 기술수준 등에 비추어 진보성 판단의 대상이 된 고안이 선행기술과 차이가 있음에도 그러한 차이를 극복하고 선행기술로부터 그 고안을 극히 쉽게 도출할 수 있는지를 살펴보아야 한다. 이 경우 진보성 판단의 대상이 된 고안의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 그 고안을 극히 쉽게 고안할 수 있는지를 판단해서는 안 된다 ( 대법원 2019. 7. 25. 선고 2018후12004 판결 등 참조).

2. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

가. 명칭을 “홀 아이씨(Hall IC) 구동용 차폐자석이 구비된 휴대폰 케이스”로 하는 이 사건 고안(실용신안번호 생략)의 청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 고안’이라고 하고, 다른 청구항도 같은 방식으로 표시한다)은 ‘휴대폰의 전면 및 후면, 일측면을 감싸는 형태로 휴대폰에 장착되어 휴대폰의 외관을 보호하는 휴대폰 케이스’와 ‘휴대폰 케이스의 전면부에는 휴대폰에 내장된 홀 아이씨와 대응되는 지점에 영구자석 및 요크를 매개로 구현된 차폐자석이 내장’된 것을 구성으로 한다.

나. 선행고안 4는 차폐기능이 없는 자석을 사용하는 반면 이 사건 제1항 고안은 영구자석과 요크를 매개로 구현되어 자력 차폐기능이 있는 차폐자석을 사용한다는 차이점이 있고, 이러한 차이점은 차폐자석 그 자체인 선행고안 2에 나타나 있다.

다. 이 사건 제1항 고안은 ‘휴대폰 케이스 전면부의 휴대폰에 내장된 홀 아이씨와 대응되는 지점에 차폐자석을 사용함으로써 휴대폰 케이스의 전면부를 후면부 뒤로 젖힘에 따라 발생할 수 있는 센서의 오동작 방지’를 기술적 과제로 한다. 반면, 선행고안 4는 휴대폰 케이스가 닫혀 있을 때 외부 압력으로 휴대폰 키입력부가 눌려져 휴대폰이 켜지는 등의 오작동을 방지하는 것을 기술적 과제로 하여, 물리적 자극이 아닌 자력과 자력에 대한 홀센서의 반응만으로 그 작동을 조절하는 것을 해결수단으로 할 뿐, 휴대폰 케이스 전면부가 뒤로 젖혀질 경우 영구자석의 사용으로 인해 나타날 수 있는 문제점에 대한 인식은 전혀 나타나 있지 않다. 또한 선행고안 2는 일반적인 전기ㆍ전자 분야에서 사용될 수 있는 차폐자석이다.

라. 이와 같은 선행고안들의 구성이나 내용에는 이들을 결합할 동기나 암시가 나타나 있지 않고, 전자 제품의 부품에서 차폐판 또는 요크를 사용한 자력 차폐기술이 나타나 있는 을 제3 내지 5호증의 각 기재만으로는 통상의 기술자가 영구자석과 요크를 일체화한 차폐자석을 휴대폰 케이스에 극히 쉽게 적용할 수 있다고 보기 어렵다.

마. 한편 이 사건 제1항 고안의 진보성이 부정되지 아니하는 이상 이 사건 제1항 고안을 인용하는 종속항인 이 사건 제2항 내지 제4항 고안 역시 진보성이 부정되지 않는다.

3. 원심은 다음과 같이 판단하였다.

① 이 사건 제1항 고안의 청구범위가 휴대폰 케이스의 전면부를 후면부 뒤로 젖히는 구성으로 한정된다고 할 수 없으므로, ‘휴대폰 케이스의 전면부를 후면부 뒤로 젖힘에 따라 발생할 수 있는 오작동 방지 효과’는 이 사건 제1항 고안의 구성으로 인한 효과라고 볼 수 없다. ② 이 사건 제1항 고안과 그 종속항들인 이 사건 제2항 내지 제4항 고안은 선행고안 4에 선행고안 2를 결합하여 극히 쉽게 도출할 수 있으므로 진보성이 부정된다.

4. 이러한 원심의 판단에는 실용신안의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

5. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리ㆍ판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

대법관 민유숙(재판장) 김재형 이동원 노태악(주심)