원고(소송대리인 법무법인 지금 담당변호사 황의정 외 1인)

주식회사 웨딩쿨(소송대리인 법무법인 한남 외 1인)

2019. 7. 12.

1. 특허심판원이 2018. 10. 19. 2018당459호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

2. 소송비용은 피고가 부담한다.

주문과 같다.

1. 기초사실

가. 원고의 이 사건 등록서비스표

○ 등록번호/출원일/등록결정일/등록일: 서비스표등록 (등록번호 생략)/2010. 11. 22./2012. 1. 19./2012. 1. 31.

○ 구성 :

○ 지정서비스업 : 서비스업류 구분 제45류의 결혼상담업, 결혼정보제공업, 결혼중개업, 국제결혼중개업

○ 권리변동 관계 : 이 사건 등록서비스표를 출원하여 등록한 소외 3이 2017. 3. 31. 소외 4에게, 소외 4가 2017. 7. 3. 소외 5에게, 소외 5가 2017. 11. 1. 원고에게 이 사건 등록서비스표권을 순차적으로 양도함에 따라 현재 원고가 이 사건 등록서비스표의 서비스표권자이다.

나. 피고의 이 사건 선사용표장들

○ 구 성 : (선사용서비스표 1) (선사용서비스표 2) (선사용서비스표 3)

○ 사용서비스업 : 웨딩 컨설팅업, 웨딩드레스 대여업 등

다. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2018. 2. 14. 이 사건 등록서비스표가 이 사건 선사용표장들과의 관계에서 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 상표법’이라 한다) 제7조 제1항 제11호 및 제12호 에 해당하거나, 구 상표법 제6조 제1항 제3호 또는 제7호 에 해당하며, 또한 원고의 이 사건 등록서비스표권 행사가 권리남용에 해당하므로 그 서비스표등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서, 원고를 상대로 특허심판원 2018당459호로 이 사건 등록서비스표에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

2) 이에 특허심판원은 2018. 10. 19. ‘이 사건 등록서비스표는, 그 등록 결정시에 이미 국내 수요자나 거래자에게 그 서비스표라고 하면 곧 특정인의 서비스표라고 인식될 수 있을 정도로 알려진 이 사건 선사용표장들과 동일·유사하고, 그 지정서비스업도 이 사건 선사용표장들의 사용서비스업과 동일·유사하여, 그 지정서비스업에 사용될 경우 수요자로 하여금 서비스업 출처의 오인·혼동을 일으키게 하여 수요자를 기만할 염려가 있으므로, 구 상표법 제7조 제1항 제11호 에 해당한다’는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 피고 주장의 등록무효사유

1) 구 상표법 제7조 제1항 제11호

어떤 상표가 구 상표법 제7조 제1항 제11호 소정의 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 해당하기 위해서는 그 대비되는 표장이 국내의 일정한 지역적 범위 내에서 수요자나 거래자 사이에 특정인의 상표나 상품 내지 서비스업이라고 인식될 수 있을 정도면 충분하다.

그런데 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 당시 선사용표장들은 대구지역의 수요자나 거래자에게 그 사용서비스업인 ‘웨딩 컨설팅업 및 웨딩드레스 대여업 등’에 관하여 특정인의 서비스업을 표시하는 것으로 인식되었다. 한편 이 사건 등록서비스표는 선사용표장들과 표장이 유사하고 그 지정서비스업도 선사용표장들의 사용서비스업과 유사하다. 따라서 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제11호 소정의 수요자기만 상표에 해당하므로 그 서비스표 등록이 무효로 되어야 한다.

2) 구 상표법 제7조 제1항 제12호 주1)

피고의 선사용표장들은 이 사건 등록서비스표의 출원 당시 국내 수요자들 사이에 특정인의 서비스업을 표시하는 것으로 인식되었으며 이 사건 등록서비스표가 부정한 목적으로 출원되었음이 분명하므로, 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제12호 에 해당하여 그 서비스표 등록이 무효로 되어야 한다.

3) 권리남용에 기한 서비스표등록 주2) 무효

피고는, 원고가 피고와 같은 지역 내의 동종업자로서 이미 등록 결정 당시 특정인의 서비스업의 출처표시로 널리 알려진 이 사건 선사용표장들을 잘 알고 있으면서도 등록주의의 허점을 이용하여 부당하게 이 사건 등록서비스표권을 취득한 것이고, 이러한 서비스표권 취득은 오직 피고에게 고통을 주고 손해를 입히기 위한 악의적인 목적에 기한 것이므로, 원고의 이 사건 서비스표권 등록은 권리남용에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장한다(이하 ‘권리남용 주장’이라 한다).

나. 이 사건 등록서비스표가 구 상표법 제7조 제1항 제11호 후단 소정의 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 해당하는지 여부

1) 주요 쟁점

이 사건 등록서비스표가 구 상표법 제7조 제1항 제11호 에 해당하는지와 관련하여 이 사건 등록서비스표와 이 사건 선사용표장들은 표장이 유사하고, 지정서비스업과 사용서비스업도 유사한 것으로 판단되고, 이에 대해서는 당사자들도 별다른 이견이 없으며, 다만 이 사건 선사용표장들이 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 당시 국내 수요자들에게 특정인의 서비스업의 출처표시로 인식될 정도로 알려졌는지에 대해서만 당사자들이 다투므로, 이하에서는 이에 대해서 살펴본다.

2) 관련 법리

가) 등록무효 심판청구의 대상이 된 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제12호 후단 에서 규정하는 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 상표(이하 ‘선사용상표’라 한다)나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내 일반거래에서 수요자나 거래자에게 그 선사용상표나 그 사용상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로는 알려져야 하고, 여기서 말하는 특정인의 상표나 상품이라고 인식된다고 하는 것은 그 선사용상표에 관한 권리자의 명칭이 구체적으로 알려져야 하는 것은 아니며, 누구인지 알 수 없다고 하더라도 동일하고 일관된 출처로 인식될 수 있으면 충분하다( 대법원 2007. 6. 28. 선고 2006후3113 판결 , 대법원 2014. 2. 13. 선고 2013후2675 판결 등 참조). 등록상표가 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 해당하는지는 그 등록상표의 등록결정시를 기준으로 판단하여야 한다( 대법원 2011. 7. 14. 선고 2010후2322 판결 등 참조). 나아가 대비 대상이 되는 선사용상표가 등록상표의 등록결정 당시 특정인의 상표나 상품으로 인식될 수 있을 정도로 알려졌는지를 판단할 때는 선사용상표를 사용한 상품의 판매 기간 및 방법, 매출액, 선사용상표의 사용상품이 전체 지정상품 등의 시장에서 차지하는 비중, 광고의 방법 및 횟수 등을 고려하여야 한다( 대법원 2012. 6. 28. 선고 2011후1722 판결 등 참조).

나) 아래에서 보는 바와 같은 상표법 및 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 ‘부정경쟁방지법’이라 한다)의 관련 규정 등에 비추어 알 수 있는 우리나라 표지법(표지법) 전반적인 체계와의 합목적성을 고려하면, 등록상표가 상표법 제34조 제1항 제12호 후단 소정의 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’에 해당하기 위해서는 원칙적으로 그와 대비되는 선사용상표가 국내 전역에서 등록상표의 지정상품의 수요자나 거래자에게 특정인의 상표나 상품으로 인식될 정도로 알려진 것이어야 하며, 다만 선사용상표의 사용이 국내 일부 지역으로 한정된 경우라도, 등록상표의 지정상품의 성질상 지정상품 전체가 실제로 생산·유통·판매되는 지역의 대부분이 선사용상표의 사용지역과 일치하여 등록상표가 실질적으로 사용되는 지역의 대부분이 선사용상표의 사용지역이라거나, 등록상표의 지정상품의 국내 전체시장 규모와 선사용상표의 사용지역의 면적 및 인구 수 등에 비추어 선사용상표의 사용지역이 등록상표의 지정상품의 국내 전체시장에서 차지하는 비중이 상당하다는 등의 사정이 있어, 선사용상표가 등록상표의 지정상품의 국내 수요자 및 거래자 전체를 기준으로 보았을 때 특정인의 상표나 상품으로 인식될 정도로 알려진 것으로 볼 수 있다면, 그 선사용상표는 등록상표의 지정상품의 수요자나 거래자에게 특정인의 상표나 상품으로 인식될 정도로 알려진 것에 해당한다고 할 것이다( 대법원 2012. 6. 28. 선고 2011후1722 판결 주3) 참조). 이러한 법리는 구 상표법 제7조 제1항 제11호 후단 의 경우에도 마찬가지이다.

(1) 우리 상표법은 등록주의를 취하여 상표권은 설정등록에 의하여 발생한다고 규정하므로( 상표법 제82조 ), 원칙적으로 상표를 출원·등록하여 상표권을 취득한 사람 내지 그로부터 상표권을 적법하게 승계한 사람(이하 ‘상표권자’라 한다)이 그 등록상표를 사용할 권리를 독점하고( 상표법 제82조 , 제89조 참조), 이러한 독점권은 국내 전역에 미치며, 따라서 상표권자로부터 사용허락을 받지 아니한 채 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 동일한 상품에 사용한 경우는 물론 타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 행위는 특별한 사정이 없는 한 상표권 침해에 해당한다( 상표법 제108조 제1항 제1호 참조).

다만 상표법은 사용주의적 요소를 반영하여, 미등록 상표의 사용자가 부정한 경쟁의 목적이 없이 상표권자의 등록상표 출원 전부터 국내에서 그 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 계속 사용하였고, 그 결과 상표권자의 상표등록출원 시에 국내 수요자 간에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식된 경우에는 그 상표의 사용자는 그 상표를 그 사용상품에 계속 사용할 수 있도록 하되( 상표법 제99조 제1항 참조), 상표권자나 전용사용권자의 청구가 있는 경우에 자기 상품과 상표권자의 상품 간에 출처의 오인이나 혼동을 방지하는 데 필요한 표시를 하도록 규정하였다( 상표법 제99조 제3항 참조).

이러한 상표법의 여러 규정에 비추어 볼 때, 상표법은 등록상표와 미등록 상표의 관계에서 등록상표에 우선권을 부여하여 등록상표의 출원 전부터 사용하여 온 미등록 상표라도 등록상표와 저촉되는 때는 원칙적으로 상표권 침해로 규정하되, 예외적으로 미등록 상표가 등록상표의 출원 전에 상당히 사용된 결과 국내 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되기에 이른 경우에는 미등록 상표의 사용자에게 ‘선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리’를 인정하는 방식으로 상표권자와 미등록 상표 사용자의 이해관계를 조절하는 구조를 취하였다고 봄이 타당하다.

(2) 한편 상표법은 상표등록의 소극적 요건에도 사용주의적 요소를 일부 받아들여 이른바 주지상표(타인의 상품을 표시하는 것이라고 수요자들에게 널리 인식되어 있는 상표)나 저명상표(수요자들에게 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업)의 경우에는 그 등록 여부를 불문하고, 주지상표와 표장이 동일·유사한 상표로서 그 주지상표의 상품과 동일·유사한 상품에 사용하는 상표( 상표법 제34조 제1항 제9호 참조) 및 저명상표와 혼동을 일으키게 하거나 그 식별력 또는 명성을 손상시킬 염려가 있는 상표( 상표법 제34조 제1항 제11호 참조)는 상표등록을 받을 수 없다고 규정한다. 주지상표나 저명상표에 저촉되는 상표가 등록된 경우에는 그 상표등록일로부터 5년이 지난 후에는 등록무효심판을 청구할 수 없다고 하여 제척기간을 둔 점( 상표법 제122조 제1항 참조) 및 상표법 제34조 제1항 제11호 후단 에서 저명상표의 식별력 또는 명성의 손상, 즉 저명성표에 대한 희석화를 상표부등록사유로 규정한 점을 고려하면, 상표법 제34조 제1항 제9호 및 제11호 의 입법취지는 모두 주지상표 또는 저명상표와 저촉하는 상표가 등록되는 경우 상품의 출처에 관한 오인·혼동이 생기고 거래질서를 혼란케 하므로 이를 방지하기 위한 공익적 목적뿐만 아니라 사용에 의하여 주지상표 또는 저명상표에 축적된 신용 등 주지상표 또는 저명상표에 관한 그 사용자의 이익을 보호하기 위한 사익적 목적도 있다고 할 것이다.

(3) 저명상표는 그 상표를 사용하는 상품이나 영업의 수요자 및 거래자를 넘어서 일반 대중에까지 널리 알려진 것을 말하므로, 저명성의 취득지역도 특별한 사정이 없는 한 국내 전역이어야 한다. 상표법 제34조 제1항 제11호 에서 저명상표와 저촉되는 상표의 범위를 넓게 인정한 것도 저명상표의 저명성에 기초한 것이다.

(4) 상표법 제34조 제1항 제9호 는 등록주의의 예외로서 미등록 주지상표인 경우에도 그와 저촉되는 상표의 등록을 배제하는 규정인 점, 등록상표는 국내 전역에 효력을 미치는 점, 주지성을 획득한 지역이 국내 일부 지역으로 한정되는, 이른바 지역적 주4) 주지상표 는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목 또는 (나)목 에 의하여 주지성을 획득한 지역 내에서 보호받을 수 있는 점, 앞서 본 바와 같이 상표법은 상표권자와 미등록 상표 사용자의 이해관계를 ‘선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리’로 조절하는 구조를 취한 점 등을 고려하면, 상표법 제34조 제1항 제9호 소정의 주지상표는 원칙적으로 국내 전역에서 주지성을 획득한 것이어야 한다. 다만 앞서 본 상표법 제34조 제1항 제9호 의 입법취지를 고려할 때, 지역적 주지상표라도, 등록상표의 지정상품의 특성상 지정상품 전체가 실제로 생산·유통·판매되는 지역의 대부분이 지역적 주지상표의 사용지역과 일치하여 등록상표가 실질적으로 사용되는 지역의 대부분이 지역적 주지상표의 사용지역이라거나, 지정상품 전체에 대한 국내 시장의 규모와 지역적 주지상표의 사용지역의 면적 및 인구 수 등에 비추어 지역적 주지상표의 사용지역이 지정상품 전체에 대한 국내 시장에서 차지하는 비중이 상당하다는 등의 사정이 있어, 지정상품의 국내 수요자 및 거래자 전체를 기준으로 보았을 때 지역적 주지상표가 대다수 수요자 및 거래자에게 알려진 것으로 볼 수 있는 경우에는 그러한 지역적 주지상표도 상표법 제34조 제1항 제9호 소정의 주지상표에 해당한다고 할 것이다.

그런데 상표법 제34조 제1항 제9호 는 주지상표와 저촉되는 상표의 요건으로서 주지상표의 주지성 외에 표장의 동일·유사 및 상품의 동일·유사도 요구하므로, 이러한 점에서 상표법 제34조 제1항 제11호 소정의 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’보다 적용범위가 좁다.

(5) 또한, 상표법은 주지상표나 저명상표만큼 수요자들에게 알려지지 않았더라도 ‘국내 또는 외국의 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식될 정도로 알려진 상표와 동일·유사한 상표로서 부정한 목적으로 사용하는 상표’도 상표등록을 받을 수 없다고 규정한다( 상표법 제34조 제1항 제14호 참조). 상표법 제34조 제1항 제14호 소정의 ‘부정한 목적으로 사용하는 모방상표’는 요구되는 모방대상상표의 인지도 및 저촉되는 상품의 범위가 상표법 제34조 제1항 제12호 후단 소정의 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’의 경우와 유사하지만, ‘부정한 목적’이라는 주관적 요건을 추가로 요구한다는 점에서, 모방대상상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되는 지역의 범위가 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’의 경우보다 좁더라도 이에 해당한다고 볼 여지가 있다.

(6) 반면 상표법 제34조 제1항 제12호 후단 소정의 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’는 앞서 본 바와 같이 선사용상표가 국내의 수요자나 거래자에게 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려졌으면 되고, 또한 상품이 동일·유사한 경우에 한하지 아니하고 선사용상표의 구체적 사용실태나 출원상표 또는 등록상표와 선사용상표가 사용되는 상품 사이의 경제적 견련의 정도 기타 일반적인 거래 실정 등에 비추어 출원상표 또는 등록상표가 선사용상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선사용상표의 권리자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 만한 특별한 사정이 있다고 보이는 경우도 포함하므로( 대법원 2015. 10. 15. 선고 2013후1207 판결 등 참조), 요구되는 선사용상표의 인지도는 주지상표보다 낮으면서도 저촉되는 상품 범위는 상품의 동일·유사를 요구하는 주지상표보다 넓다. 더욱이 상표법 제34조 제1항 제12호 에 기한 무효심판청구는 주지상표나 저명상표에 저촉되는 경우와 달리 제척기간도 없다( 상표법 제122조 제1항 참조). 또한, 상표법 제34조 제1항 제14호 의 경우와 달리 ‘부정한 목적’도 요구되지 아니한다.

따라서 선사용상표의 사용지역이 국내 일부 지역으로 한정된 경우에 그 일부 지역의 수요자나 거래자에게 특정인의 상표나 상품이라고 인식되었음을 근거로 선사용상표가 국내의 수요자나 거래자에게 특정인의 상표나 상품이라고 인식되었다고 인정하는 등 선사용상표가 국내의 수요자나 거래자에게 특정인의 상표나 상품이라고 인식되었다는 요건마저 쉽게 인정하여 상표법 제34조 제1항 제12호 후단 소정의 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’의 적용을 쉽게 긍정하는 경우에는 우리 상표법의 근간인 ‘등록주의’가 형해화될 우려가 크다. 더욱이 앞서 본 바와 같이 우리 상표법이 미등록 선사용상표에 대해서 일정한 요건 하에 ‘선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리’를 인정하고, 미등록 선사용상표가 주지상표 내지 저명상표인 경우에는 그와 저촉되는 상표의 등록을 배제하며, 미등록 선사용상표의 인지도가 주지상표에 미치지 못하는 경우에도 그와 저촉되는 상표가 부정한 목적으로 미등록 선사용상표를 모방한 것인 때는 그 상표의 등록을 배제하고, 나아가 부정경쟁방지법은 미등록 주지상표 내지 저명상표에 대해서 등록상표와 마찬가지로 적극적으로 침해를 배제할 수 있는 권리를 인정하는 등 우리나라 표지법 체계는 미등록 선사용상표에 대해서도 상당한 보호를 부여하는 점에 비추어, 상표법 제34조 제1항 제12호 후단 을 통해서 미등록 선사용상표를 보호하여야 할 필요성도 상당히 감소하였다.

이러한 점들과 상표법 제34조 제1항 제12호 후단 의 입법취지가 상품출처의 오인·혼동을 방지하여 수요자를 보호하기 위한 공익적 목적이라는 점을 함께 고려할 때, 상표법 제34조 제1항 제12호 후단 의 ‘수요자를 기만할 염려가 있는 상표’의 요건 중 선사용상표가 국내 수요자 및 거래자에게 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려졌다고 하려면 적어도 선사용상표가 국내 수요자 및 거래자 전체 중 상당수에게 특정인의 상표나 상품이라고 인식되었음이 인정되어야 할 것이고, 앞서 지역적 주지상표의 경우에서 본 바와 같이 선사용상표의 사용지역이 국내 일부 지역으로 한정된 경우에도 이는 마찬가지라고 할 것이다.

다) 식별력이 있는 표장이 상품의 출처표시로 사용되는 경우에 이러한 표장을 접한 수요자들은 그 식별력으로 인하여 이를 상품의 출처표시로 인식할 것인 점을 고려하면, ‘선사용상표가 특정인의 상표나 상품이라고 인식된다’는 것은 수요자와 거래자의 상당수가 선사용상표를 누군가의 출처표시로 단순히 인식할 수 있다는 것을 넘어서 선사용상표가 그 사용상품에 관하여 어느 특정인에 의하여 그의 상품 출처표시로서 독점·배타적으로 일관되게 사용된다는 것을 수요자와 거래자의 상당수가 알고 있다는 것을 의미한다고 할 것이다.

3) 이 사건 선사용표장들이 이 사건 등록서비스표의 등록결정 당시 국내 수요자에게 특정인의 영업을 표시하는 것이라고 인식되었는지 여부

가) 인정 사실

갑 제4, 10호증, 을 제2 내지 132, 370, 374 내지 379, 383호증의 각 기재 및 영상(가지번호 있는 것은 가지번호를 포함한다, 이하 같다)과 변론 전체의 취지에 의하면 다음의 각 사실이 인정된다.

(1) 피고의 대표이사인 소외 2의 남편이자 피고의 사내이사인 소외 1은 2001. 11. 19. 자기 명의로 “(도메인이름 생략)”이라는 도메인이름(이하 ‘이 사건 도메인이름’이라 한다)을 등록하였고, 현재 이 사건 도메인이름은 피고가 그의 웹사이트의 주소로 사용하고 있다. 한편 이 사건 도메인이름을 인터넷 주소로 하는 웹사이트에 2005. 7. 21. 게시된 사진에는 사람들이 ‘웨딩쿨’이라는 문자가 세로로 기재된 어깨띠를 패용하였다.

(2) 소외 1은 2001. 9. 20. 상호를 ‘웨딩쿨’, 사업장 소재지를 ‘대구 중구 (주소 1 생략)’로 하여 ‘온라인정보제공업’에 대한 사업자등록을 하였다가 2004. 3. 5. 폐업하는 한편 2004. 3. 2. 그 아버지인 소외 6 명의로 동일한 사업장 소재지에서 같은 상호로 ‘온라인정보제공업’에 대한 사업자등록을 하였다가 2006. 1. 2.경 폐업하였고, 소외 2는 2006. 2. 1. ‘웨딩쿨’이라는 상호로 사업장 소재지를 ‘대구 중구 (주소 2 생략)’으로 하여 ‘온라인정보제공업’에 대한 사업자등록을 하였다가 2013. 7. 31. 폐업하고, 2013. 8. 1. 피고 명의로 같은 사업장 소재지에서 ‘온라인정보제공업’에 대한 법인사업자등록을 하였다. 한편 피고는 2013. 8. 26. ‘온라인 정보제공업, 웨딩컨설팅업, 웨딩드레스 대여업, 사진촬영업, 부동산임대업’ 등을 목적으로 하여 설립등기를 마쳤다.

(3) 소외 2가 운영하던 “웨딩쿨” 개인사업체(이하 ‘피고 측’이라 한다)는 대구지역에서 2005. 7. 16부터 이 사건 등록서비스표의 등록결정일인 2012. 1. 19.까지 7년간 23회, 평균 약 연 3회 정도 아래와 같은 다양한 박람회 등을 주최하였고, 이러한 박람회 주최 내용 및 사진을 위 기간에 앞서 본 이 사건 도메인이름을 주소로 하는 피고 측 인터넷 홈페이지에 게시하였으며, 이러한 박람회와 피고 측 인터넷 홈페이지에서는 선사용서비스표 2 및 ‘ ’, ‘ ’등과 같은 표장이 사용되었다.

(4) 피고 측은 대구 MBC의 TV 및 라디오 광고를 통해 이 사건 선사용표장들이 사용된 박람회 등을 홍보하기 위하여 2010년 4회, 2011년 2회 등 총 6회에 걸쳐 77,000,000원을 지출하였고, 대구 MBC TV 방송을 통해 2010. 1. 1.부터 같은 해 2. 6.까지는 “2010 웨딩쿨 결혼박람회”의 광고가, 2010. 6. 9.부터 같은 해 7. 4.까지는 “2010 웨딩쿨 웨딩패션쇼”의 광고가, 2010. 7. 18.부터 같은 해 8. 15.까지는 “2010 웨딩쿨 결혼박람회”의 광고가, 2010. 11. 13.부터 같은 해 12. 11.까지는 “2011 웨딩쿨 웨딩드레스 쇼”의 광고가, 2011. 6. 21.부터 같은 해 7. 24.까지는 “2011 웨딩쿨 결혼박람회”의 광고가, 2011. 12. 8.부터 같은 해 12. 24.까지는 “2012 웨딩쿨 웨딩드레스 쇼”의 광고가 매일 3회씩 매회 20초 내지 30초 분량으로 송출되었으며, 이러한 방송 광고에는 아래와 같이 한글 ‘웨딩쿨’ 및 영문 ‘Wedding Cool’이라는 문자로 구성된 표장 등이 사용되었다.

또한, 위와 같은 결혼박람회 등의 행사와 관련하여 “MBC가 후원하는 웨딩쿨결혼박람회 개최”라는 제목의 2010. 8. 12.자 폴리 뉴스의 인터넷 기사가, “예비 신랑신부를 위한 초대…MBC 후원 웨딩드레스쇼(Wedding Dress Show) 개최”라는 제목의 2010. 12. 2.자 뉴스와이어 인터넷 기사가, “대구웨딩의 랜드마크 웨딩쿨, MBC가 후원하는 웨딩드레스쇼 12일 개최”라는 제목의 2010. 12. 10.자 뉴스와이어 인터넷 기사가, “웨딩쿨이 주최하는 제21회 대구웨딩박람회 특별선물”이라는 제목의 2011. 1. 28.자 재경일보 비즈인포의 인터넷 기사가, “제22회 웨딩쿨 웨딩&혼수 축제… ‘공동구매로 거품 없는 웨딩축제’”라는 제목의 2011. 3. 2.자 재경일보 인터넷 기사가, “웨딩쿨만이 할 수 있는 아주 특별한 2011년 대구 웨딩박람회”라는 제목의 2011. 7. 11.자 동아일보 인터넷 기사가, “대구 크리스마스 이색 2012 신상 웨딩드레스 쇼 개최”라는 제목의 2011. 12. 21.자 동아일보 인터넷 기사가, “대구예술대 뷰티예술과-웨딩쿨, 협약 체결”이라는 제목의 2011. 12. 22.자 경북일보 인터넷 기사가 각각 게재되고, 그러한 기사들에 피고 측이 웨딩컨설팅업체로 소개되었다.

(5) 2006년부터 이 사건 등록서비스표의 등록결정일에 가까운 2011년경까지 전국, 경북 및 대구의 혼인 건수는 아래 표의 기재와 같다.

한편 피고 측 관리 프로그램의 ‘웨딩 계약관리 조회’에는 피고 측이 진행한 웨딩 계약이 2007년 1,312건, 2008년 1,606건, 2009년 2,157건, 2010년 1,969건, 2011년 2,347건인 것으로 기록되어 있으며, 2006년부터 2011년까지 피고 측의 매출액은 2006년 176,519,512원, 2007년 255,392,402원, 2008년 277,572,595원, 2009년 426,653,096원, 2010년 539,733,823원, 2011년 598,591,347원이다.

(6) 피고 측은 2009. 12. 대경대학과 ‘대경대학 학생들에게 웨딩매니지먼트 교육 및 현장실습을 제공한다’는 내용의 산학협력약정을, 2011. 10. 18. 한국건강관리협회대구지부와 대구지역의 각종 건강 관련 사업을 협력하여 진행하는 내용의 업무협약을, 2011. 12. 대구예술대학교와 산학협력약정을 각각 체결하였다.

(7) 인터넷 네이버 블로그에서 검색기간을 2003. 5. 20.부터 2012. 1. 18.까지로 하여 ‘웨딩쿨’이라는 검색어로 검색하면 1,909건의 블로그 글이, 인터넷 네이버 카페에서 검색기간을 2003. 12. 1.부터 2012. 1. 18.까지로 하여 ‘웨딩쿨’이라는 검색어로 검색하면 5,793건의 카페 글이, 인터넷 다음 블로그에서 검색기간을 2008. 1. 1.부터 2012. 1. 18.까지로 하여 ‘웨딩쿨’이라는 검색어로 검색하면 4,050건의 블로그 글이, 인터넷 다음 카페에서 2000. 1. 1.부터 2012. 1. 10.까지로 하여 ‘웨딩쿨’이라는 검색어로 검색하면 2,320건의 블로그 글이 각각 검색된다.

다) 검토

갑 제6호증, 을 제31 내지 34, 133 내지 366호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사실 및 사정을 앞서 본 법리에 비추어 보면, 위 인정사실 및 피고가 이 사건 선사용표장들의 사용실적을 증명한다는 취지로 제출한 증거만으로는 이 사건 선사용표장들이 이 사건 등록서비스표의 등록결정 당시 그 사용업종, 즉 웨딩 컨설팅업과 웨딩드레스 대여업에 관하여 국내 수요자와 거래자에게 특정인의 영업의 출처표시로 인식되었다고 보기 어렵고, 달리 이와 같이 인식되었다고 볼 만한 사정이나 증거가 없다.

(1) 피고 측이 2010년부터 2011년까지 대구지역에서 TV 광고를 하였으나, 광고 기간이 부정기적인 데다가 2010년 합계 121일, 2011년 합계 51일에 불과하며 방송시간도 1일 3회 회별 20초 내지 30초에 불과하고, 광고내용도 피고 측이 주최하는 결혼박람회나 웨딩드레스 패션쇼 등을 홍보하는 것으로 광고 대상인 행사에 따라 바뀌었던 점을 고려하면, 이러한 광고를 접한 국내 수요자는 물론 대구지역 수요자들이, 이 사건 선사용표장들이 그 사용서비스업인 웨딩 컨설팅업 및 웨딩드레스 대여업의 출처표시로 사용되는 것임을 인식하였을 것으로 보기 어렵다.

또한, 피고가 주최한 웨딩 박람회 등의 행사는 수십 개의 관련 업체가 참여하는 것으로 보이고, 이러한 행사의 내용 및 성격상 이러한 행사를 통해 국내 수요자들이 이 사건 선사용표장들을 그 사용서비스업인 웨딩 컨설팅업 및 웨딩드레스 대여업의 출처표시로 사용되는 것임을 인식하였을 것으로도 보기 어렵다(국내 수요자들은 이러한 행사들의 광고나 행사장에 표시된 이 사건 선사용표장들을 이러한 행사의 명칭으로 인식하거나 이러한 행사를 주최하는 업체의 이름을 인식하였을 개연성이 크다). 또한, 앞서 본 인터넷 기사들도 위와 같은 행사를 소개하면서 피고 측을 대구·경북지역의 웨딩컨설팅 업체로 소개한 것에 불과하므로, 이러한 인터넷 기사들을 근거로 이 사건 선사용표장들이 국내 수요자에게 그 사용서비스업인 웨딩 컨설팅업 및 웨딩드레스 대여업의 출처표시로 상당히 알려졌다고 보기도 어렵다.

이러한 점들에다가, 결혼식 관련 시장은 업체의 진·출입이 빈번하고, 수요자들의 계속적 또는 주기적 이용이 발생하기 어려운 반면 결혼식 관련 시장의 수요자는 결혼 당사자들뿐만 아니라 그들의 부모·가족도 포함하므로 그 범위가 매우 넓은 점, 주로 웨딩플래너를 통해 결혼식장 등 결혼식에 관계된 직접적인 서비스를 제공하는 결혼식 관련 업체를 중개하는 역할을 하고, 그 매출실적도 주로 웨딩플래너의 영업능력에 의존하는 결혼식 컨설팅업체 내지 결혼식 준비대행업체의 특성상 웨딩플래너나 결혼식에 관계된 직접적인 서비스를 제공하는 결혼식 관련 업체가 아닌 결혼식 컨설팅업체 내지 결혼식 준비대행업체가 직접 수요자에게 인식되는 경우는 많지 아니할 것으로 보이는 점 및 이 사건 등록서비스표의 등록기준일 이후이기는 하나 2013년 기준으로 전국의 결혼식 준비대행업체 수가 1,384개인 점을 보태어 고려하면, 피고 측이 위와 같은 광고 및 행사 등을 하였다고 하여 이 사건 선사용표장들이 국내 수요자들에게 웨딩 컨설팅업 및 웨딩드레스 대여업에 관한 피고 측의 출처표시로 사용되는 것으로 인식되었다고 보기 어렵다.

(2) 피고 측의 매출액은 매출액이 가장 많았던 2011년에 539,733,823원 정도인 반면, 2011년 당시 전국의 결혼 건수가 329,097건이고, 전체 결혼 건 중 대행계약의 체결 비율이 40% 정도로 추산되며, 결혼 건당 결혼준비대행업체의 대행수수료가 대체로 200~300만 원 정도인 점을 고려하면 2011년 당시 결혼준비대행업의 전체 시장규모는 적어도 2,633억 주5) 원 정도일 것으로 보이므로, 매출액 기준으로 결혼준비대행업의 전체시장에서 피고 측의 시장점유율은 주6) 0.2% 정도에 불과하다. 또한, 2011년 당시 대구·경북 지역의 결혼 건수가 각각 13,813건, 15,942건 등 합계 29,755건 주7) 이어서 , 2011년 당시 대구·경북 지역의 결혼준비대행업의 시장규모가 적어도 238억 주8) 원 (대구지역만을 보면 110억 주9) 원 을 넘을 것으로 보이므로, 대구·경북 지역의 결혼준비대행업 시장만을 놓고 보더라도 피고 측의 시장점유율이 주10) 2.3% 정도(대구지역의 결혼준비대행업 시장만을 놓고 보면 약 주11) 5% 정도)에도 미치지 못하였을 것으로 보인다. 더욱이 피고 측의 위와 같은 매출액이 모두 이 사건 선사용표장들을 사용한 웨딩 컨설팅업 및 웨딩드레스 대여업에서 발생한 것이라고 인정할 증거도 없다.

이에 대하여 피고는 결혼식 관련 업계의 현금거래 관행을 고려하면, 피고 측의 매출액은 앞서 인정한 과세신고자료상의 매출액보다 훨씬 많으므로, 피고 측의 시장점유율이 훨씬 더 높았다는 취지로 주장한다. 그러나 비록 웨딩업계에서의 현금결제 관행이 있었던 점을 고려하더라도 피고가 이에 관한 정확한 매출액을 제시하지 못하는 점, 피고 측의 대행계약체결 건수가 피고 측 관리 프로그램의 ‘웨딩 계약관리 조회’에 기재된 바와 같이 2,347건이라고 본다면, 당시 대구·경북지역의 대행수수료를 피고가 주장하는 바와 같이 100만 원 정도로 보더라도 피고 측의 2011년 매출액은 약 23억5천만 원 정도가 되는데 이는 피고 측의 2011년 매출신고액의 4배가 넘는 액수이므로 피고 측 관리 프로그램의 ‘웨딩 계약관리 조회’에 기재 내용을 그대로 믿기 어려운 점, 달리 피고 측의 대행계약건수나 매출액에 관한 객관적인 자료가 없는 점 등을 고려하면 피고의 위와 같은 주장은 받아들이기 어렵다. 설령 피고 측 관리 프로그램의 ‘웨딩 계약관리 조회’에 기재 내용을 그대로 믿더라도, 아래 표에서 보는 바와 같이 2011년 당시 국내 전체시장에서 피고 측이 차지하는 비율은 대행계약 건수를 기준으로 2%도 되지 아니한다.

주12)

주13)

더욱이 전체 결혼 건수 대비 피고 측 대행계약 건수가 차지하는 비율은 전국 시장을 기준으로 하면 2011년 0.71%에 불과하다.

(3) 앞서 본 바와 같이 ‘웨딩쿨’을 키워드로 하여 검색된 블로그 글 및 카페 글이 모두 피고 측과 관련된 것은 아니며, 그나마도 피고 측의 웨딩플래너 또는 피고 측 관련자가 광고 목적 등으로 작성한 글인 경우가 비교적 많은 점을 고려하면, 위와 같은 블로그 글 및 카페 글 등의 존재를 근거로 이 사건 선사용표장들이 국내 수요자들에게 웨딩 컨설팅업 및 웨딩드레스 대여업에 관한 피고 측의 출처표시로 사용되는 것으로 인식되었다고 보기 어렵다.

(4) 앞서 본 바와 같이 소외 1이 2001년경부터 ‘웨딩쿨’이라는 상호 및 표장을 사용하였고, 이를 피고 측이 승계한 것으로 보이기는 하나, 2005. 7. 21. 앞서 본 바와 같은 사진을 이 사건 도메인이름의 웹사이트에 게시하기 이전에 이 사건 선사용표장들이 그 사용서비스업에 관하여 피고 측의 출처표시로서 사용되었음을 인정할 증거가 없으므로, 결국 이 사건 선사용표장들이 이 시건 등록서비스표의 등록결정일 이전에 사용된 기간은 약 7년 정도인 것으로 인정되는바, 그 사용기간이 짧은 것은 아니지만 앞서 본 바와 같은 피고 측의 매출액, 시장점유율, 광고 및 홍보 내역 등을 고려하였을 때 위와 같은 사용기간만으로 이 사건 선사용표장들이 그 사용서비스업에 관하여 국내 수요자들에게 피고 측의 출처표시로서 알려졌다고 보기도 어렵다.

또한, 피고는, 이 사건 도메인이름에 의하여 이 사건 선사용표장들이 출처표시로 사용되었으므로 이 사건 선사용표장들의 사용기간이 길다는 취지로도 주장하나, 이 사건 도메인이름을 인터넷 사이트의 주소로 사용한 것을 두고 바로 이 사건 선사용표장들이 피고측의 출처표시로 사용된 것이라고 보기는 어려우므로, 피고의 위 주장은 이유 없다.

(5) 한편 피고는 2007년부터 2011년경까지 피고 측 홈페이지에 가입한 누적 회원수가 약 16,000명에 이르고, 대구지역 신혼부부 중 피고 측에서 상담한 건수가 2007년 3,482건, 2008년 4,195건, 2009년 4,391건, 2010년 6,616건, 2011년 6,597건이므로, 이 사건 선사용표장들이 그 사용서비스업에 관하여 국내 수요자들에게 피고 측의 출처표시로서 알려졌다는 취지로도 주장한다.

그러나 을 제380호증 내지 제382호증의 각 기재만으로는 피고 측의 상담건수가 피고가 주장하는 바와 같음을 인정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 피고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

(6) 피고가 제출한 대구지역 웨딩업계종사자들의 사실확인서(을 제386호증)에 의하더라도 “선사용표장들이 2000년 초반부터 2011년경 대구지역 웨딩업계에서 사용되었음을 알고 있었다”, “선사용표장들을 사용하는 서비스는 대구지역 내에서 주식회사 웨딩쿨에서 제공 또는 개최하는 것으로 인식하고 있었다”, “대구지역을 대표하는 업체였다.”, “대구지역에서 웨딩컨설팅 업체로서 유명했다.” “대구지역 업계 1위였다.” 등과 같이 이 사건 선사용표장들의 사용실적이나 인지도에 관하여 추상적으로 기재하였을 뿐인 점에다가, 위에서 본 사정들을 보태어 보면, 이러한 사실확인서들을 근거로 이 사건 선사용표장들이 그 사용서비스업에 관하여 국내 수요자들에게 피고 측의 출처표시로서 알려졌다고 보기도 어렵다.

나아가 앞서 본 산학협력약정들이 체결되었다는 사정 역시 이 사건 선사용표장들이 그 사용서비스업에 관하여 국내 수요자들에게 피고 측의 출처표시로서 알려졌음을 인정하는 근거가 되기는 부족하다.

4) 검토결과 정리

이상에서 본 바를 종합하면, 이 사건 선사용표장들이 이 사건 등록서비스표의 등록결정일 당시에 그 사용서비스업인 웨딩 컨설팅업이나 웨딩드레스 대여업과 관련하여 국내 수요자들에게 특정인의 영업의 출처표시로 인식될 정도로 알려졌다고 볼 수 없으므로, 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 등록서비스표는 이 사건 선사용표장들과의 관계에서 구 상표법 제7조 제1항 제11호 에 해당하지 아니한다.

다. 이 사건 등록서비스표가 구 상표법 제7조 제1항 제12호 소정의 ‘부정한 목적으로 사용하는 모방상표’에 해당하는지 여부

이 사건 등록서비스표가 구 상표법 제7조 제1항 제12호 소정의 ‘부정한 목적으로 사용하는 모방상표’에 해당하는지는 이 사건 등록서비스표의 출원일 당시를 기준으로 판단하여야 하는데, 피고가 제출한 증거만으로는 이 사건 등록서비스표의 출원 당시 그 출원인에게 부정한 목적이 있었음을 인정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제7조 제1항

라. 이 사건 등록서비스표의 등록이 권리남용으로서 무효인지 여부

구 상표법 제71조 는 각 항에서 등록상표의 등록무효사유를 규정하였고, 이러한 등록무효사유는 상표제도를 유지하기 위한 공익적 견지에서 한정적으로 열거된 것인데, 피고가 주장하는 사유는 이러한 등록무효사유에 해당하지 아니하므로 피고의 위 주장 역시 더 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 주14) 없다.

마. 소결

결국, 이 사건 등록서비스표는 피고가 주장하는 바와 같은 등록무효사유가 없다. 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.

3. 결 론

따라서 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

주1) 이러한 등록무효사유는 당심 변론종결 후에 제출된 피고의 2019. 8. 9.자 참고서면을 통해 주장한 것이다.

주2) 피고가 2019. 2. 13.자 답변서 등을 통해서 주장한 등록무효사유이다.

주3) 대법원 2011후1722 판결은 “선사용상표가 사용된 상품이 등록상표의 지정상품 중 특정의 재료 또는 용도의 것으로 한정되는 경우라면 그와 같은 한정이 없는 지정상품과의 관계를 충분히 고려하여 선사용상표가 그러한 한정이 없는 지정상품 전체의 상표등록을 배제할 수 있을 정도로 수요자나 거래자에게 특정인의 상표나 상품으로 인식되어 있는지 판단하여야 한다.”라고 판시하였다.

주4) 저명상표는 인지도 측면에서 국내에서 일반 대중에게 널리 알려졌을 것을 요구하므로, 지역적 저명상표라는 개념을 상정하기 어렵다.

주5) 2011년 당시 전국 결혼 건수 329,097건 × 전체 결혼 건 중 대행계약의 체결 비율 40% × 결혼 건당 결혼준비대행업체의 대행수수료 200만 원 = 263,277,600,000원이 된다.

주6) 539,733,823원/263,277,600,000원×100≒0.20%.

주7) 경북 지역에서도 대구의 결혼준비대행업체를 이용하는 경우가 적지 아니하고, 피고 측의 광고매체인 대구 MBC TV 방송이 경북 일부 지역에서도 방영되는 점을 고려하면 대구지역과 경북지역의 결혼준비대행업 시장을 분리하여 보기는 어려울 것으로 보인다. 앞서 본 인터넷 기사들에서도 피고 측을 대구·경북 지역의 웨딩컨설팅업체로 소개하였다.

주8) 2011년 당시 대구·경북 지역의 결혼 건수 29,755건 × 전체 결혼 건 중 대행계약의 체결 비율 40% × 결혼 건당 결혼준비대행업체의 대행수수료 200만 원 = 23,804,000,000원이 된다.

주9) 2011년 당시 대구지역의 결혼 건수 13,813건 × 전체 결혼 건 중 대행계약의 체결 비율 40% × 결혼 건당 결혼준비대행업체의 대행수수료 200만 원 = 11,050,400,000원이 된다.

주10) 539,733,823원/23,804,000,000원×100≒2.27%.

주11) 539,733,823원/1,050,400,000원×100≒5.14%.

주12) 전국 결혼 건수 × 전체 결혼 건 중 대행계약의 체결 비율 40%를 곱하여 산정하였다.

주13) 대구/경북지역 결혼 건수 × 전체 결혼 건 중 대행계약의 체결 비율 40%를 곱하여 산정하였다.

주14) 이 사건 선사용표장들이 피고 주장과 같이 대구지역에서 널리 알려진 것이라면, 피고는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 (가)목 및 (나)목에 기하여 이 사건 선사용표장들이 주지성을 획득한 지역 내에서 이 사건 등록서비스표의 사용을 배제할 수 있을 것이다.