[1] 특허발명이 신규성을 상실하였다고 하기 위한 요건

[2] 특허발명이 동종 업계에서 그대로 복제되어 사용되고 있는 사정 등을 고려하여 그 특허발명의 진보성을 인정한 사례

[1] 특허발명이 신규성을 상실하였다고 하기 위해서는 그 특허발명과 선행발명을 1대 1로 비교하여 선행발명에 그 특허발명의 모든 구성이 나와 있어야 하고, 그 특허발명의 구성이 2개 이상의 선행발명에 일부씩이 나와 있어서는 아니 된다.

[2] 특허발명이 동종 업계에서 그대로 복제되어 사용되고 있는 사정 등을 고려하여 그 특허발명의 진보성을 인정한 사례.

[1] 특허법 제29조 제1항 [2] 특허법 제29조 제2항

전보석 (소송대리인 변리사 구성진 외 1인)

최윤숙 (소송대리인 변리사 이병일)

2005. 3. 25.

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

특허심판원이 2004. 7. 27. 2003당1227호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

1. 이 사건 심결의 경위

가. 피고는 1997. 3. 6. 출원하여 1999. 6. 4. 특허등록받은 별지 제1 기재의 '연결형 납추의 제조장치'에 관한 이 사건 특허발명의 특허권자인데, 원고는 이 사건 특허발명이 그 출원 전에 공지·공용되었거나, 별지 제2, 4, 5 기재의 비교대상발명 1, 3, 4로부터 극히 용이하게 고안할 수 있어서 신규성 내지 진보성이 없다는 이유를 내세워 등록무효심판을 청구하였다.

나. 이 사건 특허발명은 어망 등에 사용되는 연결형 납추(2a, 별지 제1의 그림 4의 오른쪽 참조)를 수작업 없이 자동으로 제조하는 장치에 관한 것으로서, 같은 장치인 비교대상발명 1과 비교하여 유심관체(가, 심사가 꿰어 있는 긴 관체, 별지 제1의 그림 4의 왼쪽 참조)를 만드는 유심관체제조부(C, 일종의 압출기이다)에 봉상의 납소재를 공급하고 유심관체제조부를 이루는 외출구(305)의 둘레에 봉상의 납소재를 가열하는 전기히터(301)를, 외출구의 안쪽에 심관(302)을 각 설치하였음을 가장 큰 특징으로 하는데, 특허심판원은 이 사건 특허발명이 그 출원 전에 공지·공용되었다고 보기 어렵고, 비교대상발명 1, 3, 4로부터 이 사건 특허발명을 용이하게 발명할 수도 없어서 이 사건 특허발명이 신규성 및 진보성 있다는 이유로, 원고의 청구를 기각하는 청구취지 기재의 이 사건 심결을 하였다.

[증 거 : 당사자 사이에 다툼이 없음]

2. 이 사건 심결의 적법 여부에 대한 판단

가. 이 사건 특허발명이 신규성이 있는지 여부

(1) 원고의 주장

이 사건 특허발명은 비교대상발명 1 내지 4 또는 독일 콜린사(Walter H. Collin GmbH)가 이 사건 특허발명의 출원 전에 반포한 카탈로그에 기재된 발명과 동일하거나 이일송이 이 사건 특허발명의 출원 전에 추도엽에게 만들어 준 연결형 납추 제조장치에 의하여 공지·공용되어 신규성을 상실하였다.

(2) 판 단

특허발명이 신규성을 상실하였다고 하기 위해서는 그 특허발명과 선행발명을 1대 1로 비교하여 선행발명에 그 특허발명의 모든 구성이 나와 있어야 하고 그 특허발명의 구성이 2개 이상의 선행발명에 일부씩이 나와 있어서는 아니 되는바, 비교대상발명 1 내지 4 각각에 이 사건 특허발명의 모든 구성이 나와 있지 않음은 원고가 자인하는 바이어서, 이 사건 특허발명이 비교대상발명 1 내지 4에 의하여 신규성을 상실하였다고 보기 어렵고, 또한 이 사건 특허발명은 위에서 본 바와 같이 유심관체제조부(C)에 가장 큰 특징이 있는데, 독일 콜린사의 카탈로그에 나와 있는 압출기의 외부 사진만으로는 그 압출기의 구체적인 구성을 알 수 없어서(갑 제8호증), 이 사건 특허발명이 위 카탈로그에 의하여 신규성을 상실하였다고 보기도 어렵다.

나아가 이일송이 추도엽에게 만들어 준 연결형 납추 제조장치에 의하여 이 사건 특허발명이 신규성을 상실하였는지 여부에 관하여 보건대, 갑 제12 내지 17호증, 을 제5, 9호증의 각 기재와 증인 이일송의 증언에 변론 전체의 취지를 종합하면, 이일송이 1990. 3. 2. 추도엽으로부터 이 사건 특허발명과 동일한 연결형 납추 제조장치의 제작을 의뢰받고 그 해 하반기 무렵에 추도엽의 공장에 연결형 납추 제조장치를 설치하여 준 사실, 추도엽이 1997. 2.경 진흥금속을 운영하는 사람에게 자신의 공장에 설치된 위 연결형 납추 제조장치를 팔기 위하여 매매 관련 서류를 보낸 사실 등은 각 인정되나, 한편 갑 제12, 17호증의 각 기재에 의하면 이일송은 위 연결형 납추 제조장치에 관하여 계약상 비밀유지의무를 부담하는 사실, 추도엽이 진흥금속에 보낸 매매 관련 서류에는 위 연결형 납추 제조장치의 구체적인 구성이 나와 있지 않은 사실 등을 각 인정할 수 있고, 달리 이 사건 특허발명의 출원 전에 외부의 불특정 사람들이 위 연결형 납추 제조장치가 설치된 추도엽의 공장을 방문하여 위 연결형 납추 제조장치의 구체적인 구성과 그 작동과정을 손쉽게 볼 수 있었다고 인정할 아무런 증거도 없으므로, 이 사건 특허발명이 위 연결형 납추 제조장치에 의하여 공지·공용되었다고 보기도 어렵다.

나. 이 사건 특허발명이 진보성이 있는지 여부

(1) 이 사건 특허발명과 비교대상발명들의 개략적인 비교

이 사건 특허발명은 공급부(B), 유심관체제조부(C), 인출부(D), 절단성형부(E), 장력조정부(F) 및 권취부(G)로 이루어져 있는데, 같은 연결형 납추 제조장치인 비교대상발명 1에는 이 사건 특허발명의 공급부, 절단성형부 및 권취부에 해당하는 구성으로 투입공(8)으로 주입된 납을 실린더(6)로 밀어 공급하는 구성, 커터(19) 및 권취기(21)가, 비교대상발명 4에는 이 사건 특허발명의 인출부 및 장력조정부와 같이 압출기에서 압출된 금속을 인출시키고 장력을 조절하는 기능을 하는 조출로울러(9, 11)가 각 나와 있어서(갑 제2, 3, 6호증), 비교대상발명 1, 4에는 이 사건 특허발명의 특징적인 구성인 유심관체제조부를 제외한 나머지 구성과 동일한 구성이 나와 있다.

(2) 원고의 주장

이 사건 특허발명과 비교대상발명 1의 유심관체를 제조하는 구성을 비교하여 보면 비교대상발명 1은 압출기에 액체 상태의 용융 납을 공급하는 반면에, 이 사건 특허발명은 유심관체제조부에 봉상의 납소재를 공급하는 차이가 있고, 이로 인하여 이 사건 특허발명에는 봉상의 납소재를 일정한 온도로 가열하는 장치가 필요하기는 하나, 고체 상태의 금속을 공급하여 이를 일정 온도로 가열시켜 압출시키는 기술은 별지 제3 기재의 비교대상발명 2와 위에서 본 비교대상발명 3에 의하여 공지된 기술이어서 이 사건 특허발명의 유심관체제조부는 비교대상발명 1의 압출기에 비교대상발명 2, 3의 압출기를 결합하여 용이하게 발명할 수 있으므로 이 사건 특허발명은 진보성이 없다(원고는 독일 콜린사의 카탈로그에 나와 있는 압출기와 이일송이 추도엽에게 만들어 준 연결형 납추 제조장치로부터도 이 사건 특허발명을 용이하게 발명할 수 있다는 취지의 주장을 하나, 독일 콜린사의 카탈로그에 압출기의 구체적인 구성이 나와 있지 않음과 이일송이 추도엽에게 만들어 준 연결형 납추 제조장치가 이 사건 특허발명의 출원 전에 공지·공용되지 않았음은 각 위에서 본 바와 같으므로 이 사건 특허발명과 비교대상발명들만을 비교하여 본다).

(3) 판 단

이 사건 특허발명은 위에서 본 바와 같이 비교대상발명 1과 비교하여 유심관체(가)를 만드는 유심관체제조부(C)에 봉상의 납소재를 공급하고 유심관체제조부를 이루는 외출구(305)의 둘레에 봉상의 납소재를 가열하는 전기히터(301)를, 외출구의 안쪽에 심관(302)을 각 설치하였음을 가장 큰 특징으로 하는데, 비교대상고안 2, 3에는 압출기에 고체상태의 금속을 공급하고 이를 일정 온도로 가열하여 압출시키기 위하여 압출기의 끝 부분에 히터를 설치한 구성이 나와 있다(갑 제4, 5호증).

그러나 압출기는 일정한 고체나 액체 상태의 금속이나 플라스틱 등을 공급한 다음 이를 압출하는 장치로 그 적용분야가 다양한데, 비교대상발명 2, 3의 압출기는 이 사건 특허발명이나 비교대상발명 1의 유심관체제조부 내지 압출기와 달리 유심관체를 제조하기 위한 것이 아니라 단순히 금속을 압출해내는 것이고, 그 구성도 일자형의 압출기의 끝 부분에 단순하게 히터를 설치한 구성이어서(갑 제2 내지 5호증, 변론 전체의 취지), 비교대상발명 1과 같이 액체 상태의 납과 심사를 어떻게 결합하여 유심관체를 만들 것인가를 구성의 특징으로 하는 압출기에 비교대상발명 2, 3과 같이 압출기의 끝 부분에 단순하게 히터를 설치한 구성을 결합할 수 있다고는 쉽게 생각해내기 어렵다고 할 것이다.

또한, 이 사건 특허발명의 유심관체제조부는 심사의 주위를 납이 감싸게 하는 부분이 외출구의 내부에 심관이 형성된 간단한 구조인 반면에, 비교대상발명 1은 물통(16)과 심사투입공(10), 압출공(11)을 가진 압입구(9), 통공(13)을 가진 혼합압출구(12) 및 압입구와 혼합압출구 사이의 압출부(15)의 복잡한 구조로 이루어져 있어서(갑 제2, 3호증), 비교대상발명 1의 압출기에 비교대상발명 2, 3의 압출기를 결합할 수 있다고 생각하더라도 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 이 사건 특허발명과 같이 간단한 구성을 가지는 유심관체제조부를 용이하게 발명할 수 있다고 보기는 어렵다고 할 것이고, 이 점은 원고나 이일송이 독자적인 연결형 납추 제조장치를 개발함이 없이 피고의 이 사건 특허발명을 그대로 복제한 연결형 납추 제조장치를 만들어 사용하고 있는 사실(을 제8, 9호증)에 의해서도 뒷받침된다고 할 것이다.

한편, 이 사건 특허발명은 위와 같은 유심관체제조부의 구성상의 차이로 인하여 비교대상발명 1과 비교하여 봉상의 납소재라는 다루기 쉬운 재료를 이용할 수 있고, 비교대상발명 1처럼 실린더에 액체 상태의 용융 납을 다시 채워 넣을 필요 없이 봉상의 납소재를 공급부(B)에 밀어 넣기만 하면 연속작업이 가능한 효과도 있다고 할 것이어서, 비록 유심관체제조부를 제외한 이 사건 특허발명의 나머지 구성이 공지되었다고 하더라도 이 사건 특허발명은 가장 특징적인 부분인 유심관체제조부에서 비교대상발명 1과 큰 차이가 있어 비교대상발명 1 내지 4를 결합하여 용이하게 발명할 수 없다고 할 것이다.

다. 소결론

따라서 이 사건 특허발명은 신규성 및 진보성이 있다고 할 것이므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 결 론

원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.