［1］ 무효심판절차에서 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 청구한 경우, 특허발명의 무효 여부에 대한 특허심판원의 판단 대상

［2］ 이미 반려되어 존재하지 않는 1차 정정청구에 대하여 정정의 적법 여부를 심리하여 정정을 인정한 후 그와 같이 정정된 명세서 등을 기초로 특허발명의 무효 여부를 판단한 심결에, 존재하지 않는 정정청구를 심판의 대상으로 삼은 위법이 있다고 한 사례

［1］ 무효심판절차에서 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 청구한 경우 특허심판원에서는 그 절차에서 청구된 정정의 적법 여부를 심리하고, 그 정정이 적법하다면 정정된 명세서 등에 기초한 특허발명의 무효 여부를 판단하며, 그 정정이 부적법하다면 정정 전의 명세서 등에 기초한 특허발명의 무효 여부를 판단하여야 한다.

［2］ 이미 반려되어 존재하지 않는 1차 정정청구에 대하여 정정의 적법 여부를 심리하여 정정을 인정한 후 그와 같이 정정된 명세서 등을 기초로 특허발명의 무효 여부를 판단한 심결에, 존재하지 않는 정정청구를 심판의 대상으로 삼은 위법이 있다고 한 사례.

［1］ 특허법 제29조 제2항 , 제133조 제1항 , 제136조 ［2］ 특허법 제29조 제2항 , 제133조 제1항 , 제136조

주식회사 한국신약 (소송대리인 특허법인 율촌 담당변리사 강동세외 2인)

환인제약 주식회사 (소송대리인 변리사 이덕록)

2006. 4. 27.

1. 특허심판원이 2005. 6. 30. 2003당2043호, 2004당975호(병합) 사건에 대하여 한 심결을 취소한다.

2. 소송비용은 피고가 부담한다.

주문과 같다.

1. 원고의 무효심판청구에 대한 심결의 경위

［증거］ 갑 제1 내지 7호증의 각 기재

가. 피고의 특허발명

(1) 명칭 : 상황버섯 균사체의 유가식 배양을 통한 대량 생산방법

(2) 출원일/등록일/등록번호 : 2000. 6. 16./2003. 4. 23./제383078호

(3) 특허권자 : 피고

(4) 특허청구범위(정정 전) : 제2항. 발효기(생물반응기)에 글루코스(Glucose) 5∼100g/L, 펩톤(Peptone) 1∼20g/L, 효모 추출물(Yeast extract) 1∼20g/L, MgSO4ㆍ7H2O 1∼10g/L, KH2PO4 0.1∼1g/L 및 K2HPO4 0.1∼1g/L를 함유하는 배지를 첨가하여, 온도는 25∼35℃로 유지하고 pH를 5∼7로 조절하면서 공기압축기를 통하여 0.1∼1.0L/min으로 공기를 공급하고 용존산소농도에 따라 교반속도를 변화시키면서, 배지 중의 영양소가 고갈됨을 예측하여 배양 중에 탄소원을 글루코스로 하고 그의 초기농도를 10g/L로 하여 배양하다가 추가로 10g/L의 글루코스를 24시간 간격으로 간헐적으로 공급하거나 또는 글루코스 농도가 10g/L로 일정하게 유지되도록 지속적으로 공급하면서 상황버섯 균사체(Phellinus linteus)를 배양하는 것을 특징으로 하는 상황버섯 균사체의 유가식 배양방법.

제4항. 제2항에 있어서, 상기 추가 공급은 글루코스 단독 또는 10g/L의 글루코스와 5g/L의 효모추출물(yeast extract)를 혼합하여 간헐적 또는 지속적으로 공급함을 특징으로 하는 상황버섯의 유가식 배양 방법.

나. 원고 등의 특허무효 청구와 피고의 정정청구

(1) 일양약품 주식회사의 무효심판청구와 피고의 1차 정정청구

일양약품 주식회사는 2003. 9. 25. 피고의 특허발명에 대하여, 그 출원 전에 반포된 간행물에 기재된 발명과 동일하거나 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 특허법 제29조 제1항 , 제2항 에 해당하고, 특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 아니하며, 그 기재가 불명확하므로 특허법 제42조 제3항 , 제4항 에 해당된다는 이유로 무효심판( 2003당2043호 )을 청구하였다.

피고는 2003. 11. 29. 위 무효심판절차에서 심판청구에 대한 답변서를 보정하는 형식으로 아래 내용의 정정청구서(‘1차 정정청구’라 한다)를 제출하였다가 나중에 그 정정청구를 취하함에 따라, 특허심판원은 위 청구서를 피고에게 반려하였다.

［1차 정정청구의 내용］

특허청구범위 제2항 : 발효기(생물반응기)에 글루코스(Glucose) 5∼40g/L, 펩톤(Peptone) 1∼20g/L, 효모 추출물(Yeast extract) 1∼20g/L, MgSO4ㆍ7H2O 1∼10g/L, KH2PO4 0.1∼1g/L를 함유하는 배지를 첨가하여, 온도는 25∼30℃로 유지하고 pH를 5∼7로 조절하면서 공기압축기를 통하여 0.1∼1.0L/min으로 공기를 공급하고 용존산소농도에 따라 교반속도를 변화시키면서, 배지 중의 영양소가 고갈됨을 예측하여 배양 중에 추가로 10g/L의 글루코스를 24시간 간격으로 간헐적으로 공급하거나 또는 글루코스 농도가 10g/L로 일정하게 유지되도록 지속적으로 공급하면서 상황버섯 균사체(Phellinus linteus)를 배양하는 것을 특징으로 하는 상황버섯 균사체의 유가식 배양방법.

(2) 원고의 무효심판청구와 피고의 2차 정정청구

원고는 2004. 5. 11. 피고의 특허발명은 그 출원 전에 반포된 간행물에 게재된 발명들에 의하여 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있고, 특허청구범위가 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 아니하며, 그 기재가 불명확하여 특허법 제29조 제2항 , 제42조 제3항 , 제4항 의 무효사유에 해당한다는 이유로 무효심판( 2004당975 호)을 청구하였다.

피고는 2004. 7. 13. 위 무효심판절차에서 특허발명의 명세서 중 상세한 설명 가운데 일부 기재를 삭제하는 내용의 정정청구(‘2차 정정청구’라 한다)를 하였다. 특허심판원은 위 정정청구서를 수리하였다.

［2차 정정청구의 내용］

상세한 설명의 발명의 구성 부분 중 실시예 1에서 “종균 배양기간 설정을 위해서 상황버섯 균사체(Phellinus linteus)의 생장곡선 및 탄소원 소모도를 7L 발효기를 사용하여 배양함으로써 조사하였다. 실험결과, 도 1에 나타낸 바와 같이 배양 6일째까지 균사성장이 왕성한 것으로 조사되었으며, 배지 내 탄소원소도 완전히 고갈되지 않은 상황이므로 균사체에 스트레스로 작용하지 않는 것으로 나타났다.”에서 “도 1에 나타낸 바와 같이”를 삭제한다.

다. 1차 정정청구의 인용과 무효심판 청구의 기각 심결

특허심판원은 위 두 무효심판사건을 병합심리하여 2005. 6. 30. 피고의 1차 정정청구를 인용하고, 원고 등의 무효심판청구를 기각하는 심결을 하였다. 심결의 요지는 아래와 같다.

(1) 이 사건 정정은 특허청구범위 제2항을 정정하는 것으로서, 배지 중 글루코스의 농도를 ‘5∼100g/L’에서 ‘5∼40g/L’로, 온도를 ‘25∼35℃’에서 ‘25∼30℃’로 정정하는 것은 발명의 상세한 설명과 일치시키기 위하여 특허청구범위를 감축하는 것이다. ‘탄소원을 글루코스로 하고 그의 초기농도를 10g/L로 하여 배양하다가’라고 기재되어 있는 부분을 삭제하는 것은 최초 출원명세서 및 특허청구범위 기재에서 탄소원인 글루코스의 초기농도가 5∼40g/L임이 명백하므로, 잘못된 기재이자 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하기 위한 정정이다. 이들 정정은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 것이 아니고 비교대상발명들과 대비하여 신규성과 진보성이 인정되므로 특허법 제47조 제3항 각 호 , 제136조 제2항 , 제3항 , 제4항 의 정정요건을 충족한다.

(2) 정정된 특허발명은 상세한 설명에 의하여 뒷받침되고, 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있으며, 비교대상발명들과 동일하거나 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있지 아니하므로, 특허법 제29조 제2항 , 제42조 제3항 , 제4항 의 무효사유에 해당하지 아니한다.

2. 심결의 적법 여부

가. 원고의 심결 취소사유 주장의 요지

특허심판원은 2003당2043호 심판 절차에서 제출된 1차 정정청구서를 반려하고, 2004당975호 심판 절차에서 제출된 2차 정정청구서를 수리하였음에도 불구하고, 수리된 2차 정정청구에 대하여는 심리하지 아니하고 반려된 1차 정정청구에 대하여 심리하여 정정청구를 인용한 후 그와 같이 정정된 명세서를 기초로 피고의 특허발명을 유효하다고 판단한 위법이 있다.

나. 1차 정정청구를 받아들인 후 무효심판청구를 기각한 심결의 적법 여부

무효심판절차에서 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 청구한 경우 특허심판원에서는 그 절차에서 청구된 정정의 적법 여부를 심리하고, 그 정정이 적법하다면 정정된 명세서 등에 기초한 특허발명의 무효 여부를 판단하며, 그 정정이 부적법하다면 정정 전의 명세서 등에 기초한 특허발명의 무효 여부를 판단하여야 한다.

그런데 이 사건 심결에서는 이미 피고에게 반려되어 존재하지 않는 1차 정정청구에 대하여 정정의 적법 여부를 심리하여 정정을 인정한 후 그와 같이 정정된 명세서 등을 기초로 피고의 특허발명에 원고 등이 주장하는 무효사유가 존재하지 않는다고 판단하였다. 여기에는 존재하지 않는 정정청구를 심판의 대상으로 삼고, 적법하게 청구된 정정청구에 대하여는 판단하지 아니한 중대한 위법이 있다.

3. 결 론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.