2006허2585 등록취소 ( 상 )

양영애

서울

소송대리인 변리사 방상호

김영선

대구

소송대리인 변리사 이병일

2006. 8. 24 .

2006. 9. 14 .

1. 원고의 청구를 기각한다 .

2. 소송비용은 원고가 부담한다 .

특허심판원이 2006. 2. 22. 2005당 1241호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다 .

1. 원고의 상표등록취소 청구에 대한 심결의 경위

[ 증거 ] 갑 1, 2호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

가. 피고의 등록상표의 내용

구성 : ② 출원일 / 등록일 / 등록번호 : 1994. 10. 25. / 1996. 9. 19. / 제347101호 ③ 지정상품 : 금강석, 홍옥, 단백석, 진주, 수정, 산호, 카메오, 마노, 백금, 귀금 속의 합금, 금박, 나전제품, 큐빅지르코니아, 비취, 금조제품, 은조제품, 청옥 ( 상품류 구분 제44류 )

나. 피고의 실사용 표장

① 구성 : ‘ 보영 ’, ‘ 寶瑩 ’, ‘ 寶瑩 ( 보영 ) ’

② 사용대상 : 포장주머니, 진열장, 보증서, 반지 안쪽

나. 원고의 등록취소 청구원인과 기각심결 ( 1 ) 원고는 2005. 5. 30. ① 피고가 등록상표의 지정상품 중 ' 금강석, 홍옥, 단백석, 진주, 수정, 산호, 카메오, 마노, 나전제품, 큐빅지르코니아, 비취, 청옥에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 등록상표를 사용한 사실이 없고, ② 등록상표에서 한글 부분과 한자 부분을 분리하여 ‘ 보영 ' 이나 寶瑩 ’ 만으로 지정상품이나 포장주머니 등에 표기하거나, 한글 부분과 한자 부분을 옆으로 나란히 기재하여 ‘ 寶얗 ( 보영 ) ' 을 포장주머니 또는 보증서에 표시한 것은 등록상표와 동일한 표장을 사용하였다고 볼 수 없다는 이유로 상표법 제73조 제1항 제3호에 따라 상표등록취소 심판을 청구하였다 .

( 2 ) 특허심판원은 이에 대하여 2006. 2. 22. 등록상표와 실사용상표 ( 寶瑩 ( 보영 ) ' 은 동일성의 범위 내에 있고, 취소심판청구일전 3년 이내에 지정상품 중 진주와 산호에 대하여 등록상표를 사용한 사실이 인정된다는 이유로 원고의 청구를 기각하는 심결을하였다 .

2. 원고의 심결 취소사유 주장의 요지

가. 피고가 ‘ 보영사 ’ 로 사업자등록을 하고, 제품의 안쪽 면에 ‘ 보영 ' 을 각인하거나 포장주머니 또는 점포 진열장에 ‘ 보영 ’ 또는 ‘ 寶瑩만으로 표기하고, 보증서에 ' 寶瑩 ( 보영 ) ’으로 기재한 것은 등록상표와 동일성 범위 내에 있는 상표의 사용으로 보기 어렵다 .

나. 등록상표의 지정상품들은 나석의 형태를 말하는 것이며, 전문 나석 판매업자가 보석에 각인하거나 별도의 라벨을 부착하거나 또는 포장용 봉지나 상자에 넣어 봉인한 후 금은방 등 소매점에 판매하는 형태로 거래되는 것이 보통이다. 따라서 피고가 일반 수요자에게 나석을 판매하면서 보증서를 교부하였다는 것은 믿기 어려우므로, 취소대상 지정상품에 대한 상표사용 사실을 입증하는 증거로 볼 수 없다 .

3. 피고의 등록상표 사용 여부

가. 판단기준 ( 1 ) 상표법 제73조 제1항 제3호에서 말하는 ‘ 등록상표의 사용 ’ 은 등록된 상표 그 자체를 사용하는 경우는 물론 거래사회의 통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않을 정도로 변형하여 사용하는 경우를 포함하고, 다만 동일성의 범주를 벗어난 유사상표를 사용하는 경우는 제외된다 .

( 2 ) 동시에 수개의 지정상품에 대하여 심판청구일 전 3년 이상 불사용으로 인한 상표등록취소심판을 청구한 경우, 심판청구대상인 지정상품은 불가분 일체로 취급하여 전체를 하나의 청구로 간주되므로, 피청구인은 당해 등록상표를 지정상품 중 1 이상에 대하여 국내에서 정당하게 사용한 사실을 증명하면 등록취소를 면할 수 있다 .

나. 실사용상표가 정당한 상표사용에 해당하는지 여부 ( 1 ) 갑3 내지 5호증, 6호증의 2, 3, 을1, 3 내지 5, 7 내지 9호증의 각 기재에 의하면 다음과 같은 사실이 인정된다 .

① 피고는 1970. 7. 10. ‘ 보영사 ' 라는 상호로 사업자등록을 마친 뒤 지금까지 36년째 계속하여 대구 중구 동문동에서 귀금속 소매업을 하여 왔다 .

② 피고는 2002. 1. 경부터 상품판매시 보증서를 작성하여 교부하고 있는데, 그 보증서에는 ' 상품의 품종, 중량, 품명, 품질, 치수 및 가격, 판매일시, 판매자 확인 ’ 란이 있고, 왼쪽 아랫 부분에는 라는 내용이 인쇄되어 있다 . ③ 피고는 2004. 4. 7. 이원숙에게 18K로 제조된 산호반지 1개, 2005. 3. 24. 백영희에게 18K로 제조된 진주반지 1개를 각각 판매하면서 위와 같은 보증서의 해당란을 기재한 다음 구매자들에게 교부하였다 .

( 2 ) 위 사실들에 의하면, 등록상표는 ‘ 寶瑩 ’ 과 ‘ 보영 ' 이 2단으로 기재되어 있어 한자와 한글 부분이 모두 요부에 해당된다. 따라서 피고가 등록상표 중 일부를 생략하여 점포 내 진열대나 포장주머니, 제품 뒷면 등에 ‘ 보영 ' 또는 ‘ 寶 ’ 으로만 표시하는 것은 등록상표의 동일성 범주를 벗어난 유사상표의 사용에 해당하여 등록상표의 정당한 사용으로 볼 수 없다. 또한 사업자등록증에 ‘ 보영사 ’ 로 기재한 것은 상호의 표시에 불과할 뿐, 등록상표의 상표적 사용에 해당하지 아니한다 .

賓警

그러나 등록상표 보 보증서에 표시한 것은 상하로 기재된 단어를 나란히 옆으로 표기한 것이어서, 그런 정도의 변형은 거래사회의 통념상 식별표지로서 상표의 동일성을 해치지 않는 것으로 판단된다 . ( 3 ) 한편, 상품 거래시 ‘ 거래서류에 상표를 표시하여 반포하는 행위 ' 는 ' 상표의 사용 ' 에 해당되고 ( 상표법 제6항 다목 ), 진주나 산호제품을 판매하면서 교부하는 보증서는 거래서류에 해당되므로, 비록 피고가 제품 자체에 상표를 표시하지 아니하였다 하더라도 제품판매시 작성 · 교부하는 보증서에 등록상표를 표시하였다면 이는 등록상표의 사용에 해당한다 .

( 4 ) 나아가 취소대상 지정상품이 보석류 나석의 보통명칭으로 표시되어 있고, 피고가 판매한 것은 보석가공품인 반지이긴 하다. 그러나 제품의 특성과 거래 통념에 비추어 보면 진주나 산호는 나석 그대로의 형태를 유치한 채 반지에 부착되고, 분리하여 목걸이나 귀걸이 등 다른 형태로 재가공될 경우에도 형태나 모양을 변경하지 않는 것이 일반적이어서, 진주반지나 산호반지를 판매하면서 교부하는 보증서에 표시되어 있는 등록상표는 반지뿐만 아니라 그 보석에 대하여도 출처표시기능을 하는 것으로 봄이 마땅하다 .

따라서, 피고가 산호반지나 진주반지를 판매하면서 보증서를 교부한 것은 산호나 진주에 대하여 등록상표를 사용한 것으로 판단된다 .

4. 결론

그렇다면, 이 사건은 피고가 심판청구일 전 3년 이내에 지정상품 중 진주와 산호에 대하여 등록상표를 사용한 사실이 인정되므로 원고의 청구는 이유 없고, 이와 결론을 같이 한 심결은 적법하다 .

따라서, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다 .

재판장 판사 문용호

판사 설범식 -

판사 서영철