특허법 제2조 에서 규정하는 ‘물건을 생산하는 방법’에 속하는 특허발명의 특허청구범위에 기재된 용도 한정을 특허발명의 기술내용으로 인정할 수 있는지 여부(원칙적 소극)

특허법 제2조 에서 규정하는 ‘물건을 생산하는 방법’에 속하는 특허발명은 판례법상 물건의 알려지지 않은 용도를 발견한 것에 가치를 인정하여 특허를 부여하는 ‘용도발명’에 해당하지 아니하므로, 특허청구범위에 기재된 용도 한정이 나머지 구성의 ‘생산방법’에 영향을 줄 수 있는 것이 아닌 한 특허발명의 기술내용으로 인정할 수 없다.

특허법 제2조 제3호 , 제29조 제2항

제일약품 주식회사 (소송대리인 법무법인 다래외 1인)

주식회사 녹십자 (소송대리인 변리사 김지원)

에스케이케미칼 주식회사 (소송대리인 법무법인 동인외 3인)

2007. 11. 27.

1. 특허심판원이 2007. 4. 26. 2006당689호 사건에 관하여 한 심결 을 취소한다.

2. 소송비용은 참가로 인한 비용을 포함하여 피고가 부담한다.

주문과 같다.

1. 심결의 경위 등

가. 이 사건 특허발명

(1) 발명의 명칭 : 약물 경피투여제 제조용 원판 롤의 제조방법 및 그 제조장치

(2) 출원일/등록일/등록번호 : 1996. 12. 21./1999. 5. 6./제212024호

(3) 발명의 취지

이 사건 특허발명은, 약물이 피부를 통하여 전신순환혈류에 흡수되는 것을 목적으로 만든 경피투여제 제조용 원판 롤의 제조방법에 대한 것이다. 종래 경피투여제로는 ‘비투과성 배면층 - 약물을 포함하는 기질층 - 이형지층(이형지층, 경피투여제 또는 파프제 사용시 제거되는 층으로서, 이형지, 이형필름, 박리지, 릴리스라이너 등의 용어가 함께 사용된다)’이 순차적으로 적층하여 제조하였고, 위 비투과성 배면층으로는 부직포나 직물이 사용되었다. 위와 같은 경피투여제는 기질층의 조성이 중요하지만, 환부에 제품을 붙였을 때 목적하는 약효를 얻기 위하여는, 무릎이나 팔꿈치 등의 관절부위에 신축성을 유지하면서 견고하게 붙어 있어야 하고, 목욕이나 샤워 중에도 떨어지지 않아야 하며, 외부로부터의 오염방지 및 약용성분의 외부 손실이 없어야 하고, 환부마다 선택적으로 붙이기 위해서는 얇고 작으며 가능한 한 원형(타원형)이어야 하는 등 제품의 물리적 특성도 중요한데, 종래 단순히 부직포나 직물에 약물을 적층한 구조의 제품으로는 위와 같은 요구를 충족할 수 없었다. 이에 이 사건 특허발명은 위와 같은 요구조건을 충족할 수 있는 경피투여제를 제조하는 데 사용되는 원판 롤의 제조방법을 제공하기 위한 것이다.

(4) 특허청구범위

청구항 4. 일 표면에 이형제로서 실리콘이 코팅된, 롤상으로 감겨져 있는 이형필름(1) 스트립을 연속하여 권출(권출, ‘권출’의 오기로 보인다)하는 단계(이하 ‘구성부분 1’이라 한다)와; 상기 권출되는 이형필름 스트립을 소정의 틈새를 두어 장착된 한 쌍의 약물 도포용 롤(10)(10')을 통과시킴으로써 이형필름의 실리콘이 코팅된 표면상에 약물(D)을 일정 두께로 얇게 도포하는 단계(이하 ‘구성부분 2’라 한다)와; 상기 약물이 도포된 이형필름 스트립(8)을 건조기(12)를 통과시킴으로써 약물을 건조시키는 단계(이하 ‘구성부분 3’이라 한다)와; 롤상으로 감겨져 있는 별도의 신축성 필름을 연속으로 권출하면서 이 권출되는 신축성 필름(4)을 상기 건조기를 통과한 약물이 도포된 이형필름 스트립(8)과 연속하여 접합함으로써 원판 스트립(16)을 형성하는 단계와; 그리고, 상기 원판 스트립을 권취하여 원판 롤(R)을 형성하는 단계(이하 ‘구성부분 4’라 한다)를 구비한 것을 특징으로 하는 약물 경피투여제 제조용 원판 롤의 제조 방법(이하 ‘구성부분 5’이라 한다).

(도면은 별지 제1항과 같고, 나머지 청구항은 생략하며, 위 청구항의 발명을 이하 '이 사건 제4항 발명'이라 한다)

나. 비교대상발명

비교대상발명은 1994. 3. 8. 공개된 간행물인 일본공개특허공보 평6-65397호(갑 제12호증)에 게재된 ‘반창고, 피부점착제 및 소독제, 소염제 등의 경피흡수제로 사용되는 내수성, 친기성 및(또는) 친수성이 우수한 점착시트 및 그 제조방법’에 대한 것으로서, 그 기술내용 및 도면은 별지 제2항과 같다.

다. 이 사건 심결의 경위와 요지

피고는 이 사건 특허발명의 권리자인데, 원고가 2006. 3. 21. 이 사건 제4항 발명은 그 출원 전에 공지된 선행기술과 동일하거나 그로부터 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)가 용이하게 발명할 수 있으므로 그 등록이 무효로 되어야 한다는 이유로 등록무효심판을 청구하였다. 이에 특허심판원은 이를 2006당689호 로 심리한 후, 2007. 4. 26. “이 사건 제4항 발명은 심판청구인이 제시한 선행기술들과 그 목적이 상이하고, 그 기술적 구성이 상이하여 구성의 곤란성이 인정되며, 그에 따른 효과 역시 차이가 있다.”라는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[증거 : 다툼 없거나 갑 제1·2호증, 제12호증]

2. 이 사건 심결의 적법 여부에 관한 판단

가. 이 사건의 쟁점

이 사건의 쟁점은 이 사건 제4항 발명이 비교대상발명에 의하여 신규성 및 진보성이 부정되는지 여부이다.

나. 이 사건 제4항 발명의 신규성 및 진보성에 관한 판단

(1) 목적 대비

이 사건 제4항 발명의 목적은 무릎이나 팔꿈치 등의 관절부위에 신축성을 유지하면서 견고하게 붙어 있어야 하고 목욕이나 샤워 중에도 떨어지지 않아야 할 뿐만 아니라 외부로부터의 오염을 방지할 수 있어야 하고, 약용성분의 외부 손실이 없으며 환부마다 선택적으로 붙일 수 있도록 얇고 작은 약물 경피투여제 제조용 원판롤의 제조방법을 제공하는 것이다(갑 제2호증). 이에 비하여 비교대상발명의 목적은 종래의 반창고 등의 점착시트 또는 테이프의 표면기재가 내수성 또는 통기성이 떨어지는 문제를 해결하여 이러한 성질을 개선한 점착시트 또는 테이프의 제조방법을 제공하는 것이다(갑 제12호증).

양 발명은 경피투여제 또는 점착시트에 관한 것으로서 기술분야가 동일하고 이 사건 제4항 발명의 구체적인 목적은 비교대상발명의 목적과 차이가 있으나 통상 경피투여제가 추구하는 일반적인 목적에 불과하므로, 그 특이성을 인정할 수 없다.

(2) 구성 대비

(가) 구성부분 1

이 사건 제4항 발명의 구성부분 1은 ‘일 표면에 실리콘이 코팅되어 있고, 롤상(roll상)으로 감겨져 있는 이형필름(1) 스트립을 연속으로 권출하는 단계’인데, 이는 비교대상발명의 ‘일 표면에 실리콘이 코팅되어 있고, 롤상으로 감겨져 있는 박리지(15) 스트립을 연속으로 권출하는 단계’(이하 ‘구성부분 ㉮’라 한다)에 대응된다.

양 구성부분에서 사용되는 ‘이형필름[리형film](1) 스트립’과 ‘박리지(15)’는 모두 내부 물질을 보호하고, 완제품의 사용시에 제거되는 것으로서 그 기능이 동일한 물질이고, 양 구성부분은 다음 단계의 공정을 위하여 이형필름(1)[또는 박리지(15)]을 준비한다는 점에서 구성상 차이가 없다.

(나) 구성부분 2

이 사건 제4항 발명의 구성부분 2는 ‘이형필름(1) 스트립을 소정의 틈새를 가진 한 쌍의 약물 도포용 롤(10, 10')을 통과시켜 약물을 도포하는 단계’인데, 이는 비교대상발명의 ‘박리지(15)를 소정의 틈새를 두어 장착된 한 쌍의 도포용 롤(21, 22)을 통과시켜 점착제(12)와 입자(13)의 혼합물인 점착제층을 도포하는 단계’(이하 ‘구성부분 ㉯’라 한다)에 대응된다.

비교대상발명의 명세서에 의하면, 구성부분 ㉯의 점착제층은 약제와 점착제의 혼합물{비교대상발명의 명세서에서는 이러한 혼합물도 ‘점착제’라고 한다(식별번호 [002])}과 친기성 및(또는) 친수성을 가지는 껍질 등의 물질을 입상으로 형성한 입자(13)의 혼합물로 구성된 것이므로(갑 제12호증, 제4면 식별번호 [0020]～[0022]), 양 구성부분은 이형필름(1){또는 박리지(15)}에 ‘약물을 한 쌍의 롤을 이용하여 도포한다는 점’에서는 구성상 차이가 없다{구성부분 2는 구성부분 ㉯에 비하여, 약물에 혼합되는 친기성 및(또는) 친수성을 가지는 입자(13)를 생략한 차이가 있으나, 이 사건 특허발명의 명세서에는 이러한 생략으로 인하여 제조방법이나 완제품에 향상된 효과를 가져온다는 아무런 기재가 없으므로, 이러한 생략에 기술적 의의를 인정할 수 없다}.

(다) 구성부분 3

이 사건 제4항 발명의 구성부분 3은 ‘약물이 도포된 이형필름(1) 스트립을 건조기(12)를 통과시켜 약물을 건조하는 단계’인데, 이는 비교대상발명의 ‘점착제층 도포단계를 거친 박리지(15)를 건조기(23)를 통과시켜 약물을 포함하는 점착제층을 건조하는 단계’(이하 ‘구성부분 ㉰’라 한다)에 대응되고, 양자는 모두 건조기를 이용하여 약물을 건조하는 방법을 취하는 점에서 구성이 동일하다.

(라) 구성부분 4

① 이 사건 제4항 발명의 구성부분 4는 ‘별도로 롤상으로 감겨져 있는 신축성 필름(4)을 연속으로 권출하여 약물이 도포된 이형필름 스트립(8)과 접합한 후, 이를 권취하여 원판 롤(R)을 형성하는 단계’인데, 이는 비교대상발명의 ‘별도로 롤상으로 감겨져 있는 통기성 기재(11)를 연속으로 권출하여 점착제층이 도포된 박리지(15)와 접합한 후, 이를 권취하여 점착시트 롤(10)을 형성하는 단계’(이하 구성부분 ㉱ 및 ㉲라 한다)에 대응된다.

양 구성부분은 모두 별도의 롤상으로 감겨 있는 필름{신축성 필름(4) 또는 통기성 기재(11)}을 권출하여 약물이 도포·건조된 이형필름 스트립(8){또는 박리지(15)}과 접합한 후, 이를 권취하여 롤을 제조하는 공정을 취하는 점에서는 생산방법상 차이가 없다.

다만, 구성부분 4의 필름은 ‘신축성 필름층(4)’인데 비하여, 비교대상발명의 구성부분 ㉱ 및 ㉲의 필름은 ‘통기성 기재(11)’인 점에서 차이가 있으므로 위와 같은 차이에 기술적 의의를 인정할 수 있는 것인지에 관하여 살펴본다.

② 우선, 구성부분 4의 필름이 달라짐으로써 공정상의 차이가 있는지에 관하여 살펴보면, 이 사건 제4항 발명은 신축성 필름(4)과 약물이 도포된 이형필름 스트립(8)을 접합하는 공정에 관하여, 청구범위에는 단순히 ‘접합’이라는 기재만 있고, 이에 대한 발명의 상세한 설명에는 “상기 접합은 한 쌍의 접착롤러(24)(24)의 작용에 의해 이루어지는데, 이 접착롤러(24)(24) 중의 하나는 표면이 탄성고무 또는 실리콘 재질의 것이고 다른 하나는 표면이 매끄러운 금속제의 롤러인 것이 바람직하다.”라는 기재가 있을 뿐이다. 이에 비하여, 비교대상발명의 도면 제5도에도 통기성 기재(11)와 점착제층이 도포된 박리지(15)와의 접합이 한 쌍의 롤러(24)(25)에 의하여 행해지는 것을 알 수 있다. 따라서 양 발명의 접합공정은 모두 한 쌍의 롤러를 이용하여 약물층과 필름을 압축하여 접합시킨다는 점에서 차이가 없고, 약물층과 접합되는 ‘필름’이 다르다고 하여 이와 같은 제조방법상의 기술구성에 차이가 있다고 볼 수 없다.

③ 나아가 구성부분 4의 ‘신축성 필름’과 구성부분 ㉱ 및 ㉲의 ‘통기성 기재’ 사이에 차이가 있는지에 관하여 살펴본다.

특허의 요건을 판단하기 위한 발명의 기술구성은 특별한 사정이 없는 한 특허청구범위의 기재를 기초로 확정하여야 하며 발명의 상세한 설명이나 도면 등 다른 기재에 의하여 특허청구범위를 제한 해석하는 것은 허용되지 않는다( 대법원 2004. 12. 9. 선고 2003후496 판결 , 대법원 2005. 11. 24. 선고 2003후2515 판결 , 대법원 2007. 6. 14. 선고 2007후807 판결 등 참조).

이 사건으로 돌아와 보건대, 이 사건 제4항 발명의 청구범위에는 구성부분 4의 이형필름 스트립(8)과 접합하는 필름층에 대하여 ‘신축성’이라고만 기재되어 있을 뿐 달리 이를 더욱 구체적으로 한정하는 기재가 없고, 통상의 기술자라면 ‘신축성’이라는 기재의 의미를 명세서의 기재와 도면 등으로 보충함이 없이 그 자체로 명확하게 알 수 있으므로, ‘신축성 필름층(4)’을 발명의 상세한 설명의 기재(갑 제2호증, 제2면 아래에서 1행 ~ 제3면 5행에는 “본 발명에 있어서 상기 신축성 필름은 신장율 약 200% 이상이고, 두께 5㎛ ~ 300㎛인 필름”이라는 기재가 있다)에 의하여 제한해석 하여서는 아니되며, ‘신축성’이라는 작용 내지 기능을 하는 필름을 모두 포함하는 것으로 해석하여야 한다.

그런데 비교대상발명의 명세서에는 통기성 기재(11)에 관하여 “부직포, 직포, PVC 필름, 우레탄 필름, 올레핀계 필름, 고무계 필름 등 다수의 관통공을 가지는 다공성 기재나 다른 통기성을 가지는 기재를 포함하는 것이다.”라는 기재(갑 제12호증, 제5면 식별번호 [0039])가 있을 뿐, 신축성이 있는지 여부에 대한 명확한 기재가 없다. 그러나 비교대상발명은 종래 점착시트의 표면기재로 ‘부직포, 크로스 등의 통기성 기재, 인체의 동작에 따라서 신축이 자유자재로 가능한 비결정성의 PVC 필름 또는 우레탄 필름’을 들고 있고(갑 제12호증, 비교대상발명의 명세서 제3면 식별번호 [0002]), 점착제를 도포하는 경우 통기성 또는 흡수성이 떨어지는 문제를 해결하기 위하여, 점착제층을 이루는 약물에 친기성 및(또는) 친수성을 가지는 입자(13)를 더 부가하는 등으로 성분을 변화하거나, 그 도포 위치를 변경하기도 하고, 입자(13)와 점착제(12) 또는 수지필름과의 계면에 간극(14)을 형성하는 등의 방법을 취하였을 뿐(갑 제12호증, 식별번호 [0015] ~ [0024], [0079]～[0084] 참조), 종래에 사용되던 위 PVC 필름, 우레탄 필름 등을 점착시트의 표면기재로 사용하는 것을 배제하지 아니하였으며, 위 PVC 필름, 우레탄 필름 등이 신축성을 가지는 필름이라는 점은 비교대상발명의 위 명세서 기재뿐만 아니라 통상의 기술자에게 자명하다.

따라서 비교대상발명의 통기성 기재(11)는 구성부분 4의 ‘신축성’ 필름(4)을 포함하는 것이므로 양자는 물성상 차이가 있다고 할 수 없다.

결국, 구성부분 4와 구성부분 ㉱ 및 ㉲는 기술구성에 있어서 차이가 없다.

(마) 구성부분 5

① 이 사건 제4항 발명의 구성부분 5는 발명의 용도를 ‘약물 경피투여제 제조용’, 즉 반제품으로 한정한 것인 데 비하여, 비교대상발명은 이러한 용도의 한정이 없고 완제품으로 사용될 것이라는 점에서 차이가 있다.

② 이에 대하여 피고는, “경피투여제는 무릎이나 팔꿈치 등의 관절부위에 신축성을 유지하면서 견고하게 붙어 있어야 하고 목욕이나 샤워 중에도 떨어지지 않아야 하며 외부로부터의 오염방지 및 약용성분의 외부 손실이 없어야 하고, 환부마다 선택적으로 붙이기 위해서는 얇고 작으며 가능한 한 원형(타원형)이어야 하는 등 제품의 물리적 특성도 중요한데, 이 사건 제4항 발명은 이러한 특성을 갖춘 경피투여제를 제조하기 위하여 ‘이형필름(1) + 약물 + 신축성 필름(4)’로 구성된 ‘원판 롤(R)’을 경피투여제 제조의 원재료로 용도를 한정함으로써 ‘신축성 필름 + 점착제 + 릴리스라이너’로 구성된 ‘점착테이프 롤’과 접합하는 나머지 공정 즉, 피고가 이 사건 특허발명과는 별도로 특허등록받은 제214007호 발명(을 제1호증, 이하 ‘관련 발명’이라 한다)인 ‘박리지 + 약물 + 1차 신축성 필름 + 점착제 + 2차 신축성 필름’으로 구성되는 경피투여제 제조방법의 공정과 분리하였고, 이러한 공정의 분리를 통하여, 원판 롤 제조공정에서 약물층이 건조될 때까지의 시간과 나머지 공정의 시간 차이로 인해 발생하는 생산의 비효율성을 해결하고 일련의 자동화 공정이 가능하게 하였으며, 건조된 약물층에 1차 신축성 필름층(4)을 접합시킨 후 일정 시간 숙성시키지 않을 경우 약물층과의 상호작용에 의해 1차 신축성 필름층(4)이 쭈글쭈글하게 변형되는 문제를 해결하였는데, 이러한 공정의 분리는 구성부분 4의 원판 롤(R)의 용도를 ‘약물 경피투여제 제조용’으로 한정함으로써 반제품으로 제조하는 것에 의하여 가능하다.”라고 주장한다.

③ 우선, 구성부분 5와 같은 ‘용도의 한정’을 이 사건 제4항 발명의 기술내용으로 볼 수 있는지에 관하여 보면, 이 사건 제4항 발명은 그 청구범위의 기재형식 및 위에서 살펴본 구성부분들의 특성상 특허법 제2조 에서 규정하는 발명의 유형 중 ‘물건을 생산하는 방법’에 속하는 것이 분명하고, 판례법상 물건의 알려지지 않은 용도를 발견한 것에 가치를 인정하여 특허를 부여하는 이른바 ‘용도발명’에 해당하지 아니므로, 이러한 용도의 한정은 그로 인하여 구성부분 1 내지 4까지의 ‘생산방법’에 영향을 줄 수 있는 것이 아닌 한 이 사건 제4항 발명의 기술내용으로 인정해서는 안된다.

살피건대, 이 사건 제4항 발명의 방법으로 제조하는 ‘원판 롤(R)’은 구성부분 1 내지 4의 방법에 의하여 완성되고, 구성부분 5에서는 단지 ‘약물 경피투여제 제조용’이라는 기재가 있을 뿐, ‘원판 롤(R)’을 제조함에 있어서 필요한 생산방법에 대한 아무런 한정이 없다. 이러한 ‘약물 경피투여제 제조용’이라는 기재만으로는, 이 사건 제4항 발명의 ‘원판 롤(R)’을 제조하기 위하여, ‘약물 경피투여제 완제품용 원판 롤(R)’ 또는 다른 용도를 위한 ‘원판 롤(R)’을 제조하는 방법과 달리, 구성부분 1 내지 4까지의 방법을 변형하거나, 이에 새로운 공정을 추가하는 등으로 차이를 둘 수 없다. 따라서 구성부분 5에 의한 용도의 한정은 구성부분 1 내지 4까지의 ‘생산방법’에 영향을 줄 있는 것이 아니어서 이 사건 제4항 발명의 기술내용으로 볼 수 없다.

한편, 피고의 위 주장은 구성부분 4 이후의 공정 즉, 숙성과정이나 관련 발명의 공정이 구성부분 5에 포함된다는 취지이나, 이 사건 특허발명의 명세서에는 “이러한 요구를 충족할 수 있는 약물 경피투여제는, 예컨대 단면이 이형필름층 + 약물층 + 신축성필름층 + 릴리스라이너(release liner)로 이루어진 원판 롤과 또 다른 공정을 통해 별도로 마련된 단면이 신축성 필름층 + 점착제 + 릴리스라이너로 이루어진 점착테이프롤을 일련의 공정에 의해 이들 릴리스라이너들을 제거하면서 상호 타발가공(타발가공) 및 결합 등을 하는 공정을 통해 이루어지는데, 본 발명은 이러한 공정 중 제1공정으로서 상기 원판 롤을 제조하는 방법 및 그 제조장치에 관한 것이다.”라고 기재되어 있어(갑 제2호증 제1면 ‘요약’ 항목 참조), 이 사건 제4항 발명은 구성부분 4까지의 공정만 발명의 대상으로 삼고 그 다음의 공정은 발명의 대상으로 삼고 있지 않다는 점에서도 구성부분 5의 ‘용도의 한정’을 이 사건 제4항 발명의 기술내용으로 인정할 수 없다.

④ 예비적으로, 구성부분 5를 이 사건 제4항 발명의 기술내용으로 보는 경우에 비교대상발명에 비하여 기술적 의의를 인정할 수 있는지에 관하여 살펴본다.

피고가 주장하는 위와 같은 물리적 특성을 갖춘 경피투여제는 이 사건 제4항 발명의 제조방법과 숙성과정 및 관련 발명의 제조방법(을 제1호증의 기재에 의하면, 숙성과정은 관련발명에도 포함되어 있지 않다)을 모두 거쳐야(양 발명의 구성요소를 모두 포함하여야) 비로소 완성될 수 있고, 생산의 비효율성 배제 및 자동화 공정이라는 제조방법상의 기술적 과제 역시 해결될 수 있다. 따라서 이 사건 제4항 발명의 ‘원판 롤(R)’을 단순히 경피투여제 제조용으로 사용하는 것만으로는 완성된 경피투여제에 피고가 주장하는 제품의 특성을 갖출 수 없으므로, 구성부분 5의 기술내용에 ‘숙성과정 및 관련 발명의 제조방법’이 포함된 것으로 해석할 수 있어야 한다.

그런데 앞서 살펴본 바와 같이 특허청구범위의 기재만으로 기술구성을 명확하게 특정할 수 있는 경우에는 발명의 상세한 설명이나 도면 등 다른 기재에 의하여 특허청구범위를 제한 해석하는 것은 허용되지 않는 것이고, 구성부분 5의 ‘약물 경피투여제 제조용’이라는 기재는 통상의 기술자가 그 의미를 명확하게 파악할 수 있으므로, 위 ‘약물 경피투여제’를 발명의 상세한 설명에 기재된 관련 발명의 ‘약물 경피투여제’로 한정하여 해석할 수 없으며, 일반적인 ‘약물 경피투여제’ 모두를 포함하는 것으로 해석하여야 한다. 따라서 ‘숙성과정 및 관련 발명의 제조방법’을 이 사건 제4항 발명의 기술내용으로 볼 수 없다.

나아가 이 사건 제4항 발명으로 제조된 ‘원판 롤(R)’을 일반적인 ‘약물 경피투여제’의 반제품 용도로 사용하는 것에 기술적 의의가 있는지에 관하여 살펴본다.

갑 제5·6호증의 기재에 의하면, 이 사건 특허출원 전 당해 기술분야에서 경피투여제로 ‘불과투과성의 지지층 + 약물이 포함된 기질층 + 이형필름층’으로 구성된 형태뿐만 아니라, ‘보조점착층 + 불과투과성의 지지층 + 약물이 포함된 기질층 + 이형필름층’으로 구성된 형태도 공지되어 있고(갑 제6호증의 〈제4도〉 중 “(나)보조점착층이 있는 제형의 구조” 참조), 보조점착층은 필요에 따라 수겹을 형성하여 접착력이 약화된 보조점착층을 게거하면서 약효가 고갈될 때까지 계속 사용하기 위한 것으로서 경피투여제의 피부 부착력을 보강하기 위한 것이므로(갑 제6호증, 명세서 제23면 11～17행 참조), 통상의 기술자가 이 사건 제4항 발명의 원판 롤(R)을 그 자체로 완제품으로 사용하거나, 경피투여제의 피부 부착력을 보강하기 위하여 보조점착층을 수겹으로 형성하는 별도의 공정에서 반제품으로 사용하는 것은 공지된 경피투여제의 여러 적층구조 중 하나를 선택함에 따라 당연히 수반되는 용도의 변경에 불과하므로 특별한 기술적 의의를 인정할 수 없다.

(3) 효과 대비

이 사건 특허발명의 명세서에 기재된 이 사건 제4항 발명의 효과는 무릎이나 팔꿈치 등의 관절부위에 신축성을 유지하면서 견고하게 붙어 있고 목욕이나 샤워 중에도 떨어지지 않으며 외부로부터의 오염방지 및 약용성분의 외부 손실이 없으며, 환부마다 선택적으로 붙일 수 있도록 얇고 작으며 그 형상은 원형(타원형)으로서 경피투여제에서 요구되는 물리적 특성을 만족하는 제조방법을 제공한다는 것이나, 위에서 살펴본 바와 같이 이러한 효과는 관련 발명과의 결합을 통해 이룰 수 있는 효과 내지 이 사건 제4항 발명이 대상으로 삼지 않은 기술적 구성으로 인한 효과이므로 이 사건 제4항 발명의 효과로 볼 수 없고, 이 사건 제4항 발명의 구성으로부터 예측할 수 있는 효과는 이와 구성에 차이가 없는 비교대상발명으로부터 예측할 수 있는 효과와 다르지 아니할 것이므로, 이 사건 제4항 발명의 효과의 현저성을 인정할 수 없다.

(4) 대비 결과

이 사건 제4항 발명은 비교대상발명에 비하여 구성상 차이가 없어 동일한 것이거나 목적의 특이성이 인정되지 않고, 구성의 곤란성 및 효과의 현저성을 인정할 수 없어 통상의 기술자가 비교대상발명으로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이다.

다. 소결론

이 사건 제4항 발명은 비교대상발명에 비하여 신규성 또는 진보성을 인정할 수 없으므로, 이와 결론을 달리하여 원고의 심판청구를 기각한 이 사건 심결은 위법하다.

3. 결 론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 인용한다.