전후로 특허출원된 양 발명의 기술적 구성이 부분적으로만 일치하더라도 그 차이가 발명의 포섭 범위를 달리한 데에 지나지 아니한 경우, 양 발명이 실질적 동일성이 있는지 여부(원칙적 적극) 및 양 발명의 구성의 차이가 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람에게는 이미 널리 알려져 활용되고 있는 기술을 부가·삭제·변경한 것에 지나지 아니하여 새로운 작용효과가 발생한다고 보기 어려운 경우에도 마찬가지인지 여부(적극)

특허법 제29조 제3항

대법원 2001. 6. 1. 선고 98후1013 판결 (공2001하, 1537)

주식회사 모비솔 (소송대리인 변리사 홍순우)

크루셜텍 주식회사 (소송대리인 유미특허법인 담당변리사 송만호 외 2인)

특허법원 2012. 2. 2. 선고 2011허8488 판결

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

상고이유를 판단한다.

1. 특허출원한 발명이 그보다 먼저 출원된 다른 발명의 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서에 기재된 특허청구범위나 발명의 상세한 설명 또는 도면의 내용과 동일성이 인정될 경우에는 선출원된 발명이 나중에 공개된 경우에도 특허를 받을 수 없다. 이 경우 전후로 출원된 양 발명의 기술적 구성이 전면적으로 일치하는 경우는 물론 부분적으로만 일치하더라도 그 차이가 발명의 포섭 범위를 달리한 데 지나지 아니하는 때에는 양 발명은 특별한 사정이 없는 한 실질적 동일성이 있다 할 것이다. 또한 양 발명의 구성의 차이가 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람에게는 이미 널리 알려져 활용되고 있는 기술을 부가·삭제·변경한 것에 지나지 아니하여 새로운 작용효과가 발생한다고 보기 어려운 경우에도 마찬가지라 할 것이다 ( 대법원 2001. 6. 1. 선고 98후1013 판결 등 참조).

2. 원심은, 명칭을 “광 정합 필터를 내장한 포인팅 장치”로 한 이 사건 특허발명(특허등록번호 제711790호)의 특허청구범위 제5항(이하 ‘이 사건 제5항 발명’이라고 한다)과 선출원된 비교대상발명을 비교하면, 우선 그 구성상에서 이 사건 제5항 발명의 구성 5의 ‘광 정합 필터’는 광원으로부터 방사되는 빛의 주파수와 동일한 주파수의 빛만을 통과시키는 것이므로 그 주파수가 다른 경우에는 ‘광 정합 필터’를 통과할 수 없는 데 비하여, 비교대상발명의 광학플라스틱은 ‘적외선 파장 대역’만을 투과시키는 것이므로 적외선이기만 하면 광원인 적외선 LED로부터 방사되는 적외선뿐 아니라 외부의 보다 넓은 다른 파장 영역의 적외선도 투과시키는 것으로서 서로 차이가 있다고 보았다. 그리고 그와 같은 구성의 차이에 따라 이 사건 발명은 비교대상발명보다 빛의 파장 대역폭을 최소화하여 잡음 제거의 효과를 극대화할 수 있는 현저한 작용효과가 나타나게 될 것이어서 양 발명은 서로 동일하다고 할 수 없다고 판단하였다.

3. 그러나 원심판결 이유와 기록에 의하여 알 수 있는 아래와 같은 점들에 비추어 볼 때 원심의 위와 같은 판단은 그대로 수긍하기 어렵다.

우선 이 사건 제5항 발명의 특허청구범위는 “광 정합 필터는 광원으로부터 방사되는 빛의 주파수와 동일한 주파수의 빛은 통과시키고, 다른 주파수의 빛은 흡수 또는 반사시키는 것”이라고 기재되어 있어, 여기의 ‘광 정합 필터’는 광원에서 나오는 빛과 같은 주파수만 통과시키고 다른 주파수의 빛을 흡수 또는 반사시키는 기능을 할 뿐 통과시키는 주파수 대역 자체에 특별한 한정을 하고 있지는 않다. 또한 이 사건 특허발명의 명세서 중 ‘발명의 상세한 설명’에는 “광 정합 필터(330)는 광학적 패턴에서 잡음에 파묻힌 신호정보를 ‘신호 대 잡음비(Signal to Noise Ratio)’가 최대로 검출될 수 있도록 된 광학필터로써, 광원과 같은 주파수만 통과시키고 다른 주파수의 빛은 흡수 또는 반사시킨다”고 하고, ‘본 발명은 광 정합 필터(510)의 통과 대역을 조명 광원과 일치시키고 그 이외의 대역을 제거함으로써, 신호 대 잡음비를 개선할 수 있다. 대역폭을 최소화하여야 효과가 극대화 되나, 2개 이상의 주파수를 가진 조명 광원을 사용할 경우에는 ... 대역폭을 확장하여 대응할 수 있다’고 기재되어 있고, 도면에도 같은 취지의 도해가 되어 있다. 이와 같은 명세서 및 도면의 기재 내용으로 보면 이 사건 제5항 발명은 그 특허청구범위는 물론 발명의 상세한 설명이나 도면 어디에도 광원으로부터 방사되는 빛의 주파수(파장) 대역에 관하여 특별한 한정이 되어 있지 않아 결과적으로 광 정합 필터가 통과시키는 빛의 주파수 대역 역시 광원으로부터 방사되는 빛의 주파수와 동일하다는 것 외에는 달리 한정이 되어 있지 않다.

그런데 비교대상발명도 그 명세서에서 광원을 ‘적외선 LED’로 사용한다고만 하고 있을 뿐이므로 이는 적외선 가운데 특정 파장 대역으로 한정되는 것이 아니어서 ‘적외선 파장 대역의 빛’ 전체가 되고, 따라서 비교대상발명은 광원으로 ‘적외선 파장 대역의 빛’을 사용하면서 ‘적외선 파장 대역만을 투과하는 광학플라스틱 재료로 만들어진 리딩 영역(커버-플레이트: 303)’에 의하여 적외선 파장 대역만을 통과시킴으로써, 그 광원으로부터 방사되는 빛(적외선)과 동일한 주파수의 빛(적외선)만 통과시키는 구성을 구비하고 있는 발명이라고 할 수 있다.

이러한 양 발명의 구성을 대비하면, 비교대상발명은 광원을 ‘적외선 LED’로 제한하고 있는데 이 사건 제5항 발명은 오히려 광원에서 방사되는 빛의 주파수(파장) 대역에 대하여 아무런 제한이 없고, 또 비교대상발명의 광학플라스틱은 적외선 파장 대역만을 투과하는 것으로 제한되는 데 비해 이 사건 제5항 발명의 ‘광 정합 필터’는 광원으로부터 방사되는 빛의 주파수와 동일하기만 하면 그 주파수 대역과 상관없이 통과시키는 개념으로 되어 있다. 따라서 이 사건 제5항 발명에 의하면 그 광원의 주파수 대역의 폭을 비교대상발명의 적외선보다 좁힐 수도 있지만 오히려 그보다 더 넓힐 수도 있도록 되어 있고 ‘광 정합 필터’는 광원에서 나오는 빛과 주파수 대역만 일치시키는 것에 불과하다. 그렇다면 이 사건 제5항 발명은 비교대상발명을 포함한다고 할 것이어서, 양 발명은 그 기술적 구성의 범위에 차이가 있을 뿐 부분적으로 일치하는 경우에 해당하여 실질적으로 동일하다고 할 것이다.

그런데도 원심은 이 사건 제5항 발명의 구성 5가 비교대상발명의 대응구성과 실질적으로 동일하지 아니하여 양 발명이 서로 다르다고 판단하였으니, 이러한 원심판결에는 이른바 ‘확대된 선출원’과 발명의 동일성에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

4. 그러므로 원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.