특허법원 2006.3.31.선고 2005허3482 판결 | 리걸엔진

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특허법원 2006.3.31.선고 2005허3482 판결

거절결정(특)

사건

2005허3482 거절결정 ( 특 )

원고

쓰리엠 캄파니 ( 3M Company )

변경 전 상호 미네소타 마이닝 앤드 매뉴팩춰링 캄파니 ( Minneso

ta Mining and Manufacturing Company )

미국 미네소타 55133 - 3427 세인트 폴 피. 오. 박스 33427

( P. O. Box 33427, St. Paul, MN 55133 - 3427, U. S. A. )

대표자 더글라스 비. 리틀 ( Douglas B. Little )

소송대리인 변리사 김진회

소송복대리인 변리사 조아라

피고

특허청장

소송수행자 백영란

변론종결

2006. 2. 24 .

판결선고

2006. 3. 31 .

주문

1. 원고의 청구를 기각한다 .

2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다 .

청구취지

특허심판원이 2005. 3. 25. 2003원 4888호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다 .

이유

1. 심결의 경위

가. 미네소타 마이닝 앤드 매뉴팩춰링 캄파니 ( 상호가 2002. 4. 1. 원고로 변경되었다 , 이하 원고라 한다 ) 는 1997. 8. 1. ( 국제특허출원 우선일 1995. 2. 3. ) 발명의 명칭을 ' 내 인소성 광학 필름 및 그 제조방법 ' 으로 하는 별지 제1 기재의 이 사건 출원발명을 특허출원하였다가 2003. 10. 30. 특허청 심사관으로부터 이 사건 출원발명이 비교대상발명으로부터 용이하게 발명할 수 있어서 진보성이 없다는 이유로 거절결정을 받았다 .

원고가 위 거절결정에 대하여 특허심판원에 불복심판을 청구하면서 이 사건 출원발명의 특허청구범위 등을 보정함에 따라 진행된 심사전치절차에서 심사관은 거절결정에서와 같은 이유로 이 사건 출원발명이 진보성이 없다며 원 결정을 유지하였다 .

나. 이 사건 출원발명은 내인소성 ( 耐引騷性, scratch resistant ) 이 증강된 미세구조 보유 합성 물품의 제조방법, 위 물품을 포함하는 후광형 디스플레이 및 후광형 디스플레 이를 포함하는 컴퓨터 등에 관한 것으로서, 종래 액정디스플레이용으로 사용되는 휘도 증강 필름 등의 미세구조 돌출부가 기계적 손상을 받기 쉬운 문제점을 내인소성을 증강시켜 해결하였음을 특징으로 내세우고 있는데, 특허심판원은 이 사건 출원발명의 특허청구범위 제4항 ( 제1항 내지 제3항은 2003. 12. 17. 제출된 명세서 등 보정서에 의해 삭제됨, 이하 이 사건 제4항 발명이라 한다 ) 이 비교대상발명으로부터 용이하게 발명할 수 있어 특허를 받을 수 없고, 어느 하나의 청구항이라도 거절이유가 있을 때에는 그 특허출원 전부가 거절되어야 할 것이어서 원고의 특허출원을 전부 거절한 심사관의 거절결정은 정당하다는 이유로, 원고의 청구를 기각하는 청구취지 기재의 심결을 하였다 .

【 인정근거 : 당사자 사이에 다툼 없음 )

2. 심결의 적법 여부에 대한 판단

가. 원고의 주장

이 사건 제4항 발명은 경화된 휘도 증강 필름 등의 미세구조 돌출부가 기계적 손상에 약하다는 문제점을 해결한 것으로서, 미세구조 보유물품의 광학성능이 그에 의해 산란된 투과광과 본래의 투과광과의 비율인 물품의 헤이즈도에 의해 결정된다는 사실을 발견하고, 미세구조 물품의 내인소성을 증대시키면 물품 마모시험에 따른 헤이즈도의 증가를 줄일 수 있다는 점에 근거하여 미세구조 보유물품의 물성이 ' 200 ml의 낙사를 사용하여 ASTM D - 968 - 81 방법에 따라 연마한 후의 헤이즈도 증가가 60 % 이하로 한정된 내인소성 증강 경화물품을 제공하는 것을 목적으로 하고 있음에 비하여, 비교대상발명에서는 인성, 가요성 및 몰딩시 복제 충실도가 개선된 플라스틱 복합물품의 제공에 목적이 있을 뿐 내인소성에 대한 기술이 없고, ASTM D - 968 - 81 방법으로 측정된 내연마성이 이 사건 제4항 발명의 내인소성과 연관이 있다는 어떠한 근거도 제시하고 있지 않은바, 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 비교대상발명으로부터 위와 같은 헤이즈도 증가와 내인소성과의 상관관계를 추고해 내는 것이 용이하지 않고 , 작용효과에 있어서도 이 사건 제4항 발명은 비교대상발명과 구별되는 내인소성 증강 효과가 있으므로, 이 사건 제4항 발명은 비교대상발명에 의하여 진보성이 부정되지 아니하며 특허청구범위의 나머지 항에 대해서도 진보성이 부정되지 아니한다 .

나. 이 사건 제4항 발명이 비교대상발명에 비해 진보성이 있는지 여부 ( 1 ) 판단 기준

성질 또는 특성 등에 의해 물 ( 物 ) 을 특정하려고 하는 기재를 포함하는 특허발명과, 이와 다른 성질 또는 특성 등에 의해 물을 특정하고 있는 인용발명을 대비할 때 , 특허발명의 특허청구범위에 기재된 성질 또는 특성이 다른 정의 ( 定義 ) 또는 시험 · 측정방법에 의한 것으로 환산이 가능하여 환산해 본 결과 인용발명의 대응되는 것과 동일 · 유사하거나 또는 특허발명의 명세서의 상세한 설명에 기재된 실시 형태와 인용발명의 구체적 실시형태가 동일 · 유사한 경우에는, 달리 특별한 사정이 없는 한, 양 발명은 발명에 대한 기술적인 표현만 달리할 뿐 실질적으로는 동일 · 유사한 것으로 보아야 할 것이므로, 이러한 특허발명은 신규성 및 진보성을 인정하기 어렵다 ( 대법원 2002. 6. 28. 선고 2001후2658호 판결 참조 ) .

( 2 ) 목적의 대비

이 사건 제4항 발명의 목적은 내인소성이 증강된 미세구조 보유 합성물품을 제조하는 것이고, 비교대상발명의 목적은 신규한 미세구조의 복합 플라스틱 물품 및 그 제조방법에 관한 것으로, 양 발명은 내인소성 등과 같은 물성이 향상된 휘도 증강 필름 등의 광학 필름 및 그 제조공정을 발명의 목적으로 하고 있는 점에서 공통점이 있이에 대하여 원고는, 이 사건 제4항 발명은 경화물품에 증강된 내인소성을 부여하는 물품을 제공하는 것임에 반하여, 비교대상발명은 인성, 가요성 및 몰딩시 복제 충실도가 개선된 플라스틱 복합물품을 제공하는 점에서 발명의 목적이 서로 상이하다고 주장하나, 내인소성이란 외부의 손상에 대응하는 저항을 뜻하는 것으로 이 사건 제4항 발명에서는 ' 외부의 긁힘이나 마모에 잘 견딜 수 있는 ' 의 의미를 갖게 되는 것인바, 비교대상발명의 인성이나 가요성 또한 일반적인 재료의 강인성 정도를 표시하는 용어로 외부의 충격에 강한 재료를 특정하고 있다는 점에서 차이가 없고, 내인소성이 향상된 물품을 제조하고자 하는 것은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구나 가질 수 있는 희망사항이기 때문에 발명의 목적상 특별한 차이를 가져올 수 없으며, 평평한 구조의 형상에 비해 미세구조의 돌출부가 기계적 손상에 약하다는 문제점 인식은 자명하므로 원고의 위 주장은 이유 없다 . ( 3 ) 구성의 대비

이 사건 제4항 발명은 ' 베이스 ( 이하 제1 구성이라 한다 ) 와 상기 베이스 상에 가교 결합성 올리고머 수지 조성물로 형성된 층 ( 이하 제2 구성이라 한다 ) 을 포함하고, 또 상기 층은 200 ㎖의 낙사를 사용하여 ASTM D - 968 - 81 방법에 따라 연마한 후의 헤이즈도 증가가 60 % 이하 ( 이하 제3 구성이라 한다 ) 인 물품 ' 으로 구성되어 있는바, 제1, 2 구성이 이 사건 제4항 발명의 출원 전에 공지된 기술인 사실은 당사자 사이에 다툼이 없고, 제3 구성은 마모 물성시험을 통하여 미세구조 층의 성질 ( 또는 물성 ) 을 한정한 기술구성으로 이에 대응한 비교대상발명의 구성이 없으므로, 아래에서는 이에 대하여 구체적으로 살펴본다 .

먼저 이 사건 출원발명의 명세서에 ' 미세구조 보유물품은 미국 특허 제5, 175, 030호 및 제5, 183, 597호에 기재된 방법과 유사한 방법으로 제조하는 것이 바람직하다 ' 라고 기재되어 있고 ( 을 제2호증 제6면 제3행 내지 제4행, 위 미국 특허 제5, 175, 030호가 비교대상발명임 ), 이 사건 제4항 발명의 제조방법 ( 을 제2호증 제6면 제5행 내지 제12행 ) 과 비교대상발명의 제조방법 ( 을 제4호증 제3 컬럼 제30행 내지 제49행 ) 은 ( a ) 가교결합성 올리고머 수지 조성물을 제조하는 단계, ( b ) 마스터의 공극을 채우기에 충분한 양으로 올리고머 수지 조성물을 마스터 네가티브의 미세구조 성형면 상에 부착시키는 단계, ( c ) 예비 성형된 기판과 마스터사이에 수지 조성물의 비드를 움직여 마스터의 공극을 채우는 단계, ( d ) 올리고머 조성물을 경화시키는 단계 ' 로 그 제조공정이 동일함을 알 수 있으므로, 이 사건 제4항 발명의 물품은 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 단순 반복실시로 제조될 수 있으며, 이 사건 제4항 발명의 제3 구성은 위와 같이 제조된 물품에 당연히 내재되어 있던 동일, 유사한 물리적 특성을 확인한 것에 지나지 않는다 .

뿐만 아니라 제3 구성은 ' 가교 결합성 올리고머 수지 조성물로 형성된 층인 미세구 조층의 물성을 헤이즈도 증가율로 수치 한정하고 있는 구성인바, 헤이즈도 ( haze度 ) 란 해당 물질의 흐림 정도를 나타내는 용어로 헤이즈도 증가를 감소시키기 위해서는 광산란 값을 줄여야 하고, 광산란 값을 줄이기 위해서는 헤이즈도 증가가 낮은 내인소성의 재료를 적의 선택하여 사용하여야 한다는 점은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을지식을 가진 가진 자가 자가 용이 용이하게 추론 가능하며, 이 사건 출원발명의 명세서상에 수치한정 이유에 대한 어떠한 기재도 찾아볼 수 없으므로 헤이즈도의 증가를 ' 60 % 이하로 한정한 것에 특별한 기술적 의의는 없다 .

이에 대하여 원고는 비교대상발명에는 ASTM D - 968 - 81 방법으로 측정된 내연마성이 이 사건 제4항 발명의 내인소성과 연관이 있다는 어떠한 근거도 제시하고 있지 않다고 주장하나, 외부의 긁힘이나 마모에 잘 견딜 수 있는 저항을 지칭하는 ' 내 인소성 ' 과 ' 내마모성 ' 또는 ' 내연마성 ' 은 서로 동일하거나 혼용하여 사용되는 용어이며, 이들 모두가 플라스틱 필름의 마모시험에 연마제로 모래 등을 사용한다는 것은 주지의 사실 { 200ml의 낙사 ( 落砂, 모래를 떨어뜨림 ) 를 사용하여 ASTM D - 968 - 81 방법에 따라 헤이즈도를 측정하는 방법이 일반적인 헤이즈도 측정방법임은 원고도 인정하고 있다 ) 이므로, 원고의 위 주장은 이유 없다 .

한편 원고는, 마모실험에서의 수치한정은 이 사건 출원발명의 특징적 구성으로, 광학성능은 물품의 헤이즈도에 의해 결정된다는 사실을 발견하고, 미세구조 물품의 내인소성을 증대시키면 물품 마모시험에 따른 헤이즈도의 증가를 줄일 수 있다는 사실에 입각하여 이 사건 출원 발명을 완성하게 된 것이라고 주장하나, 앞에서 본 바와 같이 마모실험에서의 수치한정은 기술적 의의가 없고, 물품의 흐림정도를 나타내는 헤이즈도와 광학성능은 내인소성과 밀접한 관계에 있어 내인소성을 증대시키면 헤이즈도 증가를 줄일 수 있다는 것은 이 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 사항이므로, 원고의 위 주장도 이유 없다 .

결국 이 사건 제4항 발명의 제1, 2 구성은 비교대상발명의 구성과 동일하고, 제3 구성은 기술적 의의가 없거나 공지의 물품에 내재된 성질을 확인한 것에 불과하며, 제1 구성, 제2 구성 및 제3 구성으로 이루어진 물품에 유기적 결합으로 인한 기술적 특이성이 있다거나 그 결합구조로부터 새로운 상승효과가 나타난다고 보기도 어려우므로 , 이 사건 제4항 발명의 구성은 비교대상발명으로부터 그 기술구성의 곤란성이 없다 . ( 4 ) 효과의 대비

원고는 이 사건 제4항 발명으로 ' 헤이즈도가 60 % 이하인 경우 미세구조 보유 물품이 우수한 내인소성을 나타내는 것으로 확인되었다 ' 고 주장하나, 위 ( 다 ) 항에서 본 바와 같이 헤이즈도가 감소하면 내인소성이 우수하리라는 것은 기술 상식에 속하고 , 제3 구성으로 한정된 수치 범위 내외에서 예측할 수 없는 급격한 효과를 가져오는 것도 아니므로 이 사건 제4항 발명의 구성에 따른 효과는 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 비교대상발명으로부터 예측할 수 있는 범위 내이다 . ( 5 ) 따라서 이 사건 제4항 발명은 비교대상발명에 비해 목적의 특이성이 인정되지 아니하고, 구성에 있어서도 비교대상발명으로부터 이 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 없을 정도의 곤란성이 있다고 보기 어려우며, 효과 또한 비교대상발명으로부터 예측되는 것 이상의 상승효과가 있다고 볼 수 없으므로, 이 사건 제4항 발명은 비교대상발명으로부터 이 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 특허받을 수 없다 .

다. 소결론

특허출원에 있어 특허청구범위가 여러 개의 청구항으로 되어 있는 경우 어느 하나의 항이라도 거절이유가 있으면 그 출원은 전부 거절되어야 하는바, 이 사건 제4항 발 명이 특허받을 수 없는 이상, 나머지 청구항에 대하여는 더 나아가 살필 필요 없이 이 사건 출원발명은 그 전체가 거절되어야 할 것이므로, 이와 같은 이유로 이 사건 출원발명을 거절한 원 결정이 정당하다고 판단한 이 사건 심결은 적법하다 .

3. 결론

원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다 .