[1] 특허법 제33조 제1항 ‘발명을 한 자’의 의미 및 화학발명의 경우 발명자인지를 결정하는 기준

[2] 특허를 받을 수 있는 권리를 이전하기로 하는 계약을 묵시적으로도 할 수 있는지 여부(적극) 및 그러한 계약에 따라 특허등록을 공동출원한 경우 출원인이 발명자가 아니라도 등록된 특허권의 공유지분을 가지는지 여부(적극)

[3] 특허발명의 발명자인 갑에게서 특허받을 수 있는 권리를 승계한 을 회사가 출원인에 병을 포함시켰는데, 병이 을 회사 등을 상대로 특허권 공유자임의 확인을 구한 사안에서, 병이 특허권의 공동출원인이 된 경위 및 특히 병을 출원인에 포함시킴으로써 을 회사가 가진 특허 받을 수 있는 권리의 지분을 양도하는 묵시적 합의가 있었는지에 관하여 심리하지 아니한 채 병의 청구를 기각한 원심판결에 특허를 받을 수 있는 권리의 이전에 관한 법리 오해의 위법이 있다고 한 사례

[1] 특허법 제33조 제1항 본문은 발명을 한 자 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고 있는데, 특허법 제2조 제1호 는 ‘발명’이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다고 규정하고 있으므로, 특허법 제33조 제1항 에서 정하고 있는 ‘발명을 한 자’는 바로 이러한 발명행위를 한 사람을 가리킨다. 따라서 발명자(공동발명자를 포함한다)에 해당한다고 하기 위해서는 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나 연구자를 일반적으로 관리하고 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 한 경우 또는 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 한다. 한편 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 당해 발명 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데, 그와 같은 경우에는 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는 데 실질적으로 기여하였는지의 관점에서 발명자인지 여부를 결정해야 한다.

[2] 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발명자에게 원시적으로 귀속되지만, 이는 재산권으로 양도성을 가지므로 계약 또는 상속 등을 통하여 전부 또는 일부 지분을 이전할 수 있고( 특허법 제37조 제1항 ), 그 권리를 이전하기로 하는 계약은 명시적으로는 물론 묵시적으로도 이루어질 수 있고, 그러한 계약에 따라 특허등록을 공동출원한 경우에는 출원인이 발명자가 아니라도 등록된 특허권의 공유지분을 가진다.

[3] 특허발명의 발명자인 갑에게서 특허받을 수 있는 권리를 승계한 을 회사가 병을 출원인에 포함시켰는데, 병이 을 회사 등을 상대로 특허권의 공유자임의 확인을 구한 사안에서, 특허 출원에 이르기까지 병의 역할과 기여도 및 병과 갑 회사 등의 관계, 특허 출원의 경위 등을 고려하면 을 회사가 출원인에 병을 포함시킴으로써 병에게 특허받을 수 있는 권리의 일부 지분을 양도하여 장차 취득할 특허권을 공유하기로 하는 묵시적 합의가 출원 당시 이미 있었다고 볼 여지가 있다는 이유로, 이에 관하여 심리를 하지 아니한 채 병의 청구를 기각한 원심판결에 특허를 받을 수 있는 권리의 이전에 관한 법리 오해의 위법이 있다고 한 사례.

[1] 특허법 제2조 제1호 , 제33조 제1항 [2] 특허법 제37조 제1항 [3] 특허법 제37조 제1항

[1] 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 (공2011하, 1732) 대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결 (공2011하, 2265)

원고 (소송대리인 법무법인 대륙아주 담당변호사 김선중 외 4인)

피고 주식회사

양용진 (소송대리인 법무법인 세종 외 1인)

서울고법 2011. 6. 30. 선고 2010나62415, 62422 판결

원심판결의 본소에 관한 부분 중 그 별지 1 목록 기재 특허권의 공유자 지위 확인청구 및 위 특허발명의 단독실시권 확인청구 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 서울고등법원에 환송한다. 나머지 상고를 모두 기각한다.

상고이유(상고이유서 제출기간이 경과한 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 발명자 지위와 관련한 상고이유 주장에 대하여

가. 특허법 제33조 제1항 본문은 발명을 한 자 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고 있는데, 특허법 제2조 제1호 는 ‘발명’이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다고 규정하고 있으므로, 특허법 제33조 제1항 에서 정하고 있는 ‘발명을 한 자’는 바로 이러한 발명행위를 한 사람을 가리킨다고 할 것이다 ( 대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결 참조). 따라서 발명자(공동발명자를 포함한다)에 해당한다고 하기 위해서는 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나 연구자를 일반적으로 관리하고 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 한 경우 또는 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 한다 .

한편 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 당해 발명 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데, 그와 같은 경우에는 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는 데 실질적으로 기여하였는지의 관점에서 발명자인지 여부를 결정해야 한다 ( 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 참조).

나. 원심이 그 채용 증거에 의하여 적법하게 인정한 사실 등에 의하면, 이 사건 특허발명(특허등록번호 생략)은 메타아르세나이트 염(salt of meta-arsenite, AsO2-)에 항암 효과가 있음을 밝힌 의약 용도발명인데, 원고(반소피고, 이하 ‘원고’)는 육산화비소를 이용한 항암제에 대한 투자 여부를 고려 중이던 일성신약 주식회사(이하 ‘일성신약’)에 재직할 당시 네덜란드 회사인 일사(ILSA)사의 대표이던 소외인에게 비소화합물을 이용한 항암제 개발이라는 기본적인 과제와 아이디어를 제공하기는 하였지만, 이 사건 특허발명의 유효성분인 메타아르세나이트 염에 항암 효과가 있다는 것을 실제 실험 등을 통하여 규명하는 데 구체적인 기여를 한 바는 없는 것으로 보인다. 오히려 소외인이 원고로부터 일성신약의 육산화비소를 이용한 항암제 개발에 대한 포기 의사를 전달받고 원고와도 연락이 단절된 이후인 1999. 4.경 실험 대행기관인 온코테스트사에 캐코딜릭산(Cacodylic acid), 아르세닉산 소디움 염(Arsenic acid sodium salt), 소디움 메타아르세나이트(Sodium meta-arsenite)의 3가지 특정 물질을 실험 대상으로 선택하여 백혈병세포를 포함한 6개의 대표적인 종양 세포주를 대상으로 0.01에서 100㎍/㎖의 농도 범위에서의 항암 효과에 관한 실험을 의뢰한 다음 1999. 11.경 온코테스트사로부터 실험 결과가 기재된 이 사건 제1보고서를 제공받음으로써 메타아르세나이트 염의 항암 효과를 처음으로 확인한 것으로 보인다. 한편 그 후 연락이 재개된 원고의 주선으로 2001. 2. 25. 소외인이 대표로 있는 네덜란드 회사인 레파톡스(Rephartox BV)사와 피고(반소원고) 주식회사(이하 ‘피고 회사’) 사이에 이 사건 개발약정이 체결되어 원고는 이 사건 개발약정에 따른 연구감시자(Study Monitor) 및 피고 회사의 책임자로서 소외인의 위 연구개발 과정 전반을 관리하면서 항암물질의 투여간격 등 구체적인 실험의 진행방향에 관한 제안 등을 하기도 하였으나, 그 역할이나 행위는 소외인 연구개발 과정을 일반적으로 관리하거나 그 실험연구를 보조하는 정도에 지나지 않았던 것으로 보인다.

이러한 사실관계를 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 이 사건 특허발명을 완성한 사람은 소외인이라고 볼 수밖에 없고, 원고는 그 단독 또는 공동발명자에 해당한다고 할 수 없다. 같은 취지의 원심판결은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같이 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어난 사실인정을 하거나 발명자 지위에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 위법은 없다.

다. 원심은 부가적으로, 설령 원고가 이 사건 특허의 단독 또는 공동발명자라 하더라도 발명자로서 가지는 특허받을 수 있는 권리를 피고 회사에 양도하거나 포기하였다고 보아야 하므로, 원고는 발명자로서의 지위를 주장할 수 없다고 판단하였다.

그러나 앞서 본 바와 같이 원고를 이 사건 특허의 발명자로 볼 수 없는 이상, 설사 원고가 발명자로서 가지는 특허받을 수 있는 권리를 피고 회사에 양도하거나 포기하였다고 보아야 한다는 원심의 판단에 상고이유 주장과 같은 잘못이 있다 하더라도 이는 원심판결의 결과에 아무런 영향을 미치지 못하였다고 할 것이다. 따라서 이 부분 상고이유 주장은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 받아들일 수 없다.

2. 이 사건 공유계약의 효력과 관련한 상고이유 주장에 대하여

가. 원심은, 피고 회사와 레파톡스사 사이에 체결된 이 사건 개발약정에 의하면 레파톡스사( 소외인)의 연구성과는 모두 피고 회사의 자산으로 귀속되고, 이 사건 성과물은 모두 소외인의 연구성과를 기초로 한 것이므로 피고 회사의 자산이라고 인정한 다음, 이 사건 공유계약은 피고 회사의 자산에 속하는 이 사건 성과물에 대한 지분을 피고 회사의 이사인 원고 및 피고 양용진에게 양도하는 것이므로 이는 이사와 회사와의 자기거래에 속하는데, 그 계약의 체결에 관하여 피고 회사 이사회의 승인이 없었다는 이유로, 이 사건 공유계약이 무효라고 판단하였다.

나. 이에 대해 원고는 상고이유로서, 이 사건 공유계약은 원고를 특허권 공유자로 한 이 사건 특허등록이 완료됨으로써 원고와 피고들 사이에 이 사건 특허권에 관한 공유관계가 형성된 다음에 체결된 것으로 그 권리관계를 사후적으로 확인하는 의미에 불과하거나, 원고가 이 사건 특허의 발명자로서 적법하게 이 사건 특허권을 공유함에 따라 당연히 이 사건 성과물에 관해서도 권리를 갖게 되는 것임을 확인하는 의미에 불과할 뿐, 이 사건 공유계약을 통해 비로소 이 사건 성과물에 관하여 원고의 권리를 새롭게 창설하는 것은 아니므로, 이 사건 공유계약이 비록 이사와 회사 사이의 거래라고 하더라도 양자 사이의 이해가 상반되지 않고 피고 회사에 불이익을 초래할 우려가 없는 때에 해당하여 이사회의 승인을 얻을 필요가 없다는 취지로 주장한다.

다. 그러나 원심판결 이유 및 기록에 의하면, 이 사건 공유계약은 피고 회사가 이 사건 개발약정에 따라 피고 회사의 자산으로 귀속시킬 소외인의 연구성과를 토대로 하는 이 사건 성과물에 대한 권리 중 일부 지분을 피고 회사의 이사인 원고에게 양도하는 것인 사실, 이 사건 공유계약에 따라 피고 회사가 원고에게 지분을 양도하는 대상인 이 사건 성과물은 코미녹스 항암제 및 그 연구과정에서 발생하는 모든 성과물로서 특허등록이 된 이 사건 특허권뿐만 아니라 향후 피고 회사가 레파톡스사로부터 얻게 될 각종 보고서, 노하우(Know-how), 기술정보, 영업비밀, 특허권 등 지적재산권 및 이를 출원할 권리 등이 포함되고 나아가 이 사건 성과물의 실시, 처분 등으로 인해 피고 회사가 얻게 될 이익까지 포함되어 있는 사실을 알 수 있으므로, 이 사건 공유계약이 원고 주장과 같이 이 사건 특허권에 관한 공유관계를 확인하는 의미에 불과하다고 할 수는 없다. 또한 원고가 이 사건 특허권의 공유자로 등록되어 있다는 사정만으로 당연히 피고 회사의 자산인 이 사건 성과물 전부에 대해서까지 그 주장과 같이 공유할 수 있는 권리를 갖게 된다고 볼 수도 없다. 따라서 피고 회사가 피고 회사의 자산인 이 사건 성과물에 대한 지분을 원고에게 양도하는 내용의 이 사건 공유계약이 원고와 피고 회사 사이의 이해가 서로 상반되지 않는 경우에 해당한다고 할 수는 없다.

그러므로 원심이 같은 취지에서 이 사건 공유계약이 이사회 승인을 얻지 못한 이사와 회사 사이의 거래에 해당하여 무효라고 보아 이 사건 공유계약이 유효임을 전제로 피고들이 이 사건 공유계약을 위반하였기에 이를 해지하고 이 사건 공유계약 제9조 제1항 다.호에 따라 피고들을 상대로 이 사건 특허발명 물질의 생산, 사용 등과 연구개발 수행의 금지를 구하는 원고의 이 부분 본소청구를 기각하고 피고 회사의 이 부분 반소청구를 인용한 원심판결은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같이 상법 제398조 가 정한 이사와 회사 사이의 거래에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 위법은 없다.

3. 이 사건 특허 출원 당시 특허를 받을 수 있는 권리의 이전 합의가 있었다는 점과 관련한 상고이유 주장에 대하여

가. 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발명자에게 원시적으로 귀속되지만, 이는 재산권으로 양도성을 가지므로 계약 또는 상속 등을 통하여 그 전부 또는 일부 지분을 이전할 수 있고( 특허법 제37조 제1항 ), 그 권리를 이전하기로 하는 계약은 명시적으로는 물론 묵시적으로도 이루어질 수 있고, 그러한 계약에 따라 특허등록을 공동출원한 경우에는 그 출원인이 발명자가 아니라도 등록된 특허권의 공유지분을 가진다 할 것이다 .

나. 기록에 의하면, 원고는 위 2.항에서 본 상고이유에 포함된 일부 주장과 같이 원심에서도 ‘이 사건 공유계약은 원고와 피고들 3자 공동명의로 특허등록이 완료된 후인 2005. 5. 16. 체결된 것으로서 이 사건 특허권에 관한 공유관계가 형성된 이후에 사후적으로 그 권리관계를 확인하는 의미로 체결된 것에 불과하고, 결코 위 공유계약을 직접 원인으로 하여 피고 회사의 권리가 원고에게 이전된 것으로 볼 수 없다’는 취지로 주장하였는바, 이러한 주장의 취지는 이 사건 공유계약과 별개로 이 사건 특허 출원 당시 이미 피고 회사가 이 사건 특허발명에 관하여 특허받을 수 있는 권리의 일부 지분을 원고에게 이전하기로 하는 합의가 있어 그 권리를 승계하였다는 주장을 한 것으로 선해될 수 있다.

다. 그런데 원심이 그 채용 증거에 의하여 적법하게 인정한 사실관계 및 기록에 의하면, 비록 원고가 이 사건 특허발명의 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하였다고 볼 수 없어 이를 단독 또는 공동으로 발명한 자에는 해당하지 않는다 하더라도, 원고는 당초 소외인에게 이 사건 특허발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어를 제공한 바 있고, 그 후 레파톡스사와 피고 회사 사이의 이 사건 개발약정 체결을 주선함으로써 이 사건 특허권 등 이 사건 개발약정에 따른 연구개발 과정에서 발생하는 모든 연구성과 및 특허 가능한 발명 일체를 피고 회사의 자산으로 귀속시키는 데 상당한 기여를 하였을 뿐만 아니라, 이 사건 개발약정이 체결된 후에는 연구감시자 및 피고 회사의 책임자로서 소외인의 연구개발 과정을 전반적으로 관리하면서 그 실험연구를 보조하기도 하였음을 알 수 있다.

이와 같은 사실관계에서 알 수 있는 이 사건 특허 출원에 이르기까지의 원고의 역할과 기여도 및 원고와 피고들 사이의 관계, 이 사건 특허 출원의 경위 등을 앞서 본 법리에 비추어 보면, 이 사건 특허발명의 발명자인 소외인으로부터 특허받을 수 있는 권리를 승계한 피고 회사가 그 출원인에 원고를 포함시킴으로써 원고에게 특허를 받을 수 있는 권리의 일부 지분을 양도하여 장차 취득할 특허권을 공유하기로 하는 묵시적 합의가 출원 당시 이미 있었다고 볼 여지가 없지 않은 것으로 보인다.

따라서 원심으로서는 원고가 이 사건 특허권의 공동출원인이 된 경위, 특히 원고를 출원인에 포함시킴으로써 피고 회사가 가진 특허받을 수 있는 권리의 지분을 양도하는 묵시적 합의가 있었는지에 관하여 심리하여 원고가 이 사건 특허권의 공유자임의 확인을 구하는 청구에 대하여 판단하였어야 함에도, 원심은 이러한 점에 대한 심리를 하지 아니하고 원고의 이 부분 본소청구를 전부 기각하였으니, 이러한 원심판결에는 특허를 받을 수 있는 권리의 이전에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 않은 나머지 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 취지의 상고이유의 주장은 이유 있다.

라. 또한 원고는 본소로서 이 사건 특허권의 공유자임의 확인을 구하는 청구에 병합하여 그와 같은 공유자의 지위에서 단독으로 이 사건 특허발명을 실시할 수 있음의 확인을 구하고 있으므로, 원고의 본소청구 중 이 사건 특허권의 공유자 지위 확인청구 부분을 파기하는 이상 이 사건 특허발명의 단독실시권 확인청구 부분도 함께 파기되어야 한다.

4. 결론

이에 원심판결의 본소에 관한 부분 중 이 사건 특허권의 공유자 지위 확인청구 및 이 사건 특허발명의 단독실시권 확인청구 부분을 파기하고 이 부분 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하며, 나머지 상고를 모두 기각하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.