[1] 공동발명자에 해당하는지에 관한 판단 기준

[2] 갑이 을 주식회사에게서 피리벤족심(Pyribenzoxim) 등의 제품화를 맡아달라는 제안을 받고 을 회사에 ‘제초제 PL(Project Leader)’로 입사하여 피리벤족심의 본격적인 상업화 단계에서 필요한 각종 시험에 직접 관여하는 등 기여하고, 병 화학연구소 연구팀이 제조한 제초제 후보물질이 약해가 심하여 제품화가 중단된 사실을 알고 위 연구팀에 공동연구를 제안하여 약해 극복 아이디어 등을 제안하고 실험과정에 관여한 결과, 을 회사 연구팀이 제초성 유제조성물에 관한 특허발명과 제초성 피리딘술포닐우레아 유도체에 관한 특허발명을 완성한 사안에서, 갑이 위 발명들의 공동발명자에 해당한다고 본 원심판단을 수긍한 사례

[3] 직무발명보상금청구권의 소멸시효 기간(=10년)과 기산점

[4] 구 특허법 제40조 제2항 에서 직무발명 보상액 결정 시 고려하도록 정한 ‘사용자가 얻을 이익’의 의미

[1] 공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로, 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나, 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 경우 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 공동발명자에 해당한다. 한편 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 당해 발명 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데, 그와 같은 경우에는 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는 데 실질적으로 기여하였는지의 관점에서 공동발명자인지를 결정해야 한다.

[2] 갑이 농약 등을 연구·제조·판매하는 을 주식회사에게서 을 회사 연구진이 직파벼용 제초물질인 비스피리박(bispyribac)을 변형하여 발명한 피리벤족심(Pyribenzoxim) 등의 제품화를 맡아달라는 제안을 받고 을 회사에 ‘제초제 PL(Project Leader)'로 입사하여 피리벤족심의 본격적인 상업화 단계에서 필요한 등록시험, 독성시험, 양산공정, 잔류시험 등에 직접 관여하는 등 기여하고, 병 화학연구소 연구팀이 제조한 제초제 후보물질이 피를 방제할 수 있는 능력은 탁월하나 효과가 불안정하고 약해가 심하여 제품화가 중단된 사실을 알고 위 연구팀에 공동연구를 제안하여 약해 극복에 관한 아이디어와 새로운 효력 평가 방법을 제안하고 실험과정에 관여한 결과, 을 회사 연구팀이 피리벤족심의 특이한 문제를 해결한 제초성 유제조성물에 관한 특허발명과 제초성 피리딘술포닐우레아 유도체[일반명 플루세토설퓨론(Flucetosulfuron)]에 관한 특허발명을 완성한 사안에서, 갑은 특허발명 과정에서 이른바 PL로서 구체적인 착상을 하고 부하에게 발전 및 실현을 하게 하거나 소속 부서 내의 연구가 혼미할때 구체적인 지도를 하여 발명을 가능케 하였으므로 위 발명들의 공동발명자에 해당한다고 본 원심판단을 정당하다고 한 사례.

[3] 직무발명보상금청구권은 일반채권과 마찬가지로 10년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성하고, 기산점은 일반적으로 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원한테서 승계한 시점으로 보아야 하나, 회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다.

[4] 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것, 이하 ‘구 특허법’이라 한다) 제40조 제2항 은 사용자가 종업원에게서 직무발명을 승계하는 경우 종업원이 받을 정당한 보상액을 결정하면서 발명에 의하여 사용자가 얻을 이익액과 발명의 완성에 사용자가 공헌한 정도를 고려하도록 하고 있는데, 구 특허법 제39조 제1항 에 의하면 사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 특허권에 대하여 무상의 통상실시권을 가지므로, ‘사용자가 얻을 이익’은 통상실시권을 넘어 직무발명을 배타적·독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미한다. 한편 여기서 사용자가 얻을 이익은 직무발명 자체에 의하여 얻을 이익을 의미하는 것이지 수익·비용의 정산 이후에 남는 영업이익 등 회계상 이익을 의미하는 것은 아니므로 수익·비용의 정산 결과와 관계없이 직무발명 자체에 의한 이익이 있다면 사용자가 얻을 이익이 있는 것이고, 또한 사용자가 제조·판매하고 있는 제품이 직무발명의 권리범위에 포함되지 않더라도 그것이 직무발명 실시제품의 수요를 대체할 수 있는 제품으로서 사용자가 직무발명에 대한 특허권에 기해 경쟁회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 매출이 증가하였다면, 그로 인한 이익을 직무발명에 의한 사용자의 이익으로 평가할 수 있다.

[1] 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제33조 제2항 [2] 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제33조 제2항 , 제39조 (현행 발명진흥법 제10조 참조) [3] 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제39조 (현행 발명진흥법 제10조 참조), 제40조 (현행 발명진흥법 제15조 참조), 민법 제162조 , 제166조 제1항 [4] 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제39조 제1항 (현행 발명진흥법 제10조 제1항 참조), 제40조 제1항 (현행 발명진흥법 제15조 제1항 참조), 제2항 (현행 발명진흥법 제15조 제3항 참조)

[1] 대법원 2001. 11. 27. 선고 99후468 판결 대법원 2001. 11. 30. 선고 2001후65 판결 (공2002상, 216)

원고 (소송대리인 법무법인(유한) 에이펙스 담당변호사 박균제 외 1인)

주식회사 엘지생명과학 (소송대리인 법무법인 광장 담당변호사 이규홍 외 4인)

서울고법 2009. 8. 20. 선고 2008나119134 판결

상고를 각 기각한다. 상고비용은 각자가 부담한다.

상고이유를 본다.

1. 피고의 상고이유 제1, 2점에 관하여

가. 공동발명자가 되기 위해서는 발명의 완성을 위하여 실질적으로 상호 협력하는 관계가 있어야 하므로 ( 대법원 2001. 11. 27. 선고 99후468 판결 등 참조), 단순히 발명에 대한 기본적인 과제와 아이디어만을 제공하였거나, 연구자를 일반적으로 관리하였거나, 연구자의 지시로 데이터의 정리와 실험만을 하였거나 또는 자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치지 않고, 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완한 자, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화한 자, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법의 제공 또는 구체적인 조언·지도를 통하여 발명을 가능하게 한 자 등과 같이 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하기에 이르러야 공동발명자에 해당한다. 한편 이른바 실험의 과학이라고 하는 화학발명의 경우에는 당해 발명의 내용과 기술수준에 따라 차이가 있을 수는 있지만 예측가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하여 실험데이터가 제시된 실험예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우가 많이 있는데 ( 대법원 2001. 11. 30. 선고 2001후65 판결 등 참조), 그와 같은 경우에는 실제 실험을 통하여 발명을 구체화하고 완성하는데 실질적으로 기여하였는지 여부의 관점에서 공동발명자인지 여부를 결정해야 한다 .

나. 원심판결 이유에 의하면, 원심은, ① 피고 회사 연구진이 1991년경 직파벼용 제초물질인 비스피리박(bispyribac)을 변형하여 발명한 피리벤족심(Pyribenzoxim) 물질은 실험적으로 아세톤에 용해시켜 살포하면 약효(약효, 제초력을 의미한다)가 잘 나오지만 실제 농민이 사용할 수 있도록 통상의 유제제조에 이용되는 계면활성제를 이용하여 제초성 유제 조성물을 만들어 물에 희석하면 그 약효가 매우 심하게 변동하고 심지어 약효가 전혀 없어지므로 상품화 제제(제제, 약품을 그 목적에 따라 조합·성형하는 것을 의미한다)를 개발하지 않고는 사업화가 불가능한 아주 특이한 경우이었는데, 원고가 피고 회사에 입사하기 전까지 이러한 제제연구는 기초적인 수준으로 합당한 해결책을 찾지 못하고 혼미한 상태에 있었던 사실, ② 이에 원고는 1994년 10월경 피고 회사로부터 피리벤족심 등의 제품화를 맡아달라는 제안을 받고 피고 회사에 ‘제초제 PL’[Project Leader, 피고 회사에서 특정분야의 실험적인 측면에 관여하고 제품을 개발하여 사업화할 수 있는 능력이 있는 사람이 담당하는 직위로서, 일반관리직인 GL(Group Leader)과 구분된다]로 입사한 사실, ③ 원고는 연구팀에서 제제연구를 담당하던 소외 1이 1995년 8월경 퇴직함에 따라 소외 2에게 제제연구를 하게 하였고, 1995년 말부터는 피리벤족심의 본격적인 상업화 단계에 필요한 등록시험, 독성시험, 양산공정, 잔류시험 등에 직접 관여하였는데, 이 때 탁월한 제초력을 나타내게 되는 계면활성제를 몇 가지로 줄여서 제제처방을 시도한 결과 계면활성제의 사입량에 대한 이론적인 근거를 마련하였으며, 또한 피리벤족심의 약효, 약해(약해)의 변이가 심한 이유 중 하나가 살포조건, 노즐, 혼용 등에 의하여 부착량의 변동이 커지기 때문이라는 점도 밝혀낸 사실, ④ 그 결과 원고의 연구팀은 1996년 12월경 피리벤족심의 위와 같은 특이한 문제를 해결한 제초성 유제조성물에 관한 원심 판시 제1특허발명을 완성한 사실 등을 인정한 다음, 이를 바탕으로, 원고는 제1특허발명의 과정에서 이른바 PL로서 구체적인 착상을 하고 부하에게 그 발전 및 실현을 하게 하거나 소속 부서 내의 연구가 혼미하고 있을 때 구체적인 지도를 하여 발명을 가능하게 한 것이므로, 제1특허발명의 공동발명자에 해당한다는 취지로 판단하였다.

또한 원심은, 원고가 1998년경 한국화학연구소의 소외 3 박사팀이 제조한 제초제 후보물질(K11451)이 피를 방제할 수 있는 능력은 종래 설포닐우레아계의 다른 제초제보다 탁월하고 독보적이지만 효과가 불안정하고 약해가 심해 7년간 제품화가 중단되었음을 알게 된 후, 위 물질을 국내용 제초제로 개발하고자 소외 3에게 공동연구를 제안하여 그로부터 제초제 후보물질들(K11451, K12993 등)을 제공받은 사실, 원고는 위 후보물질들 중 K11451 및 K12993의 수산기에 다른 보호기를 첨가함으로써 약해가 극복될 것이라는 아이디어 및 새로운 효력평가 방법을 제안하고 실험과정에 관여하여 K12993을 변형한 물질들 중 LGC-42153을 선발해 2000년경 제초성 피리딘술포닐우레아 유도체[일반명은 플루세토설퓨론(Flucetosulfuron)이다]에 관한 원심 판시 제2특허발명을 완성한 사실 등을 인정한 다음, 이를 바탕으로, 원고는 제2특허발명의 과정에서 구체적인 착상을 하고 부하에게 그 발전 및 실현을 하게 하거나 소속 부서 내의 연구가 혼미하고 있을 때 구체적인 지도를 하여 발명을 가능하게 한 것이므로, 제2특허발명의 공동발명자에 해당한다는 취지로 판단하였다.

앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 사실인정과 판단은 모두 정당한 것으로 수긍이 간다.

원심판결에는 상고이유로 주장하는 바와 같은 공동발명자 해당 여부에 관한 법리오해나 채증법칙 위배 등의 위법이 없다.

2. 피고의 상고이유 제3점에 관하여

직무발명보상금청구권은 일반채권과 마찬가지로 10년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성하고 그 기산점은 일반적으로 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원으로부터 승계한 시점으로 봐야 할 것이나, 회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금의 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권의 행사에 법률상의 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다 .

원심판결 이유에 의하면, 원심은, 피고 회사의 직무발명보상 관련 규정들에 의하면 제1특허발명에 대한 직무발명보상금은 제1특허발명의 실시에 의해 회사에 기여한 것으로 인정되는 경우 해당 사업부장과 지적재산담당 임원의 심의가 이루어진 후에 지급하는 것이고, 특히 그 첫 회분은 제품출시 연도의 다음 회계 연도 1년 동안의 실적을 평가하여 지급하도록 되어 있으므로, 원고의 제1특허발명에 대한 직무발명보상금청구권의 행사는 위와 같은 심의가 이루어지고 피리벤족심이 제품화된 1997년 2월경의 다음 회계 연도 1년 동안의 실적을 평가한 후에야 비로소 가능하다고 할 것인데, 위와 같은 심의 혹은 평가가 이루어졌음을 인정할 아무런 증거가 없어 그 소멸시효의 기산점은 아무리 빨라도 피리벤족심이 제품화된 다음 회계 연도인 1998년 이후이므로, 그로부터 10년 이내인 2007. 8. 31.에 이 사건 소가 제기된 이상 위 직무발명보상금청구권의 소멸시효가 완성하지 않았다는 취지로 판단하였다.

앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 정당한 것으로 수긍이 간다.

원심판결에는 상고이유로 주장하는 바와 같은 소멸시효 기산점에 관한 법리오해의 위법이 없다.

3. 피고의 상고이유 제4점 및 원고의 상고이유에 관하여

가. 구 특허법 (2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것) 제40조 제2항 은 사용자가 종업원으로부터 직무발명을 승계하는 경우 종업원이 받을 정당한 보상액을 결정함에 있어서는 그 발명에 의하여 사용자가 얻을 이익액과 그 발명의 완성에 사용자가 공헌한 정도를 고려하도록 하고 있는데, 같은 법 제39조 제1항 에 의하면 사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 그 특허권에 대하여 무상의 통상실시권을 가지므로, 위의 ‘사용자가 얻을 이익’이라 함은 통상실시권을 넘어 직무발명을 배타적·독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미한다. 한편 여기서 사용자가 얻을 이익은 직무발명 자체에 의해 얻을 이익을 의미하는 것이지 수익·비용의 정산 이후에 남는 영업이익 등의 회계상 이익을 의미하는 것은 아니므로 수익·비용의 정산 결과와 관계없이 직무발명 자체에 의한 이익이 있다면 사용자가 얻을 이익이 있는 것이고, 또한 사용자가 제조·판매하고 있는 제품이 직무발명의 권리범위에 포함되지 않더라도 그것이 직무발명 실시제품의 수요를 대체할 수 있는 제품으로서 사용자가 직무발명에 대한 특허권에 기해 경쟁 회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 그 매출이 증가하였다면, 그로 인한 이익을 직무발명에 의한 사용자의 이익으로 평가할 수 있다 .

나. 원심판결 이유에 의하면, 원심은, 위와 같은 전제에서, 피고 회사가 제1특허발명을 배타적·독점적으로 실시 또는 보유함으로써 얻을 수 있는 매출액은, 설사 피고 회사가 판매하는 3%, 5% 피리벤족심 제제 제품이 제1특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 하더라도 이는 제1특허발명 실시제품의 수요를 대체할 수 있는 제품으로서 경쟁 회사가 제1특허발명을 실시할 수 없는 결과 그 매출이 증가하였다고 볼 수 있는 점 및 제1특허발명의 해외에 대한 독점성이 약한 점 등을 고려할 때 피리벤족심 제품에 대한 예상 총매출액의 1/4로 보고, 제2특허발명 관련 특허의 실시료율이 3%로 정하여진 점 등을 참작하여 인정한 농약업계의 실시료율 3%를 제1특허발명의 실시료율로 보아 피고가 제1특허발명으로 인하여 얻을 이익을 계산한 다음, 피고 회사가 2007년까지 피리벤족심에 대하여 투자한 연구개발비가 128억여 원에 이르고, 그 외 피리벤족심에 관한 물질특허 2건, 제법특허 6건을 가지고 있었으며, 기초적인 수준이기는 하였으나 원고가 입사하기 전에 이미 소외 1 등에 의하여 관련 연구가 진행되고 있었던 점 등을 고려하여 공동발명자들에 대한 보상률을 10%로 보아, 피고 회사가 제1특허발명과 관련하여 원고에게 지급해야 할 직무발명보상금 액수를 산정하였다.

또한 원심은, 위와 같은 전제에서, 피고 회사가 제2특허발명을 배타적·독점적으로 실시함으로써 얻을 수 있는 매출액을 플루세토설퓨론 제품에 대한 예상 총매출액의 1/3로 보고, 제2특허발명 관련 특허의 실시료율이 3%로 정하여진 점 등을 참작하여 인정한 농약업계의 실시료율 3%를 제2특허발명의 실시료율로 보아 피고가 제2특허발명으로 인하여 얻을 이익을 계산한 다음, 피고 회사가 2007년까지 플루세토설퓨론에 대하여 투자한 연구개발비가 127억여 원에 이르고, 플루세토설퓨론 물질은 한국화학연구소가 이미 발명한 후보물질에 기초한 것이며, 피고 회사가 관련 특허 3건의 실시허락을 받았고 관련 제법특허 2건을 별도로 가지고 있는 점 등을 고려하여 공동발명자들에 대한 보상률을 20%로 보아, 피고 회사가 제2특허발명과 관련하여 원고에게 지급해야 할 직무발명보상금 액수를 산정하였다.

앞서 본 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 사실인정과 판단은 모두 정당한 것으로 수긍이 간다.

원심판결에는 각 상고이유로 주장하는 바와 같은 직무발명보상금 산정 기준에 관한 법리오해나 채증법칙 위배 등의 위법이 없다.

피고가 상고이유에서 들고 있는 대법원 판례는 사안을 달리하여 이 사건에 원용하기에 적절하지 아니하다.

4. 결론

그러므로 상고를 각 기각하고, 상고비용은 각자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.