[1] 후 출원에 의하여 등록된 발명을 확인대상발명으로 하여 선 출원에 의한 등록발명의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판이 허용되는지 여부(원칙적 소극) 및 적극적 권리범위확인심판이 허용되는 경우

[2] 선 특허발명과 후 발명이 이용관계에 있는 경우, 후 발명이 선 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부(적극) 및 이때 ‘두 발명이 이용관계에 있는 경우’의 의미

[1] 특허법 제98조 , 제135조 [2] 특허법 제98조

[1] 대법원 2002. 6. 28. 선고 99후2433 판결 (공2002하, 1855) [2] 대법원 2001. 8. 21. 선고 98후522 판결 (공2001하, 2110)

원고 (소송대리인 변리사 조인제)

주식회사 한국주방기계 (소송대리인 변리사 김한얼)

특허법원 2014. 12. 23. 선고 2014허2269 판결

원심판결을 파기한다. 특허심판원이 2014. 2. 27. 2013당2775호 사건에 관하여 한 심결 을 취소한다. 소송총비용은 원고가 부담한다.

직권으로 판단한다.

1. 후 출원에 의하여 등록된 발명을 확인대상발명으로 하여 선 출원에 의한 등록발명의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판은 후 등록된 권리에 대한 무효심판의 확정 전에 그 권리의 효력을 부정하는 결과가 되므로 원칙적으로 허용되지 아니한다. 다만, 예외적으로 두 발명이 특허법 제98조 에서 규정하는 이용관계에 있어 확인대상발명의 등록의 효력을 부정하지 않고 권리범위의 확인을 구할 수 있는 경우에는 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판의 청구가 허용된다 ( 대법원 2002. 6. 28. 선고 99후2433 판결 참조).

한편 선 특허발명과 후 발명이 이용관계에 있는 경우에는 후 발명은 선 특허발명의 권리범위에 속하게 된다. 여기서 두 발명이 이용관계에 있는 경우라고 함은 후 발명이 선 특허발명의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 부가하는 것으로서, 후 발명이 선 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 후 발명 내에서 선 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우를 말한다 ( 대법원 2001. 8. 21. 선고 98후522 판결 참조).

2. 위 법리에 따라 기록을 살펴본다.

(1) 원심은 아래와 같은 이유로 확인대상발명이 이 사건 특허발명(특허등록번호 1 생략)의 제30항(이하 ‘이 사건 제30항 발명’이라 한다)의 권리범위에 속하지 않는다고 판단하였다.

① 이 사건 제30항 발명의 청구범위는 서로 마주보는 두 변에 변 길이방향을 따라가면서 일정 간격으로 형성되는 다수의 홀을 갖고 있으며, 내측에는 홀이 있는 변과 인접하여 나란하게 배치되는 스프링지지틀을 갖는 사각형의 석쇠틀(구성 1), 한 쪽의 헤드부와 다른 한 쪽의 스프링을 갖고 있으며 스프링지지틀을 관통함과 동시에 두 변의 홀 간에 끼워짐과 동시에 고정되면서 일정 간격으로 나란하게 배치되는 여러 줄의 독립적인 가닥으로 된 선재를 포함하며, 스프링의 장력을 이용하여 선재 탄성을 조절할 수 있도록 된 것(구성 2), 위 선재의 선경은 0.1~2.0㎜인 것(구성 3)을 특징으로 하는 석쇠에 관한 발명이다.

② 이 사건 특허발명의 상세한 설명에 기재된 목적, 효과, 실시 예 및 출원인의 의사 등을 참작해 보면, 이 사건 제30항 발명은 선재가 교차되는 부분에 구이의 조각이 끼고 눌러 붙는 것을 방지하고, 구이가 열원에 노출되는 면을 크게 하는 등의 효과를 이루기 위하여, 하나의 석쇠틀에서 가로와 세로 중 한 방향으로만 선재를 형성하는 한 방향 구성을 기술적 범위로 하고 있고, 하나의 석쇠틀에서 가로·세로 두 방향으로 선재가 교차 또는 교직되는 양방향 구성을 의식적으로 제외하고 있다고 한정적으로 해석하여야 한다.

③ 확인대상발명은 등록발명(특허등록번호 2 생략)과 실질적으로 동일한 발명인데, 이 사건 제30항 발명의 한 방향으로만 선재를 끼워 고정시킨 구성에 더하여 교차하는 방향으로도 선재를 끼워 고정시키는 구성을 추가한 것으로, 이 사건 제30항 발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하는 이용관계에 해당한다.

④ 이용발명의 실시는 특허발명의 권리범위에 속한다고 볼 수 있으나, 실시자가 특허발명에서 의식적으로 제외한 구성을 부가하거나, 실시자가 부가한 구성으로 인해 특허권자가 특허발명의 권리범위에서 의식적으로 제외한 실시형태가 된 경우에는 이용관계에 해당하더라도 특허권자의 허락을 받을 필요는 없다고 봄이 상당하므로, 특허발명의 권리범위에 속한다고 볼 수 없다.

(2) 그러나 이 사건 제30항 발명은 구이의 눌어붙음 방지, 열원 노출면적 확대 등의 효과를 위하여 선재를 한 방향으로만 형성한 것으로, 하나의 석쇠틀에서 가로·세로 방향으로 선재가 교차되는 확인대상발명의 양방향 구성은 위와 같은 한 방향 구성의 작용효과를 나타낼 수 없어 이 사건 제30항 발명과 상이한 구성이라고 할 것이고, 확인대상발명 내에서 이 사건 제30항 발명이 발명으로서의 일체성을 유지하고 있다고 볼 수도 없다. 따라서 두 발명이 이용관계에 있다고 볼 수 없으므로, 이 사건 권리범위 확인심판 청구는 후 출원에 의하여 등록된 발명을 확인대상발명으로 하여 선 출원에 의한 등록발명의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판으로서 부적법하다. 그렇다면 특허심판원으로서는 이 사건 심판청구를 각하하였어야 마땅한데도 본안에 나아가 이 사건 심판청구를 기각하는 심결에 이른 잘못이 있고, 원심도 이를 이용관계에 해당한다고 보아 본안에 관하여 판단하였으니, 원심판결에는 권리범위 확인심판의 적법요건에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

3. 그러므로 원심판결을 파기하되, 이 사건은 이 법원이 직접 재판하기에 충분하므로 이 법원이 직접 판결하기로 하여, 특허심판원이 2014. 2. 27. 2013당2775호 사건에 관하여 한 심결 을 취소하고, 소송비용의 부담에 관하여는 민사소송법 제99조 를 적용하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.