진보성의 결여를 이유로 한 등록무효심판청구에 대한 심결이 확정된 후 다시 미완성발명·기재불비를 이유로 등록무효심판청구를 하는 것이 일사부재리에 해당하는지 여부(소극)

특허법 제163조 의 일사부재리의 효력이 미치기 위한 요건으로서 동일사실이라 함은 동일 권리에 대하여 동일한 원인을 이유로 하는 특정한 사실을 가리키는 것으로서, 특허의 등록무효심판에 있어서 무효의 효과를 발생시키는 사유인 진보성의 결여와 미완성발명, 기재불비는 각각 별개의 사실을 구성하는 것이므로, 진보성의 결여를 이유로 하는 등록무효심판청구에 대한 심결이 확정된 후, 다시 특허가 미완성발명 내지 기재불비에 해당한다는 이유를 들어 등록무효심판청구를 하는 것은 일사부재리에 해당하지 않는다.

특허법 제133조 , 제163조

이종태 (소송대리인 특허법인 필앤온지 담당변리사 제갈혁외 1인)

박진하 (소송대리인 변리사 정용주)

2007. 10. 31.

1. 특허심판원이 2007. 1. 23. 2006당2457호 사건에 관하여 한 심결 을 취소한다.

2. 소송비용은 피고가 부담한다.

주문과 같다.

1. 기초 사실

[인정 근거 : 갑 제1호증의 1, 2, 제2호증, 을 제1호증]

피고는 2001. 11. 24. 출원하여 2004. 5. 4. 제431590호로 특허등록을 받은, 명칭이 “휴대용 가스레인지의 폭발방지장치”인 이 사건 등록발명의 특허권자이다.

소외 공상식은 2004. 11. 2. 이 사건 등록발명이 그 출원 전에 공지된 등록실용신안공보 제132710호(이 사건 비교대상발명 5와 같다), 일본 공개실용신안공보 평6-74843호, 등록특허공보 제392794호(공개특허공보인 이 사건 비교대상발명 1의 등록특허공보로서 내용이 동일하다), 등록실용신안공보 제240713호(공개실용신안공보인 이 사건 비교대상발명 4의 등록실용신안공보로서 내용이 동일하다)에 각각 게재된 비교대상발명들로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 진보성이 없다는 이유로 등록무효심판을 청구하였는데, 특허심판원은 이를 2004당2340호 로 심리하여 2005. 10. 26. 이 사건 등록발명이 위 비교대상발명들로부터 용이하게 발명할 수 없는 것이어서 진보성이 있다는 이유로 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였고, 위 심결은 2005. 12. 2. 확정되었다.

원고는 2006. 9. 21., ① 이 사건 등록발명의 청구항 제1항에는 “가스용기(2)가 가버너 밸브(7)에 밀착되는 순간 용기의 내부가스를 외기로 방출시킨다”라고 되어 있을 뿐 실제로 어떠한 구성요소가 이러한 기능을 담당하는지에 관한 아무런 기재가 없고, “기존의 용기탈착식 안전장치”라는 부분 또한 발명의 상세한 설명과 도면에 의하여 뒷받침되지 않는 것이므로, 이 사건 등록발명은 미완성발명이거나 기재불비에 해당하고, ② 이 사건 등록발명은 그 출원 전에 공지된 공개특허공보 특2001-8025호(비교대상발명 1), 등록실용신안공보 제249603호(비교대상발명 2), 공개실용신안공보 제85-3408호(비교대상발명 3), 공개실용신안공보 실2000-21335호(비교대상발명 4), 등록실용신안공보 제132710호(비교대상발명 5)에 게재된 비교대상발명들로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 진보성이 없다는 이유로 이 사건 등록무효심판을 청구하였다.

특허심판원은, ① 이 사건 등록발명의 청구항 제1항에는 가스용기(2)가 가버너 밸브(7)에 밀착되는 순간 용기의 내부가스를 외기로 방출시키는 구성에 관하여 구체적으로 기재하고 있고, “기존의 용기탈착식 안전장치”라는 부분도 발명의 상세한 설명과 도면에 의하여 뒷받침되고 있으므로, 이 사건 등록발명이 미완성발명이거나 기재불비에 해당한다고 볼 수 없고, ② 이 사건 등록발명은 비교대상발명 1 내지 5로부터 용이하게 발명할 수 없는 것이어서 진보성이 있으며, ③ 이 사건 등록무효심판에서 증거로 제출된 비교대상발명 1, 4, 5가 심결이 확정된 2004당2340호 사건에서 제출된 증거들과 실질적으로 동일하고, 추가로 제출된 비교대상발명 2, 3과 미완성발명 내지 기재불비에 관한 증거들 또한 위 확정 심결을 뒤집을 수 있을 정도로 유력한 증거가 아니므로, 이 사건 등록무효심판청구는 확정 심결과 동일사실 및 동일증거에 의한 것으로서 일사부재리에 위배되어 부적법하다는 이유로, 이를 각하하는 주문 기재의 이 사건 심결을 하였다.

2. 이 사건 등록무효심판청구가 일사부재리에 위배되는지 여부

일사부재리의 효력이 미치기 위한 요건으로서 동일사실이라 함은 동일 권리에 대하여 동일한 원인을 이유로 하는 특정한 사실을 가리키는 것으로서, 특허의 등록무효심판에 있어서 무효의 효과를 발생시키는 사유인 진보성의 결여와 미완성발명, 기재불비는 각각 별개의 사실을 구성한다 할 것이므로, 확정된 심결이 진보성의 결여를 이유로 하는 등록무효심판청구에 대하여 행하여진 경우, 다시 특허가 미완성발명 내지 기재불비에 해당한다는 이유를 들어 등록무효심판청구를 하는 것은 다른 사실에 의한 심판청구가 되어 일사부재리에 해당하지 아니한다.

위 인정 사실에 의하면, 2004당2340호 사건의 확정 심결은 이 사건 등록발명의 진보성이 인정되지 아니한다는 것을 이유로 하는 등록무효심판청구에 대하여 행하여진 것이고, 이 사건 등록무효심판청구는 진보성의 결여 외에도 이 사건 등록발명이 미완성발명 내지 기재불비에 해당한다는 것을 그 청구이유로 하고 있으므로, 위 확정 심결과 이 사건 등록무효심판청구 중 미완성발명 내지 기재불비 주장 부분은 다른 사실에 의한 심판청구가 되어 일사부재리에 해당하지 아니하는 것이며, 따라서 이 사건 등록무효심판에서 추가로 제출된 비교대상발명 2, 3이 진보성에 관한 위 확정 심결의 결론을 뒤집을 수 있을 정도로 유력한 증거가 아니어서 일사부재리의 효력이 미치는지 여부와는 별개로, 본안에 나아가 이 사건 등록발명이 미완성발명 내지 기재불비에 해당하는지 여부에 관한 판단을 하고 이 사건 등록심판청구를 인용하거나 기각하는 심결을 하였어야 할 것인데, 이 사건 심결은 미완성발명 내지 기재불비에 관한 증거들이 위 확정 심결을 뒤집을 수 있을 정도로 유력한 증거가 아니라는 이유를 들어 이 사건 등록무효심판청구가 확정 심결과 동일사실 및 동일증거에 의한 것으로서 일사부재리에 위배되어 부적법하다고 보고 심판청구를 각하한 잘못이 있다.

3. 결 론

그렇다면 이 사건 심결은 위법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.