2018허9336 등록취소(상)

A

소송대리인 변리사 김병진

B

소송대리인 법무법인 주성

담당변호사 신인경

2019. 5. 30.

2019. 6. 20.

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

특허심판원이 2018. 10. 30. 2017당705 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

1. 기초사실

가. 이 사건 등록서비스표

1) 등록번호/ 출원일/ 등록일/ 갱신등록일: C/ D/ E/ 2017. 2. 13.

2) 구성: (색채상표)

3) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제43류의 오리고기 식당체인업, 오리고기 식당업, 오리고기 간이식당업, 오리고기 관광음식점업, 오리고기 뷔페식당업, 오리고기셀프서비스식당업, 오리고기 식품소개업, 오리고기 음식조리대행업, 오리고기음식준비조달업

4) 서비스표권자: 피고

나. 실사용표장들

다. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2017. 3. 7. 특허심판원 2017당705호로 피고를 상대로 '이 사건 등록서비스표는 심판청구일 전 계속하여 3년 이상 그 지정서비스업에 대하여 국내에서 정당한 이유 없이 사용되지 않았다'는 이유로 그 서비스표등록의 취소를 구하는 심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2018. 10. 30. '피고는 이 사건 등록서비스표 또는 이와 동일성이 있는 서비스표를 그 통상사용권자인 G에 의하여 그 지정서비스업인 오리고기 식당업 등에 대하여 이 사건 취소심판청구일(2017. 3. 7.) 전 3년 이내인 2015년 5월경 및 같은 해 8월경 국내에서 정당하게 사용하였다'는 이유로 원고의 위 취소심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증, 을 제1, 8, 10호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장

가. 원고 주장의 요지

피고는 아래와 같이 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 이 사건 등록서비스표를 지정서비스업에 사용한 사실을 증명하지 못하였으므로, 이 사건 등록서비스표는 불사용상표로서 취소되어야 한다. 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

1) 피고가 실사용표장 1( )을 사용하였다고 하나, 그 사용 시점을 알 수 없고, 실사용표장 1은 이 사건 등록서비스표와 동일한 표장도 아니다.

2) F이 실사용표장 2( )를 사용하였다고 하나, 위 F은 피고의 통상사용권자가 아니고, 실사용표장 2는 이 사건 등록서비스표와 동일한 표장도 아니다.

3) G가 실사용표장 3( )을 사용하였다고 하나, 그 사용시점을 알 수 없고, G가 피고의 통상사용권자도 아니며, 실사용표장 3은 이 사건 등록서비스표와 동일한 표장이 아니다.

나. 피고 주장의 요지

피고는 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 이 사건 등록서비스표와 동일성 범위 내에 있는 표장인 실사용표장 1 내지 3을 식당 간판 등에 각 표시함으로써 이 사건 등록서비스표를 지정서비스업인 오리고기 식당업에 관하여 사용하였다. 따라서 이 사건 등록서비스표는 불사용상표에 해당하지 아니하고, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 관련 규정 및 법리

1) 일정한 요건만 구비하면 사용 여부에 관계없이 상표를 등록받을 수 있도록 하는 등록주의를 채택함으로써 발생할 수 있는 폐해를 시정하고 타인의 상표 선택의 기회를 확대하기 위하여, 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조 제1항 제3호, 제4항은 상표권자 또는 사용권자에게 등록상표를 지정상품에 사용할 의무를 부과하고 일정기간 상표를 사용하지 아니한 경우 그에 대한 제재로 상표등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있다(대법원 2011. 6. 30. 선고 2011후354 판결 참조). 위와 같은 불사용으로 인한 상표등록취소 제도의 취지에 비추어 볼 때, 여기서 '등록상표를 사용'한다고 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 아니하나, '동일한 상표'에는 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표도 포함된다고 할 것이다(대법원 1995. 4. 25. 선고 93후1834 전원합의체 판결, 대법원 2009. 5. 14. 선고 2009후665 판결 등 참조). 한편 서비스표는 통상 유형물인 상품과는 달리 수요자에게 제공되는 무형의 서비스를 표장의 대상으로 하는 것이므로 그 서비스 자체에 서비스표를 직접 사용할 수는 없다. 이러한 상품과 서비스의 차이를 고려할 때, 서비스표의 사용에는 서비스업에 관한 광고·정가표·거래서류·간판 또는 표찰에 서비스표를 표시하고 이를 전시 또는 반포하는 행위는 물론, 서비스의 제공시 수요자의 이용에 공여되는 물건 또는 당해 서비스의 제공에 관한 수요자의 물건에 서비스표를 표시하는 행위, 서비스의 제공시 수요자의 이용에 공여되는 물건에 서비스표를 표시한 것을 이용하여 서비스를 제공하는 행위 또는 서비스의 제공에 이용하는 물건에 서비스표를 표시한 것을 서비스의 제공을 위하여 전시하는 행위 등이 포함된다고 할 것이다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2010후3080 판결 등 참조).

2) 또한, 위 취소사유에 해당하려면 "상표권자, 전용사용권자, 통상사용권자 중 어느 누구도" 등록상표를 사용하지 않았어야 하고, 상표법상 통상사용권은 상표권자와 사용자간의 합의만에 의하여 발생하며, 통상사용권의 설정등록은 제3자에 대한 대항요건으로 되어 있을 뿐이므로, 통상사용권자는 반드시 등록된 통상사용권자일 필요는 없다(대법원 1995. 9. 5. 선고 94후1602 판결 등 참조). 또한 위와 같은 합의는 반드시 문서에 의하여 이루어져야 한다거나 어떠한 형식을 갖추어야 한다고 할 수 없고, 묵시적 행위에 의하여도 할 수 있다. 그리고 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

나. 실사용표장 1, 2의 사용 여부 판단

1) 이 사건 등록서비스표와 실사용표장 1, 2가 동일한지 여부

가) 이 사건 등록서비스표( )는 ① 오리 모양의 도형, ② '새울목오리탕'이라는 문자 및 ③ '새울 목인'이라는 2단 문자가 왼쪽에서 오른쪽 방향으로 일렬로 배치된 구조에 각 특정 구역별 복수 개의 색채가 더하여진 결합상표로서, 위 ①, ②, ③의 구성요소 각각에 일반 수요자 또는 거래자의 주의를 끄는 자타상품 식별력이 존재한다 할 것인바, 위 ①, ②, ③의 구성요소 각각은 이 사건 등록서비스표의 요부라고 봄이 타당하다.

나) 한편, 실사용표장 1( )은 전체적으로 일렬 배치 구조가 아니라 상하 2단으로 배열된 결합상표로서, 상단부에 이 사건 등록서비스표의 ①, ③ 구성요소가 하나로 통합된 문자 · 도형 부분이, 하단부에 위 ② 구성요소와 유사한 'B1)오리탕'이라는 문자 부분이 각 존재하는바, 실사용표장 1은 이 사건 등록서비스표와 대비하여 문자, 도형의 결합 위치, 형태 등 전체 구조가 상이하고, 이 사건 등록서비스표의 중앙부에 위치한 ② 구성요소 중 조어 부분으로서 특히 식별력이 강할 것으로 보이는 '새울목' 부분이 피고의 이름인 'B'으로 변경되어 있는바, 결국 실사용표장 1은 이 사건 등록서비스표와 동일하다고 볼 수 없다.

다) 나아가 실사용표장 2( )에는 이 사건 등록서비스표의 ①, ③ 구성이 아예 존재하지 아니하고, ② 구성요소인 '새울목오리탕'이라는 문자 부분만 존재하는바, 실사용표장 2는 이 사건 등록서비스표와 서로 동일하다고 볼 수 없다.

2) 소결

위와 같이 실사용표장 1, 2가 이 사건 등록서비스표와 동일하지 아니한 이상, 실사용표장 1, 2의 각 사용시점, F이 통상사용권자인지 여부 등에 대하여 더 나아가 살펴볼 필요 없이 실사용표장 1, 2의 각 사용으로는 이 사건 등록서비스표가 사용되었다고 볼 수 없다.

다. 실사용표장 3의 사용 여부 판단

1) 이 사건 등록서비스표와 실사용표장 3이 동일한지 여부

앞서 본 이 사건 등록서비스표의 표장 구성 상태에 더하여 앞서 든 증거, 갑 제6호증, 을 제4 내지 6, 9, 13, 15호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 아래와 같은 사실 또는 사정에 비추어 보면, 실사용표장 3은 거래 사회통념상 이 사건 등록서비스표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 표장이라고 봄이 타당하다.

가) 이 사건 등록서비스표( )가 ① 오리 모양의도형, ② '새울목오리탕'이라는 문자 및 ③ '새울 목인'이라는 2단 문자가 왼쪽에서 오른쪽 방향으로 일렬로 배치된 구조에 각 특정 구역별 복수 개의 색채가 더하여진 결합상표로서, 위 ①, ②, ③의 구성요소 각각이 요부로 인정될 수 있음은 앞서 본 바와 같다.

나) 실사용표장 3의 사용 태양은 아래와 같다(을 제4, 5, 8, 9호증).

다) 위 사용 태양 중 이 사건 취소심판청구일(2017. 3. 7.) 전 3년 내의 기간에 촬영된 사진들(을 제8, 9호증)을 중심으로 실사용표장 3의 표장적 구성을 구체적으로 살펴보면, ① 오리 모양의 도형, ② '새울목오리탕'이라는 문자 및 ③ '새울 목인'이라는 2단 문자가 왼쪽에서 오른쪽 방향으로 일렬로 배치된 구조에 각 특정 구역별 복수 개의 색채가 더하여진 결합상표로서, 이를 앞서 본 이 사건 등록서비스표와 대비하여 볼 때 이 사건 등록서비스표의 ① 오리 모양의 도안이 다소 변형되고, ② '새울목오리탕' 부분의 글자체가 다소 상이하며, ③ '새울 목인' 부분 중 한글 '인'이 한자 '印(인)' 또는 '引(인)'의 흘림체를 도안화한 것으로 추정되는 ' '으로 바뀌어졌고, 그 외 ④ 구역별 색채, 구간별 나눔선(이 사건 등록서비스표에서 오리 도형, '새울목오리탕', '새울목인'각 구간을 나누는 선) 등이 다소 상이해진 것으로 보인다. 그러나 '오리 문양 + 새울목오리탕 + 새울목인'이라는 이 사건 등록서비스표의 각 요부가 동일한 배치 구조로 모두 사용되어 이 사건 등록서비스표의 기본적인 형태가 변경되었다고 볼 수 없고, 구역별 색상이나 글자체의 변경, 구간별 나눔선의 상이함도 이 사건 등록서비스표의 요부가 아닌 부기적 부분의 변경에 불과하다고 할 것이어서 결국 실사용표장 3은 거래 사회통념상 이 사건 등록서비스표의 동일성 범위 내에 있다고 판단된다.

2) 정당한 권원에 의해 실사용표장 3이 사용되었는지 여부

가) 위 인정사실에 더하여 당사자 사이에 다툼이 없거나, 앞선 증거들, 을 제6, 12, 13, 15, 19호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사실 또는 사정에 비추어 보면, G는 2010년경 당시 이 사건 등록서비스표권자였던 J으로부터 사용 허락을 받은 통상사용권자로서 이후 이 사건 등록서비스표권을 이전받은 원고의 묵시적 허락 아래 실사용표장 3을 정당하게 사용하였다고 봄이 타당하다.

(1) G는 피고 측을 통해 이 법원에 '자신이 이 사건 등록서비스표를 2010. 7.경부터 2016. 3.경까지 상표권자의 허락을 얻어 사용한 사실을 확인한다'는 내용의 '상표사용 사실확인서'(을 제6호증)를 작성하여 제출하였다.

(2) G에 대한 부가가치세과세표준증명(을 제15호증)에 의하면, G가 청주시 흥덕구 K에서 'L'이라는 상호로 음식 및 숙박업을 영위하였고, G의 위 영업에 대해 2014. 1.경부터 2016. 4.경까지 각 상·하반기별 매출과세표준이 약 1억 3,000만 원 내지 1억 5,000만 원에 달하였음[2016. 1. 1.부터 2016. 4. 25.까지의 매출과세표준(약 6.800만 원) 제외]이 인정된다.

(3) G는 이 사건 등록서비스표의 사용을 허락받은 경위에 대하여, '2010년경 당시 이 사건 등록서비스표권자였던 J에게 3,000만 원을 지급하고, 기술 전수 및 상표권 사용 허락을 받아 통상사용권자로 위 서비스표를 사용한 것이고, 위 서비스표 사용을 위해 명함을 받아 간판작업을 맡기는 과정에서 간판업체가 다른 모양의 오리 샘플 등을 사용한 사실을 확인했으나 상이 정도가 경미하여 그대로 사용하였다'는 취지로 진술한 인증서(을 제19호증)를 이 법원에 제출하였다.

(4) 한편, 피고는 이 사건 등록서비스표를 소유하게 된 경위에 대하여, 당시 부부였던 피고와 J이 2002. 12. 11. 충북 진천군 소재 식당에서 'L'이라는 상호로 함께 영업을 시작하게 되면서, D 남편인 J의 이름으로 이 사건 등록서비스표를 출원·등록받아 사용하였던 것인데, 피고와 J이 2012. 1. 1. 협의이혼을 하게 됨에 따라, 이후 J이 2014. 6. 23. 재산분할 명목으로 이 사건 등록서비스표를 피고에게 이전등록해준 것이라고 설명하고 있고, 이와 같은 이 사건 등록서비스표의 출원, 등록 및 이전 경위에 대하여는 원고 역시 다투고 있지 아니하다.

3) 소결

G는 이 사건 등록서비스표권의 통상사용권자로서 이 사건 등록서비스표와 동일성 범위 내에 있는 실사용표장 3을 지정서비스업 중 하나인 오리고기 식당업에 대하여 앞서 본 사용 태양과 같은 형태로 정당하게 사용하였다고 봄이 타당하다.

라. 정리

따라서 이 사건 등록서비스표는 이 사건 심판청구일인 2017, 3. 7. 전 3년 이내에 국내에서 통상사용권자인 G에 의하여 그 지정서비스업 중 하나인 오리고기 식당업에 정당하게 사용되었다고 할 것이므로, 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것) 제73조 제1항 제3호2)에 해당하지 아니한다. 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

4. 결 론

그렇다면, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 김경란

판사 김병국

판사 정희영

1) 피고의 이름이다.

2) 특허심판원은 이 사건 심결에서 현행 상표법 제119조 제1항 제3호의 등록취소사유가 없다고 판단하였으나, 2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정된 상표법 부칙 제2조 제1항에서 "이 법은 이 법 시행 이후 출원한 상표등록출원부터 적용한다."라고 규정하고 있고, 이 사건 등록서비스표는 그 출원일이 개정된 상표법 시행 이전인 D이므로, 이 사건에는 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것) 제73조 제1항 제3호가 적용되어야 한다. 따라서 특허심판원이 이 사건에 현행 상표법 제119조 제1항 제3호를 적용하여 판단한 것은 잘못이나, 구 상표법 제73조 제1항 제3호와 현행 상표법 제119조 제1항 제3호의 규정 내용은 실질적으로 동일하므로, 위와 같은 잘못이 심결의 결과에 영향을 미친 것은 아니다.