[1] 특허무효심판절차에서 정정청구가 있는 경우, 정정의 확정 시기 및 정정의 허용 여부를 일체로 판단하여야 하는지 여부(적극)

[2] 특허청구범위의 정정을 인정하고 특허청구범위 제1항 내지 제5항의 무효심판청구를 기각한 심결을 취소한 원심판결 중, 특허청구범위 제3항의 특허무효에 관한 부분에 대한 상고만이 이유 있고 정정사항이 특허청구범위 전체에 걸쳐 있는 사안에서, 정정청구 부분을 포함한 원심판결 전부가 파기되어야 한다고 한 사례

[1] 특허무효심판절차에서 정정청구가 있는 경우 정정의 인정 여부는 무효심판절차에 대한 결정절차에서 함께 심리되는 것이므로, 독립된 정정심판청구의 경우와 달리 정정만이 따로 확정되는 것이 아니라 무효심판의 심결이 확정되는 때에 함께 확정된다. 한편, 특허의 등록무효 여부는 청구항별로 판단하여야 하더라도, 특허무효심판절차에서의 정정청구는 특별한 사정이 없는 한 불가분의 관계에 있어 일체로서 허용 여부를 판단하여야 한다.

[2] 특허청구범위의 정정을 인정하고 특허청구범위 제1항 내지 제5항의 무효심판청구를 기각한 심결을 취소한 원심판결 중, 특허청구범위 제3항의 특허무효에 관한 부분에 대한 상고만이 이유 있고 정정사항이 특허청구범위 전체에 걸쳐 있는 사안에서, 정정청구 부분을 포함한 원심판결 전부가 파기되어야 한다고 한 사례.

[1] 특허법 제133조의2 [2] 특허법 제133조의2

[1] 대법원 2008. 6. 26. 선고 2006후2912 판결 (공2008하, 1087)

원고(소송대리인 특허법인 명문 담당변리사 박건우외 3인)

피고 1외 1인(소송대리인 변리사 이정익외 1인)

특허법원 2007. 1. 18. 선고 2006허5737 판결

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

상고이유(상고이유서 제출기한이 경과한 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 안에서)를 본다.

1. 상고이유 제1점에 대하여

가. 물건의 발명의 특허청구범위는 특별한 사정이 없는 한 발명의 대상인 물건의 구성을 직접 특정하는 방식으로 기재하여야 하므로, 물건의 발명의 특허청구범위에 그 물건을 제조하는 방법이 기재되어 있다고 하더라도 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 없는 이상 당해 특허발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는 그 제조방법 자체는 이를 고려할 필요 없이 그 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 그 출원 전에 공지된 발명 등과 비교하면 된다( 대법원 2006. 6. 29. 선고 2004후3416 판결 등 참조).

나. 원심판결 이유를 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 명칭을 “삼중관과 삼중관 제조장치 및 그 방법”으로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 : 제290302호)의 정정청구된 특허청구범위 제1항(이하 특허청구범위 제1항은 ‘이 사건 제1항 발명’이라 하고, 나머지 청구항들도 같은 방법으로 부르기로 한다)의 대상인 삼중관은 그 구성을 직접 특정함에 아무런 어려움이 없다고 본 다음, 그 특허청구범위에 기재되어 있는 ‘내피와 중간층 및 외피가 열융착되어 형성시킨’이라는 제조방법 자체를 고려하지 않은 채 그 방법에 의하여 얻어진 물건만을 원심 판시의 비교대상발명들과 비교하였음은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 특허청구범위의 해석에 관한 법리오해의 위법이 없다.

2. 상고이유 제2점에 대하여

가. 이 사건 정정의 인정 여부

원심판결 이유를 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 이 사건 특허무효심판절차에서 정정청구된 이 사건 제1항 내지 제5항 발명 중 이 사건 제1항 발명을 원심 판시의 비교대상발명들과 비교한 다음, 그 판시와 같은 이유로 정정청구된 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명들을 결합하여 용이하게 발명할 수 있어서 그 진보성이 부정되므로 정정 후의 특허청구범위가 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 있는 경우에 해당하지 아니한다 할 것이어서, 정정청구된 이 사건 제2항 내지 제5항 발명에 관하여 살펴볼 필요 없이 이 사건 정정청구 전체가 허용될 수 없다는 취지로 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 발명의 진보성 판단에 관한 법리오해의 위법이 없다.

나. 이 사건 제1, 2, 4, 5항 발명의 진보성이 부정되는지 여부

원심판결 이유를 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 정정청구된 이 사건 제1항 발명에 진보성이 없는 이상 그보다 광범위한 청구범위를 가지는 이 사건 제1항 발명 역시 진보성이 부정된다는 취지로 판단하고, 또한 원심이 이 사건 제2, 4, 5항 발명과 비교대상발명들을 비교한 다음, 그 판시와 같은 이유로 이 사건 제2항 발명은 원심 판시의 비교대상발명 2, 3을, 이 사건 제4, 5항 발명은 비교대상발명들을 각 결합하여 용이하게 발명할 수 있어서 진보성이 부정된다는 취지로 판단하였음은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 발명의 진보성 판단에 관한 법리오해의 위법이 없다.

다. 이 사건 제3항 발명의 진보성이 부정되는지 여부

기록에 의하면, 이 사건 제3항 발명은 이 사건 제2항 발명의 구성요소 중 ‘중간층(3)을 배출하는 노즐(13)’을 ‘노즐구멍(14), (15)을 상하로 배치시켜 이중으로 배출시키되 배출되는 중간층(3)의 일측이 서로 겹쳐지게 노즐구멍(14), (15)을 뚫어준 것’으로 한정하는 종속항으로서, 이 사건 특허발명의 명세서상의 발명의 상세한 설명에 의하면 ‘노즐(13)의 노즐구멍(14), (15), (16)을 2-3개로 형성시키는 이유는 중간층(3) 두께가 두꺼우므로 한 번에 두껍게 배출시킬 경우 냉각이 되지 않는 문제가 있어 2-3줄로 배출시켜 냉각이 용이하면서도 원하는 두께를 형성시킬 수 있도록 하기 위함’이라고 기재되어 있는데, 원심 판시의 비교대상발명들에는 위와 같이 노즐구멍의 개수와 배치를 한정하는 구성이 나타나 있지 아니함을 알 수 있다.

그렇다면 이 사건 제3항 발명은 위와 같은 문제를 해결하기 위하여 이 사건 제2항 발명에 있어 중간층을 배출하는 노즐의 노즐구멍을 2개로 하여 중간층을 2줄로 분리 배출시키되, 배출되는 중간층의 일측이 겹쳐질 수 있도록 2개의 노즐구멍을 동일축 상에서 볼 때 상하로 중첩되도록 배치함으로써, 쉽게 냉각이 이루어지도록 하면서도 원하는 두께를 형성시킬 수 있는 증진된 작용효과가 있어, 노즐구멍의 개수와 배치를 한정하는 위와 같은 구성이 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)가 쉽게 변경하거나 착안하여 적용할 수 있는 것에 불과하다고는 볼 수 없으므로, 비록 이 사건 제2항 발명은 비교대상발명 2, 3에 의하여 진보성이 부정된다고 하더라도, 그 구성요소 중 중간층을 배출하는 노즐의 구조를 한정하는 종속항인 이 사건 제3항 발명은 통상의 기술자가 비교대상발명들에 의하여 이를 발명하는 것이 용이하다고 할 수 없어 그 진보성이 부정되지 않는다고 할 것이다.

그럼에도 불구하고, 원심은 노즐구멍의 개수와 배치는 통상의 기술자가 쉽게 변경하거나 착안하여 적용할 수 있는 것이라는 이유로 이 사건 제3항 발명의 진보성이 부정된다고 판단하였으니, 이 부분 원심판결에는 발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하여 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있고, 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

라. 파기범위

특허무효심판절차에서 정정청구가 있는 경우, 정정의 인정 여부는 무효심판절차에 대한 결정절차에서 함께 심리되는 것이므로, 독립된 정정심판청구의 경우와 달리 정정만이 따로 확정되는 것이 아니라 무효심판의 심결이 확정되는 때에 함께 확정된다 할 것인바( 대법원 2008. 6. 26. 선고 2006후2912 판결 참조), 위에서 본 바와 같이 원심판결 중 이 사건 정정청구 및 이 사건 제1, 2, 4, 5항 발명의 특허무효에 관한 부분에 대한 피고들의 상고는 이유 없다 할 것이나, 원심판결 중 이 사건 제3항 발명의 특허무효에 관한 부분에 대한 피고들의 상고를 받아들이는 이상, 이와 함께 확정되어야 할 이 사건 정정청구에 관한 부분도 파기를 면할 수 없다. 한편, 특허의 등록무효 여부는 청구항별로 판단하여야 하더라도, 특허무효심판절차에서의 정정청구는 특별한 사정이 없는 한 불가분의 관계에 있어 일체로서 허용 여부를 판단하여야 할 것인데, 이 사건 정정청구는 그 정정사항이 이 사건 제1항 내지 제5항 발명 전체에 걸쳐 있으므로, 원심판결 중 이 사건 제1, 2, 4, 5항 발명의 특허무효에 관한 부분도 따로 확정되지 못한 채 이 사건 정정청구에 관한 부분과 함께 파기되어야 할 것이어서, 결국 원심판결 전부가 파기되어야 할 것이다.

3. 결 론

그러므로 원심판결 전부를 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.