갑 외국회사가 을 주식회사를 상대로 특허권침해금지 등을 구하는 소를 제기하여 을 회사의 소송대리인이 최초로 제출한 답변서에서부터 갑 회사의 특허발명에 대하여 진보성이 없다고 계속하여 주장해 왔는데, 그 후 을 회사가 추가로 선행발명에 관한 제출이나 별다른 주장을 하지 않다가 변론기일 하루 전에 미국과 독일의 각 등록특허공보를 번역문이 첨부되지 않은 상태로 새로운 선행발명이라며 제출한 사안에서, 을 회사가 새로운 선행발명이라며 제출한 증거들 및 그에 기한 주장은 변론준비기일에 전혀 제출되지 아니한 공격방어방법에 해당하는 것일 뿐만 아니라 을 회사가 고의 또는 중대한 과실로 시기에 늦게 제출한 것으로서 소송의 완결을 지연시킬 것으로 인정되는 경우에 해당하므로 각하를 면할 수 없다고 한 사례

갑 외국회사가 을 주식회사를 상대로 특허권침해금지 등을 구하는 소를 제기하여 을 회사의 소송대리인이 최초로 제출한 답변서에서부터 갑 회사의 특허발명에 대하여 진보성이 없다고 계속하여 주장해 왔는데, 그 후 을 회사가 추가로 선행발명에 관한 제출이나 별다른 주장을 하지 않다가 변론기일 하루 전에 미국과 독일의 각 등록특허공보를 번역문이 첨부되지 않은 상태로 새로운 선행발명이라며 제출한 사안이다.

을 회사가 새로운 선행발명이라며 제출한 증거들은 특허등록 시점과 변론의 경과에 비추어 볼 때 종래의 소송절차에서 충분히 제출될 수 있었던 것인데도 변론종결 직전에 이르기까지 제출되지 않아 을 회사의 위 증거들 및 그에 기한 주장은 전혀 심리될 수 없었고 갑 회사에 반대 주장을 할 기회도 부여할 수 없었던 점, 더욱이 이는 종래의 증거조사 결과나 변론 전체의 취지로부터 사실의 존부가 인정되는 경우나 종전의 소송자료를 대부분 이용할 수 있는 경우에 해당되지도 아니한 점, 이를 받아들일 경우에도 먼저 민사소송법(이하 ‘법’이라 한다) 제277조 에 따라 번역문을 제출케 하여 증거조사를 거친 다음 상대방 당사자인 갑 회사에 이를 검토하여 반박하거나 반증을 제출할 기회를 부여한 후 진보성 유무에 관한 추가 심리를 하는 것이 불가피하고 이에는 상당한 시간이 소요될 것으로 보이는 점, 을 회사는 갑 회사의 특허발명의 진보성 부정을 위한 ‘주’ 선행발명을 그대로 유지하면서 새롭게 제출한 발명들을 ‘부’ 선행발명들로 삼고 있는 점에 비추어 볼 때, 을 회사가 제출한 위 증거들 및 그에 기한 주장은 변론준비기일에 전혀 제출되지 아니한 공격방어방법( 법 제285조 )에 해당하는 것일 뿐만 아니라 변론의 경과로 보아 을 회사가 고의 또는 중대한 과실로 시기에 늦게 제출한 것으로서 소송의 완결을 지연시킬 것으로 인정되는 경우( 법 제149조 )에 해당하므로 각하를 면할 수 없다고 한 사례이다.

특허법 제126조 , 민사소송법 제1조 제2항 , 제146조 , 제147조 , 제149조 , 제272조 제1항 , 제277조 , 제285조 , 제287조 제1항 , 민사소송규칙 제47조 제3항 , 제69조 제2항 , 제70조 제1항 , 제82조

페리 게엠베하(PERI GmbH) (소송대리인 법무법인 다래 담당변호사 민현아 외 1인)

주식회사 금강포스템의 소송수계인 금강공업 주식회사 (소송대리인 법무법인 케이씨엘 담당변호사 김보성 외 1인)

서울중앙지법 2012. 12. 27. 선고 2010가합28364 판결

서울고법 2014. 2. 20. 선고 2013나10293 판결

대법원 2014. 7. 10. 선고 2014다24457 판결

서울고법 2015. 8. 20. 선고 2014나36056 판결

대법원 2017. 12. 22. 선고 2015다57935 판결

1. 재환송전 당심에서 교환적으로 변경된 청구에 따라

가. 피고는 별지 ‘피고 실시제품’ 기재 각 제품 중 제1항 ‘피고제품 1’ 기재 제품을 생산, 사용, 양도, 대여하거나 양도 또는 대여의 청약을 하여서는 아니 되고,

나. 피고는 피고의 본점, 공장, 창고, 영업소, 대리점에 보관 중인 별지 ‘피고 실시제품’ 기재 각 제품 중 제1항 ‘피고제품 1’ 기재 제품의 완제품 및 반제품과 그 제조에 사용되는 생산설비를 모두 폐기하라.

2. 소송총비용은 피고가 부담한다.

3. 제1항은 가집행할 수 있다.

재환송전 당심에서 교환적으로 변경된 청구에 따라

1. 피고는 별지 ‘피고 실시제품’ 기재 각 제품을 생산, 사용, 양도, 대여하거나 양도 또는 대여의 청약을 하여서는 아니 되고,

2. 피고는 피고의 본점, 공장, 창고, 영업소, 대리점에 보관 중인 별지 ‘피고 실시제품’ 기재 각 제품의 완제품 및 반제품과 그 제조에 사용되는 생산설비를 모두 폐기하라.

[원고는 피고를 상대로 원고의 특허권을 침해하였다고 주장하면서 특허권침해금지 등을 구하였다가, 제1심판결이 그 청구를 기각하자 항소하였고, 환송전 판결이 항소를 기각하자 상고를 하였다. 환송판결이 환송전 판결을 파기환송하자 원고는 재환송전 당심에서 당초 특허권침해금지 등을 구하던 대상 제품 대신 별지 ‘피고 실시제품’ 기재 각 제품(이하 그 제1항 기재 제품을 ‘피고제품 1’이라 하고, 그 제2항 기재 제품을 ‘피고제품 2’라 한다)에 대하여 특허권침해금지 등을 구하는 것으로 소를 교환적으로 변경하였으나, 재환송전 판결은 위 청구를 모두 기각하였다. 원고는 이에 불복하여 상고를 제기하였고, 이에 대법원은 재환송전 판결 중 피고제품 2에 관한 부분은 정당하다고 보아 그 부분에 대한 상고를 기각하였으나, 피고제품 1에 관한 부분은 판결에 영향을 미친 위법이 있다고 보아 이를 파기하고, 그 부분 사건을 이 법원으로 이송하는 재환송판결을 선고하였다. 따라서 피고제품 1에 관한 특허권침해금지 등을 구하는 청구 부분이 재환송후 당심의 심판대상이 된다.]

1. 기초 사실

가. 원고의 특허발명(갑 제2호증)

1) 발명의 명칭: 상승 폼웍의 분리가능한 상승 슈

2) 출원일(우선권 주장일)/ 등록일/ 등록번호: 2006. 6. 28.(2005. 6. 29.)/ 2007. 4. 6./ (등록번호 생략)

3) 발명의 설명 및 도면 중 주요 내용

4) 청구범위(원고의 정정에 따른 최종적인 주1) 청구범위)

【청구항 1】 내지 【청구항 3】삭제

【청구항 4】빌딩의 콘크리트 구간(14)의 외벽면(12)에 상승 슈(10)를 고정하기 위한 벽면 슈 부분(18)을 포함하는 상승 폼웍을 위한 상승 슈로서(이하 ‘구성요소 1’이라 한다), 상기 상승 슈(10)는 상승 레일(20)을 이동시키기 위한 상승 실린더(26)가 놓여지는 힌지 샤프트(30)와 갈고리들(50)을 구비한 슬라이딩 슈 부분(16)을 가지며(이하 ‘구성요소 2’라 한다), 상기 갈고리들(50)은 상기 갈고리들(50) 사이에서 이동 가능하도록 배열된 상승 레일(20)을 상승 레일(20)의 구간들 둘레를 맞물도록 설계되는 상기 갈고리들(50)에 의해 측면 가이드 방식으로 붙잡도록 설계되며, 하나 이상의 갈고리(50)는 상기 슬라이딩 슈 부분(16)에 피벗, 텔레스코핑, 또는 피벗 및 텔레스코핑 가능하게 제공되는 상승 슈에 있어서(이하 ‘구성요소 3’이라 한다), 상기 슬라이딩 슈 부분(16)은 수평 배향된 스터브 샤프트(34)에 의하여 상기 벽면 슈 부분(18)과 착탈가능하고 회전 가능하게 결합되고, 상기 슬라이딩 슈 부분(16)은 상기 상승 레일(20)이 상승 슈(10)와 맞물려 있는 중에 상기 상승 레일(20) 및 상기 벽면 슈 부분(18)으로부터 제거될 수 있는 구조를 갖는 것(이하 ‘구성요소 4’라 한다)을 특징으로 하는 상승 슈(이하 ‘이 사건 제4항 발명’이라 한다).

나. 피고가 실시하고 있는 제품

피고는 피고제품 1을 제조하여 판매, 대여하는 등의 행위를 하고 있다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 4, 5, 12호증의 각 기재, 을 제10호증의 영상, 변론 전체의 취지

2. 청구원인에 관한 판단

가. 원고의 주장 요지

피고제품 1은 이 사건 제4항 발명의 모든 구성요소를 모두 포함하고 있다. 따라서 피고가 피고제품 1을 생산, 판매하는 등의 행위는 이 사건 제4항 발명에 대한 원고의 특허권을 침해하는 것이므로, 청구취지 기재와 같이 그 행위의 금지를 구한다.

나. 피고제품 1이 이 사건 제4항 발명의 권리범위에 속하는지 여부

1) 이 사건 제4항 발명과 피고제품 1의 구성 대비

주2) 샤프트(30)

주3) 피벗,

주4) 샤프트(34)

2) 차이점 및 공통점 검토

가) 구성요소 1

이 사건 제4항 발명의 구성요소 1과 피고제품 1의 대응 구성요소는, 모두 빌딩의 콘크리트 구간의 외벽면에 상승 슈를 고정하기 위한 벽면 슈 부분(또는 주5) 슈어댑터) 을 포함하는 상승 폼웍을 위한 상승 슈라는 점에서 동일하다(이러한 점에 대하여 당사자 사이에 별다른 다툼이 없다).

나) 구성요소 2

이 사건 제4항 발명의 구성요소 2의 ‘슬라이딩 슈 부분’과 피고제품 1의 대응 구성요소인 ‘서스펜션 슈’는, 상승 레일(20)을 이동시키기 위한 상승 실린더(26)가 놓여지는 힌지 샤프트(30)와 갈고리들(50)을 구비하는 점에서 동일하다(이 부분에 대해 당사자 사이에 별다른 다툼이 없다).

다) 구성요소 3

이 사건 제4항 발명의 구성요소 3과 피고제품 1의 대응 구성요소는, 모두 갈고리들 사이에서 이동 가능하도록 배열된 상승 레일을 상승 레일의 구간들 둘레를 맞물도록 설계되는 상기 갈고리들에 의해 측면 가이드 방식으로 붙잡도록 설계되며, 하나 이상의 갈고리는 슬라이딩 슈 부분(서스펜션 슈)에 대해 ‘피벗’ 가능하게 제공된다는 점에서 동일하다.

이에 대해 피고는, “피고제품 1은 갈고리가 서스펜션 슈의 상, 하판의 좌우측에 각각 천공되어 있는 y자 형상의 홀을 따라 이동하는 것이어서 갈고리가 서스펜션 슈에 대해 ‘직선 및 선회 운동’을 하는 것이므로, 이 사건 제4항 발명과 같이 갈고리가 슬라이딩 슈 부분에 ‘피벗(회전)’ 가능하게 결합된 것과는 상이하다.”라고 주장한다.

살피건대, 피고제품 1은 갈고리가 서스펜션 슈에서 갈고리가 양쪽으로 벌어지는 직선 운동을 수반하긴 하나, y자형 홀의 끝 부분에서 갈고리의 ‘피벗’ 회전이 수반되어 진다는 점에서 구성요소 3과 차이가 없다. 게다가 이 사건 제4항 발명의 청구범위에는 “하나 이상의 갈고리가 슬라이딩 슈 부분에 대해 피벗 가능하게 제공된다.”라고 기재되어 있을 뿐, 그 피벗(회전) 방식에 대한 구체적인 한정이 없다. 이러한 점에 비추어 볼 때, 피고제품 1과 같이 갈고리의 피벗 회전에 직선 운동이 추가되어 있더라도 갈고리의 피벗 회전이 수반된 이상, 피고제품 1의 갈고리 운동도 이 사건 제4항 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 봄이 타당하다. 피고의 주장은 받아들일 수 없다.

라) 구성요소 4

이 사건 제4항 발명의 구성요소 4와 피고제품 1의 대응 구성요소는, 모두 슬라이딩 슈 부분(또는 서스펜션 슈)은 수평 배향된 스터브 샤프트(또는 서스펜션 핀)에 의하여 벽면 슈(또는 슈 어댑터)에 착탈 및 회전 가능하게 결합된다는 점, 슬라이딩 슈 부분(또는 서스펜션 슈)은 상승 레일이 맞물려 있는 중에 상승 레일 및 벽면 슈(또는 슈 어댑터)로부터 제거될 수 있는 구조를 가진다는 점에서 동일하다.

이에 대해 피고는, 피고제품 1은 슈 어댑터의 ‘장공’에 삽입된 서포팅 핀이 서스펜션 슈의 개방홈에 의해 얹혀지는 구조를 가지고 있어서, 서스펜션 슈는 슈 어댑터에 착탈 가능하나 회전은 불가능하도록 구성되는 것이므로, 피고제품 1의 대응 구성은 슬라이딩 슈가 회전하는 구성인 구성요소 4와 상이한 것이라는 취지로 주장한다.

살피건대, 피고제품 1은 서스펜션 슈의 개방홈(16′-5)이 슈 어댑터에 삽입된 서포팅 핀(19) 위에 얹혀져 있긴 하다. 그러나 슈 어댑터에 설치되어 서포팅 핀이 삽입되는 구멍은 장공의 형태로 되어 있어 서포팅 핀이 그 장공의 범위에서 위치 이동이 가능하게 됨에 따라 서스펜션 슈와 슈 어댑터가 서포팅 핀의 이동 가능한 범위 안에서 회전도 가능하게 된다. 결국, 피고제품 1의 위 구성에서도 구성요소 4의 착탈 및 회전 가능 구성과 마찬가지로 벽면이 수직면을 이루지 않는 경우에도 벽면에 대한 상승 레일의 각도를 조절하여 상승 레일을 여전히 수직으로 곧게 유지하는 작용효과를 가지게 된다. 따라서 구성요소 4와 피고제품 1의 대응 구성요소는 실질적으로 동일한 것이므로, 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

3) 정리

피고제품 1은 이 사건 제4항 발명의 구성요소 1 내지 4와 동일한 구성을 포함하고 있으므로, 피고제품은 이 사건 제4항 발명의 권리범위에 속한다.

다. 검토 결과

이상 살핀 바와 같이 피고제품 1은 이 사건 제4항 발명의 권리범위에 속하므로, 피고제품 1은 이 사건 제4항 발명에 대한 원고의 특허권을 침해하는 것이다. 따라서 원고는 특별한 사정이 없는 한 특허법 제126조 에 기하여 피고에 대해 특허권 침해금지 또는 특허권 침해의 예방청구로서 피고제품 1의 생산, 사용, 양도, 대여 등 실시행위의 금지와 그 침해조성물의 폐기를 구할 수 있다.

3. 피고의 항변에 대한 판단

가. 피고의 주장 요지 및 판단 순서

피고는 당초 이 사건 제4항 발명은 선행발명 1에 선행발명 2, 3을 결합하여 이를 쉽게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 부정되어 그 특허 등록이 무효로 될 것임이 명백하다 할 것이어서 그 특허권에 기초하여 특허권침해금지 등을 구하는 원고의 청구는 권리남용에 해당한다고 주장하다가, 재환송후 당심에 이르러 을 제13 내지 16호증을 각 선행발명 4 내지 7이라고 주장하며 이를 제출하면서 이 사건 제4항 발명은 선행발명 1에다가 선행발명 4를 결합하거나, 선행발명 1에다가 선행발명 5를 결합하여 이를 쉽게 발명할 수 있고, 예비적으로 선행발명 1에다가 선행발명 3을 결합하여 이를 쉽게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 부정되어 그 특허 등록이 무효로 될 것임이 명백하다 할 것이어서 그 특허권에 기초하여 특허권침해금지 등을 구하는 원고의 청구는 권리남용에 해당한다고 주장하고 있다.

그러나 뒤에서 보는 바와 같이 피고가 재환송후 당심에서 제출한 을 제13 내지 16호증 및 그에 기한 주장은 실권효의 적용을 받으므로, 이하에서는 피고의 종전 주장과 관련한 진보성 유무에 관한 판단을 먼저 하기로 한다.

나. 진보성 결여로 인한 특허등록무효 주장에 대한 판단

1) 선행발명들

가) 선행발명 1(을 제1호증)

선행발명 1은 2005. 4. 18. 공고된 등록특허공보 제10-483898호에 게재된 ‘건축장의 레일난간(비계) 협지(협지) 장치’에 관한 것이다. 그 주요 내용 및 도면은 아래와 같다.

나) 선행발명 2 (을 제2호증)

선행발명 2는 2002. 7. 25. 공개된 공개특허공보 제2002-62259호에 게재된 ‘레일 브래킷 조립체 및 이를 이용한 수직 이동형 비계’에 관한 것으로, 그 주요 도면은 아래와 같다.

다) 선행발명 3 (갑 제7, 8호증)

선행발명 3은 독일 회사인 도카(Doka)가 1998. 8.경 발행한 ‘SKE 50의 기능설명서’(갑 7호증), 1999. 6.경 발행한 ‘SKE 50의 작동설명서’(갑 8호증)에 게재된 것으로 그 주요 도면은 아래와 같다.

2) 이 사건 제4항 발명의 진보성 유무

가) 이 사건 제4항 발명과 선행발명 1의 대비

이 사건 제4항 발명과 선행발명 1의 각 구성요소별로 대응관계는 아래 표 기재와 같다.

나) 공통점 및 차이점 검토

(1) 구성요소 1 내지 3: 동일

이 사건 제4항 발명의 구성요소 1 내지 3과 선행발명 1의 각 대응 구성요소는, 외벽면(바닥의 콘크리트층)에 고정되는 벽면 슈(접속판)를 구비한 상승 슈(협지장치)인 점, 상승 슈(협지장치)가 갈고리(상하 개폐판)를 구비한 슬라이딩 슈(지지대)를 갖는 점, 슬라이딩 슈(지지대)에서 피벗(회전)되는 갈고리(상하 개폐판)가 상승 레일(전면지주)을 측면 가이드 방식으로 붙잡는 점에서 동일하다(이러한 대비 결과에 대하여 당사자 사이에 별다른 다툼이 없다).

다만 이 사건 제4항 발명은 ‘상승 실린더’에 의해 상승 레일을 상승시키는 것이어서 구성요소 2의 슬라이딩 슈 부분에 상승 실린더가 놓이는 힌지 샤프트가 구비되는 반면, 선행발명 1은 ‘크레인 인양’에 의해 전면 지주를 상승시키는 것이어서 힌지 샤프트 자체가 구비되어 있지 않은 점에서 차이가 있다. 그러나 ‘유압 실린더 등에 의한 상승 방식’ 또는 ‘크레인에 의한 인양 방식’은 이 사건 특허출원 전에 일반적으로 사용되던 상승 방식이라는 점에 비추어 볼 때, 위 차이는 주지관용수단의 변경으로서 새로운 효과 차이도 존재하지 않으므로 양 대응 구성은 실질적으로 동일한 것으로 봄이 타당하다.

(2) 구성요소 4: 차이

이 사건 제4항 발명의 구성요소 4와 선행발명 1의 대응 구성요소는, 슬라이딩 슈 부분(지지대)과 벽면 슈 부분(접속판)의 결합 관계에 관한 것으로, 구성요소 4는 슬라이딩 슈 부분이 스터드 샤프트에 의해 벽면 슈 부분에 착탈 및 회전 가능하게 결합되는 방식인 데 비하여, 선행발명 1은 지지대가 접속판에 합착하여 합착볼트로 결합, 고정되는 방식인 점에서 차이가 있다. 또한 구성요소 4는 슬라이딩 슈 부분이 상승 레일이 상승 슈와 맞물려 있는 중에 상승 레일과 벽면 슈 부분으로 제거되는 것임에 반해, 선행발명 1에는 이 부분에 대한 기재가 전혀 없다.

다) 통상의 기술자가 차이점을 쉽게 극복할 수 있는지 여부

다음과 같은 사항을 고려하면, 이 사건 제4항 발명의 구성요소 4와 선행발명 1의 대응 구성요소 사이의 차이점들은 통상의 기술자가 선행발명 1에 선행발명 2 또는 3을 결합하더라도 쉽게 극복할 수 없다고 판단된다.

(1) 이 사건 제4항 발명의 구성요소 4는 ㉠ 상승 슈가 슬라이드 슈 부분과 벽면 슈 부분으로 분리되어, 스터드 샤프트에 의해 착탈 및 회전 가능하게 결합함으로써 외벽면에 대한 상승 레일의 각도를 조절할 수 있게 되어 건물 콘크리트의 외벽면이 수직면을 이루지 않고 경사지거나 곡률이 있는 경우에도 상승 폼웍을 적용할 수 있도록 하고(이하 ‘기술적 의의 1’ 이라 한다), ㉡ 나아가 상승 레일이 상승 슈와 맞물려 있는 중에도, 슬라이딩 슈 부분의 갈고리를 회전시키고 스터드 샤프트를 단순 제거하는 방식으로 슬라이딩 슈 부분을 상승 레일 및 벽면 슈 부분으로부터 쉽게 제거할 수 있어서, 상승 슈를 분리하기 위한 피니슁 플랫폼이 별도로 필요하지 않도록(이하 ‘기술적 의의 2’라 한다) 하는 데 그 기술적 의의 및 작용 효과가 존재한다.

(2) 선행발명 1은 종래의 건축레벨에 매달아 놓는 방식의 비계장치가 고층으로 올라갈수록 작업하기 어렵고 기상상태에 따라 비계가 흔들거리거나 추락하는 등의 문제점을 해결하기 위해 기상상태와 상관없이 비계시스템을 흔들리지 않고 안전하게 설치, 해체할 수 있는 협지장치를 제공하고자 하는 것으로서, 접속판, 지지대, 상하 개폐판 등을 용접 내지 볼트에 의해 결합 고정하고, 지지대에 설치된 상하 개폐판의 홈에 전면지주를 끼워 볼트에 의해 고정함으로써 비계시스템의 흔들림을 방지하고자 하는 것이어서, 이 사건 제4항 발명의 기술적 의의 1, 2에 대한 아무런 동기나 암시가 나타나 있지 않다. 마찬가지로 선행발명 2 역시 선행발명 1과 실질적으로 동일한 수준의 기술로서 이 사건 제4항 발명의 기술적 의의 1, 2를 전혀 기대할 수 없다.

(3) 선행발명 3에는 클라이밍 캐리지의 갈고리가 서스펜션 볼트에 걸려 서스펜션 슈에 결합되는 구성이 개시되어 있다(우측 도면 참조). 그러나 선행발명 3은 이 사건 제4항 발명과 상승 슈에 대한 기본 구조가 전혀 다르다. 즉, 이 사건 제4항 발명의 상승 슈는 벽면 슈 부분과 슬라이딩 슈 부분으로 분리되어서 상호 체결된 구조를 가지나, 선행발명 3의 상승 슈는 서스펜션 슈(벽면 슈)로만 구성되어 있다. 한편 선행발명 3에는 클라이밍 캐리지가 서스펜션 볼트에 의해 서스펜션 슈에 체결되어 있긴 하나, 클라이밍 캐리지는 상승 폼웍의 일부 구성으로 (제거되는 것이 아니라) 상승 폼웍과 함께 계속 상승된다는 점에서, 상승 레일이 상승하는 과정에서 제거되는 이 사건 제4항 발명의 슬라이딩 슈 부분과는 전혀 다른 것이다. 결국, 선행발명 3에는 이 사건 제4항 발명의 기술적 의의 1, 2의 전제가 되는 구성인 ‘상승 슈가 슬라이딩 슈 부분과 벽면 슈 부분으로 분리된 구조 및 그 결합관계’가 전혀 개시되어 있지 않아, 기술적 의의 1, 2에 따른 작용효과가 나타날 수 없다.

라) 정리

결국, 이 사건 제4항 발명은 피고 주장처럼 선행발명 1에 선행발명 2, 3을 결합하더라도 그 진보성이 부정되지 아니한다.

마) 피고가 재환송후 당심에서 새로이 제출한 공격방어방법에 관한 판단

(1) 피고의 주장

피고는 재환송후 당심에 이르러 을 제13 내지 16호증을 각 선행발명 4 내지 7이라고 주장하며 이를 제출하면서 이 사건 제4항 발명은 선행발명 1에다가 위 증거들을 결합함으로써 진보성이 부정된다는 취지의 주장을 하고 있다.

(2) 판단

현행 민사소송법(이하 ‘법’이라 한다)은 공정, 신속, 경제적인 재판을 위한 당사자의 협력의무를 강조하고 있고( 법 제1조 제2항 , 제287조 제1항 , 민사소송규칙 제47조 제3항 , 제70조 제1항 , 제82조 ), 법 제146조 는 ‘공격 또는 방어의 방법은 소송의 정도에 따라 적시에 제출하여야 한다’, 법 제272조 제1항 은 ‘변론은 집중되어야 하며’라고 각 규정하고 있으며, 민사소송규칙 제69조 제2항 은 ‘법원은 변론이 집중되도록 함으로써 변론이 가능한 한 속행되지 않도록 하여야 하고, 당사자는 이에 협력하여야 한다’라고 규정하고 있는 등 종래 ‘수시제출주의’를 원칙으로 하고 있던 실무와 달리 ‘적시제출주의’를 채택하였다. 법은 그에 따른 변론의 집중과 충실을 위하여 실기한 공격방어방법을 각하할 수 있도록 하는 한편, 제출기간 제한제도( 법 제147조 )와 변론준비기일의 종결에 따른 실권 제도( 법 제285조 )를 새로이 도입하는 등 실권효 제도를 강화하고 있다. 특히 변론준비기일에 제출하지 아니한 공격방어방법은 그 제출로 인하여 소송을 현저히 지연시키지 아니한 경우, 중대한 과실 없이 변론준비절차에서 제출하지 못하였다는 것을 소명한 경우, 또는 법원이 직권으로 조사할 사항인 경우에 해당하지 아니하는 한 변론에서 제출할 수 없고, 변론준비기일 종결 후에 제출된 새로운 공격방어방법은 각하를 면할 수 없다.

그런데 ① 원고가 2010. 3. 22. 피고를 상대로 원고의 특허권을 침해하였다고 주장하면서 특허권침해금지 등을 구하는 소장을 제출하여 그 소장 부본이 피고에게 송달되었고, 그 무렵 피고의 소송대리인이 선임되어 지금까지 이 사건 소송을 수행해 온 사실, ② 피고의 소송대리인은 2010. 6. 8. 최초로 제출한 답변서에서부터 원고의 특허발명에 대하여 진보성이 없다고 계속하여 주장해 온 사실, ③ 재환송전 당심은 이 사건 소송을 변론준비절차에 회부한 다음 2015. 4. 14. 변론준비기일을 거쳐 변론준비절차를 종결한 사실, ④ 변론준비기일 절차에서 피고는 선행발명 2, 3을 들어 정정으로 추가된 구성으로 인하여 진보성이 생기지 않는다고 주장한 사실, ⑤ 그 후 재환송전 당심에서 3회의 변론기일을 거쳐 2015. 8. 20. 선고할 때까지 피고는 정정 후 원고의 특허발명이 진보성이 결여되었다고 주장하였을 뿐 추가로 선행발명을 제시하지 아니한 사실, ⑥ 재환송판결이 재환송전 판결 중 피고제품 1에 관한 부분을 파기하여 위 사건이 2018. 1. 22. 재환송후 당심에 이송된 이후에도 피고는 선행발명에 관한 제출이나 별다른 주장을 하지 않다가 변론기일 하루 전에야 비로소 준비서면과 함께 을 제13 내지 16호증을 새로운 선행발명이라며 제출한 사실, ⑦ 을 제13 내지 16호증은 미국과 독일의 각 등록특허공보로서 피고가 사전에 그 존재를 전혀 알 수 없었다고 보기 어려울 뿐만 아니라 제출 당시 번역문도 첨부되지 아니한 사실, ⑧ 원고는 재환송후 당심 변론기일에서 피고의 위 주장과 증거들을 실기한 공격방어방법이라고 주장하며 변론에 현출시키는 것을 반대하였고, 이 법원은 위 증거들을 채택하지 않기로 하고 변론종결한 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나 이 법원에 현저하다.

그렇다면 피고의 위 증거들은 그 특허등록 시점과 변론의 경과에 비추어 볼 때 재환송전 절차에서 충분히 제출될 수 있었던 것임에도 불구하고 재환송후 당심 변론종결 직전에 이르기까지 제출되지 않아 피고의 위 증거들 및 그에 기한 주장은 전혀 심리될 수 없었고 원고에게 반대 주장을 할 기회도 부여할 수 없었던 점, 더욱이 이는 종래의 증거조사 결과나 변론 전체의 취지로부터 사실의 존부가 인정되는 경우나 종전의 소송자료를 대부분 이용할 수 있는 경우에 해당되지도 아니한 점, 이를 받아들일 경우에도 먼저 법 제277조 에 따라 번역문을 제출케 하여 증거조사를 거친 다음 상대방 당사자인 원고에게 이를 검토하여 반박하거나 반증을 제출할 기회를 부여한 후 진보성 유무에 관한 추가 심리를 하는 것이 불가피하고 이에는 상당한 시간이 소요될 것으로 보이는 점, 피고는 이 사건 제4항 발명의 진보성 부정을 위한 ‘주’ 선행발명으로 선행발명 1을 그대로 유지하면서 이번에 새롭게 제출한 증거들을 ‘부’ 선행발명들로 삼고 있는 점에 비추어 볼 때, 피고가 재환송후 당심에서 제출한 위 증거들 및 그에 기한 주장은 재환송전 당심에서 진행된 변론준비기일에 전혀 제출되지 아니한 공격방어방법( 법 제285조 )에 해당하는 것일 뿐만 아니라 변론의 경과로 보아 피고가 고의 또는 중대한 과실로 인하여 시기에 늦게 제출한 것으로서 소송의 완결을 지연시킬 것으로 인정되는 경우( 법 제149조 )에 해당하므로 각하를 면할 수 없다. 한편 피고는 변론종결 이후 ‘2015. 5. 13. 정정무효심결이 있었기 때문에 재환송전 당심에서 진행된 변론준비기일에서 새로운 선행발명을 제출하지 않았더라도 이는 중대한 과실 없이 변론준비절차에서 제출하지 못한 경우로 보아야 한다’고 하면서 변론재개신청을 하였으나, 피고 주장 자체에 의하더라도 위 정정무효심결은 위 변론준비기일 이후에 있었던 점, 고의 또는 중과실은 당사자 본인 또는 대리인 어느 한편에 있으면 되고, 고의·중과실의 유무를 판단할 때에는 법률지식의 정도를 고려하여야 하는 점에다가 앞서 든 제반 사정을 고려할 때, 피고가 중대한 과실 없이 변론준비절차에서 제출하지 못하였다는 것을 소명하였다고 볼 수 없어 위 재개신청은 받아들이지 아니한다.

[설령 이와 달리 실기한 공격방어방법이 아니라고 보고 피고의 위 증거들에 관한 증거조사를 적법하게 마쳤다는 가정하에서 그에 기한 주장을 현재까지 제출된 소송자료들에 비추어 고려해 본다고 하더라도, 을 제13 내지 16호증 어디에도 이 사건 제4항 발명(구성요소 4)의 ‘상승 슈가 벽면 슈 부분과 슬라이딩 슈 부분으로 별개로 분리된 구조’가 개시되어 있지 않은 것으로 보인다. 구체적으로 아래 도시에 의하면 을 제13호증의 슈(3), 을 제14호증의 지지부재(2), 을 제15호증의 앵커 요소(23) 및 을 제16호증의 앵커 브래킷(28)은 모두 벽면에 설치되는 ‘슈(또는 지지부재)’로써 이 사건 제4항 발명의 벽면 슈 부분에 대응됨을 알 수 있으나, 그러한 벽면 슈와 별개로 분리되어 벽면 슈에 착탈 및 회전 가능하게 결합되는 이 사건 제4항 발명의 슬라이딩 슈 부분에 대응되는 구성이 을 제13 내지 16호증 어디에도 개시되어 있지 않다.

결국, 위 증거들에 ‘슬라이딩 슈 부분’에 대응하는 구성 자체가 없는 이상, 벽면 슈 부분과 슬라이딩 슈 부분 사이의 유기적 결합 관계로 발생하는 이 사건 제4항 발명의 기술적 의의 1, 2 역시 나타날 수 없다는 점에서, 이 사건 제4항 발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에다가 새롭게 제출된 증거들을 결합하여 쉽게 발명할 수 있다고 보기 어려우므로, 그 진보성이 부정되지 아니한다는 결론에는 영향이 없다.]

다. 검토 결과

이상 살펴본 바와 같이 이 사건 제4항 발명은 진보성이 부정되지 아니하여 무효라고 볼 수 없으므로, 이 사건 제4항 발명에 대한 피고의 권리남용 항변은 받아들이지 아니한다.

4. 결론

그렇다면 피고는 피고제품 1을 생산, 사용, 양도, 대여하거나 양도 또는 대여의 청약을 하여서는 아니 되고, 피고의 본점, 공장, 창고, 영업소, 대리점에 보관 중인 피고제품 1의 완제품 및 반제품과 그 제조에 사용되는 생산설비를 모두 폐기하여야 할 것인바, 재환송전 당심에서 교환적으로 변경된 원고의 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 한다.

[[별 지] 피고 실시제품: 생략]

주1) 원고는 2014. 4. 11. 이 사건 특허발명의 청구범위 등을 정정하는 내용의 정정심판을 청구하였고, 특허심판원은 2014. 5. 9. 이를 받아들이는 심결(2014정30)을 하여 그 무렵 위 심결이 확정되었다. 이에 대해 피고는 2014. 7. 23. 특허심판원에 정정무효심판을 제기하였다(한편 원고는 그 절차 중 정정청구를 하였는데, 이 사건의 쟁점과는 무관한 부분에 관한 것이다). 최종적으로 대법원은 2017. 3. 22. 원고의 이러한 모든 정정은 적법하다는 취지로 판결(2016후342)을 하였고, 2017. 6. 27.자로 원고의 모든 정정은 확정되었다. 따라서 재환송후 당심은 2017. 6. 27.자로 확정된 청구범위를 그 판단 대상으로 한다.

주2) 힌지 샤프트(hinge shaft): 힌지(회전은 가능하지만, 수평이나 수직으로 이동은 불가한 지지점)로서 기능하는 샤프트(축)

주3) 피벗(pivot): 축을 중심으로 회전할 수 있는 상태

주4) 스터브 샤프트(stub shaft): 굵고 짧은 샤프트(축)

주5) 괄호 안에는 피고제품 1의 대응 구성요소가 기재된다.