[1] 여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단하는 기준

[2] 갑이 명칭을 “디지털 온도 조절기”로 하는 특허발명의 특허권자 을을 상대로 특허발명이 진보성이 부정된다는 이유로 등록무효심판을 청구하였고 특허심판원이 갑의 청구를 인용한 사안에서, 특허발명은 통상의 기술자가 비교대상발명을 결합하여 용이하게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정된다고 보아야 함에도 이와 달리 본 원심판결에 법리오해의 위법이 있다고 한 사례

[1] 특허법 제29조 제2항 [2] 특허법 제29조 제2항

[1] 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결 (공2007하, 1582)

원고 (소송대리인 특허법인 신지 담당변리사 이헌수)

피고 (소송대리인 변리사 이건주 외 1인)

특허법원 2011. 12. 14. 선고 2011허3209 판결

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

상고이유를 판단한다.

1. 여러 선행기술문헌을 인용하여 특허발명의 진보성을 판단함에 있어서는 그 인용되는 기술을 조합 또는 결합하면 당해 특허발명에 이를 수 있다는 암시, 동기 등이 선행기술문헌에 제시되어 있거나 그렇지 않더라도 당해 특허발명의 출원 당시의 기술수준, 기술상식, 해당 기술분야의 기본적 과제, 발전경향, 해당 업계의 요구 등에 비추어 보아 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)가 용이하게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에는 당해 특허발명의 진보성은 부정된다 ( 대법원 2007. 9. 6. 선고 2005후3284 판결 등 참조).

2. 위 법리와 기록에 비추어, 명칭을 ‘디지털 온도 조절기’로 하는 이 사건 특허발명(특허등록번호 생략)의 특허청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라고 하고, 다른 청구항도 같은 방식으로 표시한다)의 진보성 여부를 살펴본다.

우선, 이 사건 제1항 발명의 원심판시 구성요소 1은 ‘온도를 검출하기 위한 온도 검출부, 사용자의 명령을 입력하기 위한 키 패드부, 키 패드부로부터 입력되는 설정 온도와 온도 검출부로부터 검출된 현재 온도 등을 표시하는 표시부, 온도 검출부 및 키 패드부로부터 입력되는 온도가 표시부에 표시되도록 제어하고 보일러를 구동시키기 위한 전압의 공급을 제어하는 제어부’를 기술내용으로 하는 구성인데, 원심판시 비교대상발명 1의 ‘온도 감지부, 설정스위치, 표시부, 마이콤’ 구성에 그대로 개시되어 있다.

다음으로, 이 사건 제1항 발명의 원심판시 구성요소 2의 ‘가정용 교류 전압을 제어부를 구동하기 위한 구동 전압으로 변환하는 전압 변환부’ 및 ‘제어부로부터 공급되는 제어신호에 따라 보일러에 구동 전압을 공급하는 전원 공급부’에 대응되는 것으로 비교대상발명 1에 ‘DC 전압발생부’ 및 ‘트랜지스터 Q5, 제너다이오드 D11, 저항 R13·R14·R15, 비교부, 익스쿠르시브오아게이트, 트라이액’ 등의 구성이 나타나 있다. 이들 구성을 대비해 보면, 교류 전압을 디지털 온도 조절기를 구동하기 위한 직류 전압으로 변환하고, 제어부의 지시에 따라 보일러에 전원을 공급한다는 점에서 실질적으로 동일하고, 다만 비교대상발명 1의 위 구성은 대부분이 이 사건 제1항 발명의 구성요소 2와 달리 디지털 온도 조절기 내부가 아닌 액츄에이터밸브 회로(101) 내에 설치된다는 점에서 약간 차이가 있다. 그런데 다른 기판상에 별개의 회로로 이루어져 서로 연결된 구성을 하나의 기판 내의 회로로 구성하는 것은 전기회로 분야의 기술상식에 해당할 뿐만 아니라, ‘설정온도에 따라 난방용 온도조절밸브의 개폐를 제어하는 온도조절밸브 조절장치’에 관한 것으로 이 사건 제1항 발명과 기술분야가 동일하고 발명의 목적에서도 공통점이 있는 비교대상발명 2에는 구성요소 2와 마찬가지로 온도조절밸브 조절장치의 작동에 필요한 직류 전압을 공급하는 ‘전원 공급수단’과 온도조절밸브의 개폐를 제어하는 ‘와이어링 수단’ 등이 모두 하나의 온도조절밸브 조절장치 내부에 배치되어 있는 구성이 나타나 있다. 따라서 통상의 기술자라면 비교대상발명 1에 비교대상발명 2의 위 구성을 결합하여 구성요소 2를 용이하게 도출할 수 있다고 할 것이다.

나아가, 이 사건 제1항 발명이 구성요소 1, 2를 채택하여 디지털 온도 조절기 내부에서 보일러에 전원을 공급함으로써 가지게 되는 온도 조절기 설치의 편리성 등의 작용효과 역시 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2의 결합으로부터 예측 가능한 정도의 것으로서 현저하지 아니하다.

그렇다면 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2를 결합하여 용이하게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다고 보아야 한다. 그리고 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되는 이상, 그 기술적 특징을 그대로 포함하면서 일부 구성요소를 부가·한정하고 있는 이 사건 제2항 내지 제4항 발명의 진보성이 당연히 긍정된다고 할 수는 없고, 그 부가·한정된 구성요소를 포함하여 진보성 여부를 심리·판단해 보아야 한다.

그럼에도 원심은 이 사건 제1항 발명의 구성들은 모두 통상의 기술자가 비교대상발명 1로부터 용이하게 도출할 수 없다는 점 등을 이유로 들어 그 진보성이 부정되지 않는다고 판단하고, 이를 전제로 하여 이 사건 제2항 내지 제4항 발명의 진보성도 부정되지 않는다고 판단하였으니, 이러한 원심판결에는 발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

3. 그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.