다항의 특허청구범위 중 일부의 항에 거절이유가 있으면 출원 전부를 거절사정하여야 하는지 여부

특허청구범위를 다항으로 기재한 경우 하나의 항이라도 거절이유가 있는 경우에는 그 출원은 거절되어야 할 것인바,출원발명의 특허청구범위 제2항에공지의 기술이 포함되어 있어서 위 제2항이 거절사정되어야 하는 이상, 출원발명은 그 전부가 거절사정되어야 한다.

구 특허법(1990.1.13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제6조 제1항 , 제8조 제4항

대법원 1992.2.25. 선고 91후578 판결(공1992,1167)

타이완 스티렌 모노머 코포레이션 소송대리인 법무법인 중앙국제법률특허사무소 담당변호사 이병호 외 1인

특허청장

특허청 1992.8.31. 자 91항원324 심결

상고를 기각한다.

상고비용은 출원인의 부담으로 한다.

상고이유를 본다.

제1점에 대하여

원심결의 이유를 기록에 비추어 보면, 1987.4.11. 출원한 본원발명의 촉매제조방법에 관한 특허청구범위 제2항의 기술적 구성은 인용례나 선행기술에 의하여 공지된 기술이 기재되어 있어 특허받을 수 없고, 제3항은 위 제2항의 종속항으로서 특징이 있다 할 수 없다는 이유로 본원발명을 인용례로부터 용이하게 발명할 수 있다고 판단한 설시이유를 수긍할 수 있고, 거기에 소론과 같은 심리미진이나 판단유탈의 위법이 있다고 할 수 없다.

기록을 살펴보면 인용례에서도 본원발명의 특허청구범위 제2항에 의하여 제조된 개질촉매와 같은 SIH-ZSM-5 촉매의 사용에 관하여 언급하고 있고, 인용례에서 사용하는 개질 전의 촉매물질이 본원발명에서 사용하는 개질 전의 촉매물질인 HZSM-5 촉매와 다르다고 할 수 없으며, 본원발명의 특허청구범위 제2항에서는 “촉매개질제인 실리콘 공급원을 증기상에서 분해시킴으로써 수득한 실리콘 침전물을 HZSM-5 촉매의 표면상에 침착시킴을 특징으로 한다”라고만 기재되어 있을 뿐, 위 촉매개질의 공정이 진공상에서 이루어지는지, 대기압하에서 이루어지는지, 또는 연속적으로 이루어지는지, 비연속적으로 이루어지는지에 관한 조건도 한정하고 있지 아니하므로, 본원발명의 특허청구범위 제2항에는 위 개질된 촉매의 제조과정이 인용례와 같이 진공상태나, 비연속적인 방법에 의하여 이루어지는 경우까지도 포함하고 있다고 보지 않을 수 없다.

따라서 본원발명의 특허청구범위 제2항에는 공지의 기술인 인용례에 의한 개질촉매의 제조방법이 포함되어 있다고 볼 것이고, 원심이 본원발명에는 공지의 기술이 포함되어 있다는 점을 판단함에 있어서 인용례와 본원발명의 작용효과를 비교하지 아니하였다 하여 소론과 같은 위법이 있다 할 수 없다. 따라서 논지는 이유가 없다.

제2점에 대하여

특허출원된 발명에 공지의 기술이 포함된 경우는 공지의 기술이 삭제되지 아니한 이상 신규성이 없는 발명으로 거절사정되어야 할 것인바, 본원발명의 특허청구범위 제2항에 공지의 기술이 포함되어 있음은 위에서 본바와 같으므로 위 특허청구범위 제2항은 거절사정되어야 할 것이다.

그리고 특허청구범위를 다항으로 기재한 경우 하나의 항이라도 거절이유가 있는 경우에는 그 출원은 거절되어야 할 것인바( 당원 1992.2.25. 선고 91후578 판결 ), 본원발명의 특허청구범위 제2항에 공지의 기술이 포함되어 있어서 위 제2항이 거절사정 되어야 하는 이상, 본원발명은 나아가서 판단할 필요없이 그 전부가 거절사정되어야 할 것이다.

따라서 원심결의 설시에 다소 적절하지 못한 부분이 없지 아니하나, 본원발명의 전부를 거절사정한 초심을 유지한 조처는 정당하다 할 것이고, 논지도 결국 이유 없다.

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자의 부담으로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.