가. 구 특허법시행령(1990.8.28. 대통령령 제13078호로 개정되기 전의 것) 제2조의3 제1항 소정의 종속항의 의의 및 특허출원에 있어 청구범위가 다항인 경우 하나의 항이라도 거절이유가 있는 경우 그 출원은 거절되어야 하는지 여부(적극)

나. ‘제법특허출원의 물질특허보호에 관한 대한민국정부와 미합중국정부 간의 서면교환’(조약 제923호)에 의하여 물질특허의 보호를 받을 수 있는 특허출원과 보호받기 위한 요건

다. 특허출원에 있어 명세서 도면을 보정할 수 있는 기간이 경과된 보정의 허부(소극) 및 위 “나”항의 조약상 보정기간의 경우

가. 구 특허법(1990.1.13. 법률 제4207호로 개정되기 전의 것) 제8조 제4항 , 제5항 , 구 특허법시행령(1990.8.28. 대통령령 제13078호로 개정되기 전의 것) 제2조의3 제1항 의 각 규정을 종합하면 특허청구의 범위의 기재에 있어 종속항은 인용되는 타 청구항에 기재되어 있는 요소 자체를 보다 기술적으로 한정하고 구체화하는 청구항만이 이에 해당하고 그렇지 아니한 경우에는 구 특허법 제8조 제5항 의 규정을 충족하지 못하는 것으로 보아야 하며 특허출원에 있어 청구범위가 다항인 경우 하나의 항이라도 거절이유가 있는 경우에는그 출원은 거절되어야 한다.

나. 1987.5.18. 발효된 ‘제법특허출원의물질특허보존에관한대한민국정부와미합중국정부간의서면교환’(조약 제923호)은 당시 우리 나라의 새로운 특허법(1986.12.31. 법률 제3891호로 개정되고 1987.7.1.부터 시행) 발효일 현재 우리 나라에 계류중인 제법특허(Process Patent)출원은 출원인의 신청에 의하여 물질특허(Product Patent)청구를 포함하도록 보정될 수 있으며 물질특허청구기간은 우리 나라 특허법 발효일 이후 90일 간이라고 규정함으로써개정 특허법의 발효일인 1987.7.1. 현재 계류중인 제법특허출원을 특허법의 개정에 따라 특허를 받을 수 있게 된 물질특허청구로 보정하여 신청할 수 있도록 경과조치를 정하고 있는바 위 조약에 의한 물질특허의 보호를 받기 위해 보정하여야 하는 특허출원에는 새로운 특허법 시행일 현재 계류중인 제법특허뿐만 아니라 구 특허법 당시에 특허를 받을 수 없었던 물질특허출원도 포함되고, 또 그 보정의 신청이 있어야만 개정 특허법에 의한 물질특허의 보호를 받게 된다.

다. 특허출원에 있어 명세서 도면을 보정할 수 있는 시기에 관한 규정은 출원공개제도 및 심사청구제도의 도입에 따라서 제3자의 편의 및 특허청의 사무정리상 가하여지는 제한이므로 그 기간이 경과된 보정은 허용되지 않는다 할 것이고 위 “나”항의 조약에도 보정신청을 위한 구체적 절차는 현행 법률에 규정된 절차와 실질적으로 동일한 것이라고 되어 있으므로 위 조약상의 보정기간에 관하여서도 위와 같이 해석하여야 할 것이다.

가. 구 특허법(1990.1.13. 법률 제4207호로 개정되기 전의 것) 제8조 제4항 , 제5항 , 구 특허법시행령(1990.8.28. 대통령령 제13078호로 개정되기 전의 것) 제2조의3 제1항 나.다. 제법특허출원의물질특허보호에관한대한민국정부와미합중국정부간의서면교환(조약 제923호) 나. 구 특허법 제4조 제2호(1986.12.31. 법률 제3891호에 의하여 삭제) 다. 구 특허법(1990.1.13. 법률 제4207호로 개정되기 전의 것) 제10조의2

나. 대법원 1990.11.27. 선고 90후52 판결(공1991,229)

미합중국 소송대리인 변리사 김성규 외 1인

특허청장

특허청 1991.3.12. 자 89항원1341 심결

상고를 기각한다.

상고비용은 출원인의 부담으로 한다.

상고이유 제1, 2, 3점을 함께 본다.

이 건 특허출원 당시 시행되던 구 특허법(1990.1.13. 법률 제4207호로 개정되기 전의 것) 제8조 제4항 은, 특허출원서에 기재하여야 하는 특허청구의 범위는 명세서에 기재된 사항 중 보호를 받고자 하는 사항을 1 또는 2 이상의 항으로 명확하고 간결하게 기재하여야 한다. 제5항 은, 제4항 이외의 특허청구의 범위의 기재에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다고 규정하고 있고, 당시 시행되던 구 특허법시행령(1990.8.28. 대통령령 제13078호로 개정되기 전의 것) 제2조의3 제1항 은 법 제8조 제4항 의 규정에 의한 특허청구의 범위의 기재에 있어서는 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항 중 보호를 받고자 하는 사항을 독립특허청구의 범위(이하 독립항이라 한다)로서 기재하고, 그 독립항을 기술적으로 한정하고 구체화하는 사항을 종속특허청구의 범위(이하 종속항이라 한다)로서 기재한다. 이 경우에 필요한 때에는 그 종속항을 기술적으로 한정하고 구체화하는 종속항을 기재할 수 있다고 규정하고 있어 위 종속항은 인용되는 타 청구항에 기재되어 있는 요소 자체를 보다 기술적으로 한정하고 구체화하는 청구항(소위 내적부가)만이 이에 해당하고 그렇지 아니한 경우에는 구 특허법 제8조 제5항 의 규정을 충족하지 못하는 것으로 보아야 하며 특허출원에 있어 청구범위가 다항인 경우 하나의 항이라도 거절이유가 있는 경우에는 그 출원은 거절되어야 한다 할 것이다.

또 구 특허법(1986.12.31. 법률 제3891호로 개정되기 전의 것) 제4조 는 특허를 받을 수 없는 발명의 하나로 제2호 에서 “의약 또는 2 이상의 의약을 혼합하여 1의 의약을 조제하는 방법의 발명”을 규정하고 있었으나 1986.12.31. 법률 제3891호로 특허법 제4조 가 개정(1987.7.1.부터 시행)되면서 위 규정 등이 삭제되어 의약 또는 의약의 혼합에 의한 발명등에 대한 특허, 이른바 물질특허를 받을 수 있게 되고 한편 1987.5.18. 발효된 조약 제923호“제법특허출원의물질특허보호에관한대한민국정부와미합중국정부간의서면교환”은 우리나라의 새로운 특허법 발효일 현재 우리나라에 계류중인 제법특허(Process Patent)출원은 출원인의 신청에 의하여 물질특허(ProductPatent)청구를 포함하도록 보정될 수 있으며 물질특허청구기간은 우리 나라 특허법 발효일 이후 90일 간이라고 규정함으로써 개정특허법의 발효일인 1987.7.1. 현재 계류중인 제법특허출원을 특허법의 개정에 따라 특허를 받을 수 있게된 물질특허청구로 보정하여 신청할 수 있도록 경과조치를 정하고 있는바 위 조약에 의한 물질특허의 보호를 받기 위해 조정하여야 하는 특허출원에는 새로운 특허법 시행일 현재 계류중인 제법특허뿐만 아니라 구 특허법 당시에 특허를 받을 수 없었던 물질특허출원도 포함되고, 또 그 보정의 신청이 있어야만 개정 특허법에 의한 물질특허의 보호를 받게 된다고 할 것이다.

그리고 특허출원에 있어 명세서 도면을 보정할 수 있는 시기에 관한 규정은 출원공개제도 및 심사청구제도의 도입에 따라서 제3자의 편의 및 특허청의 사무정리상 가하여지는 제한이므로 그 기간이 경과된 보정은 허용되지 않는다 할 것이고 위 조약에도 보정신청을 위한 구체적 절차는 현행법률에 규정된 절차와 실질적으로 동일한 것이라고 되어 있으므로 위 조약상의 보정기간에 관하여서도 위와 같이 해석하여야 할 것이다.

원심결 이유에 의하면 이 건 특허의 청구범위 제6항은 삼중 클로운된 감염A 바이러스, 균주 HM-175로 구성되는 포유동물을 위한 개량된 백신 그 자체로서 이는 의약에 관한 발명이므로 구 특허법 제4조 제2호 에 해당되어 특허받을 수 없었고 또 조약 제923호에 의한 보정기간내에 물질특허청구를 포함하도록 보정하지도 않았으므로 위 조약이 적용될 수 없어 특허를 받을 수 없는 것이어서 위 제6항 및 원심결 설시의 제1 내지 제5항이 포함되어 있는 이 건 특허출원 전부를 거절한 원사정은 정당하다고 판시하였는 바, 기록에 비추어 지적하는 바와 같은 원심의 판단은 거기에 법리의 오해나 채증법칙을 어긴 위법이 없다. 주장은 모두 이유 없다.

그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자의 부담으로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.