[1] 일방 당사자의 대리인으로 특허법인이 선임되고 상대방의 대리인인 변리사가 그 특허법인의 구성원 내지 소속변리사인 경우, 변리사법 제7조 에 위반되는지 여부(적극) 및 위 소속변리사에는 특허청에 신고되지 않은 사실상의 소속변리사도 포함되는지 여부(적극)

[2] 변리사법 제7조 를 위반한 심판대리행위에 대하여 당사자가 심결시까지 이의를 제기하지 아니하였고, 직권심리주의가 적용되는 특허심판절차에서 위 절차상의 잘못이 심결을 취소할 만큼 중대한 것이라고 보기 어렵다는 이유로 심결의 효력을 인정한 사례

[1] 변리사법 제7조 규정의 취지에 비추어 볼 때, 동일한 변리사가 동일한 사건에서 시기를 달리하여 심판청구인과 피심판청구인을 대리하는 경우뿐만 아니라 같은 시기에 심판청구인과 피심판청구인을 동시에 대리하는 행위도 당연히 금지된다고 할 것이고, 이 규정은 변리사법 제6조의10 제1항 에 의하여 특허법인의 경우에도 준용되므로, 일방 당사자의 대리인으로 특허법인이 선임된 경우에 상대방의 대리인인 변리사가 그 특허법인의 구성원 내지 소속변리사라면 변리사법 제7조 에 위반하게 된다. 이때 일방 당사자의 대리인으로 특허법인이 선임된 경우에는 상대방의 대리인인 변리사가 형식적으로 특허청장에게 그 특허법인의 소속변리사로 신고되어 있는 경우뿐만 아니라 실질적으로 그 특허법인의 소속변리사에 해당하는 경우에도 그 특허법인의 소속변리사라고 보아야 한다.

[2] 변리사법 제7조 를 위반한 심판대리행위에 대하여 당사자가 심결시까지 이의를 제기하지 아니하였고, 직권심리주의가 적용되는 특허심판절차에서 위 절차상의 잘못이 심결을 취소할 만큼 중대한 것이라고 보기 어렵다는 이유로 심결의 효력을 인정한 사례.

[1] 변리사법 제6조의10 제1항 , 제7조 [2] 변리사법 제7조

삼해야마코 주식회사 (소송대리인 법무법인 대전제일법률사무소 담당변호사 심재필)

주식회사 바이더웨이 (소송대리인 변호사 강경희)

특허법원 2005. 8. 25. 선고 2004허6835 판결

상고를 기각한다. 상고비용은 원고가 부담한다.

상고이유(상고이유서 제출기간 경과 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 안에서)를 판단한다.

1. 변리사법 제7조 위반 여부

변리사법 제7조 는 “변리사는 상대방의 대리인으로서 취급한 사건에 대하여는 그 업무를 행하지 못한다.”라고 규정하고 있는바, 이 규정이 변리사가 동일한 사건에 대하여 일방을 대리하여 업무를 취급하였다가 타방을 대리하여 종전 당사자의 이익과 반대되는 입장에서 업무를 취급해서는 안 된다는 취지인 점에 비추어 볼 때, 동일한 변리사가 동일한 사건에서 시기를 달리하여 심판청구인과 피심판청구인을 대리하는 경우뿐만 아니라 같은 시기에 심판청구인과 피심판청구인을 동시에 대리하는 행위도 당연히 금지된다고 할 것이고, 이 규정은 변리사법 제6조의10 제1항 에 의하여 특허법인의 경우에도 준용되므로, 일방 당사자의 대리인으로 특허법인이 선임된 경우에 상대방의 대리인인 변리사가 그 특허법인의 구성원 내지 소속변리사라면 변리사법 제7조 에 위반하게 된다. 그리고 일방 당사자의 대리인으로 특허법인이 선임된 경우에는 상대방의 대리인인 변리사가 형식적으로 특허청장에게 그 특허법인의 소속변리사로 신고되어 있는 경우뿐만 아니라 실질적으로 그 특허법인의 소속변리사에 해당하는 경우에도 그 특허법인의 소속변리사라고 보아야 한다.

위 법리에 비추어 볼 때, 원심이 인정한, 피심판청구인의 대리인인 한양특허법인의 인터넷 홈페이지에 심판청구인의 대리인인 변호사 소외인이 구성원으로 표시되어 있고, 소외인 변호사 사무실의 안내게시판 맨 위에 영문으로 ‘HAN YANG’이, 그 아래에 한자로 ‘한양특허법인’이, 그 아래에 ‘테크노리서치’가, 그 아래에 ‘변호사 소외인’이 각 기재되어 있는 사실, 변리사(변호사로도 등록되어 있고, 이하 ‘변리사’라고 한다) 소외인의 사무실 주소가 2004. 7. 21.자로 한양특허법인과 같은 빌딩인 서울 강남구 (주소 1 생략)타워 13층으로 변경된 사실, 피심판청구인의 대리인인 한양특허법인이 심판청구인의 주장에 대하여 다투지 아니한 사실 등에다가 원심이 배척하지 아니한 증거에 의하여 인정되는 이 사건 심판청구 당시 변리사 소외인의 사무실 주소가 한양특허법인의 사무실 주소와 같은 서울 강남구 (주소 2 생략)빌딩 10층이었던 사실 등에 의하면, 비록 변리사 소외인이 형식적으로는 특허청장에게 한양특허법인의 구성원 내지 소속변리사로 인가 내지 신고되지 않았다고 하더라도 실질적으로는 한양특허법인의 소속변리사에 해당하는 것으로 보이므로, 한양특허법인이나 변리사 소외인의 특허심판원에서의 심판대리행위는 변리사법 제7조 에 위반된다고 할 것이다.

그러나 한편 기록에 의하면, 원고나 심판청구인 또는 피심판청구인 본인이 이 사건 심결시까지 한양특허법인이나 변리사 소외인의 심판대리행위에 대하여 아무런 이의를 제기한 바가 없어서, 변리사법 제7조 에 위반한 한양특허법인이나 변리사 소외인의 심판대리행위에 완전한 효력이 생겼을 뿐만 아니라, 특허법 제159조 제1항 에 의하여 특허심판절차에는 직권심리주의가 적용되어 심판대리행위에 관한 위와 같은 절차상의 잘못이 심결을 취소하여야 할 중대한 잘못이라고 보기도 어려우므로, 변리사법 제7조 에 위반되는 한양특허법인이나 변리사 소외인의 특허심판원에서의 심판대리행위가 변리사로서 징계를 받을 행위에 해당하는 것은 별론으로 하고, 이러한 잘못이 이 사건 판결의 결과에 영향을 미치지는 않는다고 할 것이다. 따라서 이와 관련된 원고의 상고이유에서의 주장은 결국 받아들일 수 없다.

2. 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부

원심판결 이유를 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 그 판시와 같은 이유로 명칭을 ‘주먹밥 포장시트 및 포장 주먹밥’으로 하는 이 사건 특허발명(등록번호 생략)의 특허청구범위 제1, 2항(아래에서는 ‘이 사건 제1, 2항 발명’이라 한다)을 원심 판시의 확인대상발명과 비교한 다음, 확인대상발명에는 이 사건 제1, 2항 발명의 필수적 구성요소인 미용착부를 시트 내부로부터 외부로 연통 되게 한 구성이 없어서 확인대상발명이 이 사건 제1, 2항 발명의 권리범위에 속하지 않는다는 취지로 판단하였음은 정당하고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 특허발명의 권리범위 판단 등에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

3. 결 론

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.