2006허5072 등록무효 ( 상 )

스타벅스 코포레이션 디 / 비 / 에이 스타벅스 커피 컴퍼니

미국, 워싱턴

대표자 데이비드 엠. 랜도우

소송대리인 법무법인 케이씨엘 담당변호사 이현석

주식회사 엘프레야

서울 영등포구

대표이사 김우기

소송대리인 변리사 이정익

2006. 9. 6 .

2006. 9. 20 .

1. 원고의 청구를 기각한다 .

2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다 .

특허심판원이 2006. 5. 1. 2005당2459호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다 .

1. 기초사실

가. 심결의 경위

원고는 피고의 아래 나항 기재 이 사건 등록상표가 원고의 아래 다항 기재 선등록상표와 유사하고, 그 지정상품도 동일하다는 등의 이유로 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제4, 7, 10, 11, 12호에 각각 해당하므로 그 등록이 무효로 되어야 한다고 주장하면서 무효심판을 청구하였다 .

특허심판원은 위 심판청구에 대하여, 이 사건 등록상표와 선등록상표는 유사하지 아니하고 일반수요자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인이나 혼동을 일으키게 할 염려가 없으므로 상표법 제7조 제1항 제7, 10, 11, 12호에 해당하지 아니하고, 이 사건 등록상표가 공서양속에 저촉된다고 볼 수 없으므로 상표법 제7조 제1항 제4호에도 해당

하지 아니하여 상표등록무효사유가 존재하지 아니한다는 이유로, 원고의 청구를 기각하는 내용의 청구취지 기재 이 사건 심결을 하였다 .

나. 이 사건 등록상표 ( 1 ) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : 2004. 2. 16. / 2005. 8. 30. / 제629689호 ( 2 ) 구성 : STARPREYA ( 3 ) 지정상품 : 커피 ( 상품류 구분 제30류 ) ( 4 ) 권리자 : 피고다. 선등록상표 ( 1 ) 출원일 / 등록일 / 등록번호 : 1996. 9. 30. / 1998. 8. 11. / 제415373호 ( 2 ) 구성 : STARBUCKS ( 3 ) 지정상품 : 커피 ( 구 상품류 구분 제5류, 나머지 지정상품 생략 ) ( 4 ) 권리자 : 원고

[ 인정근거 : 다툼 없는 사실 ]

2. 원고의 주장

가. 이 사건 등록상표와 선등록상표는 그 표장과 지정상품이 각각 동일 · 유사하므로 , 상표법 제7조 제1항 제7호 “ 선출원에 의한 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표로서 그 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표 ” 에 해당한다 .

나. 이 사건 등록상표는 주지 · 저명상표인 선등록상표를 모방하여 선등록상표의 명성에 무임승차하려는 의도로 출원된 것이므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1 항 제4호 “ 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 표장 ” 에 해당한다. 이 사건 등록상표는 그 모티브, 아이디어가 선등록상표와 동일하여 주지 · 저명상표인 선등록상표나 그 지정상품을 용이하게 연상되게 하거나 이 사건 등록상표가 선등록상표 또는 그 상품과 밀접한 관련이 있는 것으로 인정되게 하여 상품의 출처에 오인 · 혼동을 불러일으킬 염려가 있으므로, 상표법 제7조 제1항 제10호 “ 수요자간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으킬 염려가 있는 상표 ”, 상표법 제7조 제1항 제11호 “ 수요자를 기만할 염려가 있는 상표 ” 에 각각 해당한다 .

라. 선등록상표는 이 사건 등록상표의 출원 당시 이미 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 원고의 상표로서 널리 알려진 주지 · 저명한 상표이었고, 이 사건 등록상표는 주지 · 저명상표인 선등록상표의 주지 · 저명성에 편승하려는 의도로 출원되었으므로 이 사건 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제12호 “ 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 상표와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하는 상표 ” 에 각각 해당한다 .

마. 따라서 이 사건 등록상표는 그 등록이 무효로 되어야 한다 .

3. 판단

가. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제7, 12호에 해당하는지 여부 이 사건 등록상표는 “ STAR ” 와 “ PREYA ” 의 결합으로 구성된 상표이고, 선등록상표는 " STAR ” 와 “ BUCKS " 의 결합으로 구성된 상표로서 그 외관이 다르고, “ PREYA ” 와 “ BUCKS " 가 특별한 의미를 가진 것이 아니므로, 양 상표는 대비할 만한 관념을 가지고 있지 않다 .

그리고 양 상표의 “ STAR " 부분은 국내에서 일반적으로 쓰이는 단어이어서 그 식별력이 상당히 약한 것으로 보일 뿐 아니라, 양 상표는 모두 영문자를 띄움 없이 붙여서 이루어진 것들이다. 그러므로, 이 사건 등록상표는 “ 스타프레야 ”, 선등록상표는 “ 스타벅스 ” 로 호칭될 것으로 보일 뿐, 이 사건 등록상표의 경우에 “ 스타 ” 나 “ 프레야 ” 로 분리되어 불리거나, 선등록상표의 경우에 “ 스타 ” 나 “ 벅스 ” 로 분리되어 불릴 것으로 보이지 아니하므로, 양 상표는 그 호칭에 있어서도 커다란 차이를 가지고 있다 .

따라서 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 이 사건 등록상표와 선등록상표를 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰해 보면 양 상표는 식별표지로서 서로 오인 · 혼동의 우려가 없다고 할 것이므로 동일 · 유사한 상표로 볼 수 없다 .

한편 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제7, 12호에 해당한다는 원고의 이 부분 주장은 이 사건 등록상표가 선등록상표와 유사하다는 것을 전제로 하고 있으므로 , 위와 같이 이 사건 등록상표와 선등록상표가 유사하지 아니하다고 판단한 이상, 원고의 이 부분 주장은 나머지 부분에 관하여 더 살필 것 없이 이유 없다 .

나. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당하는지 여부 위에서 본 바와 같이 이 사건 등록상표와 선등록상표는 그 관념을 대비할 수 없고 , 그 표장의 외관과 호칭에도 커다란 차이가 있을 뿐만 아니라, 달리 이 사건 등록상표가 선등록상표를 모방한 것으로 인정할 자료도 없으므로, 원고의 이 부분 주장 역시 나머지 점에 관하여 더 살필 것 없이 이유 없다 .

다. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제10호에 해당하는지 여부 상표법 제7조 제1항 제10호 소정의 저명상표의 경우, 상표 자체로서는 유사상표라고 할 수 없는 상표라도 양 상표의 구성이나 관념 등을 비교하여 그 상표에서 타인의 저명상표 또는 상품 등이 용이하게 연상되거나 타인의 상표 또는 상품 등과 밀접한 관련성이 있는 것으로 인정되어 상품의 출처에 오인 · 혼동을 일으키는 경우에는 등록될 수 없고 ( 대법원 2002. 5. 28. 선고 2001후2870 판결 참조 ), 저명상표인가의 여부는 그 상표의 사용, 공급, 영업활동의 기간, 방법, 태양 및 거래범위 등과 그 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부 등이 일응의 기준이 된다 할 것이며 ( 대법원 1999. 2. 26. 선고 97후3975, 3982 판결 참조 ), 위 규정을 적용함에 있어서 선등록상표가 저명상표인지 여부를 판단하는 기준시는 등록상표의 출원시이다 ( 상표법 제7조제2항 참조 ) .

그러므로 먼저 선등록상표가 이 사건 등록상표의 출원 당시에 주지 · 저명상표에 해 당하였는지 여부에 관하여 살피건대, 원고의 주장과 같이 원고가 1999년에 서울에서 이대점을 개설한 이래 이 사건 등록상표의 출원일에 근접하는 2003년말 당시 전국에 개설된 원고의 매장이 83개에 이르렀고, 2003년 한 해 동안의 국내 매출액이 약 550억 원에 이르렀으며, 2003년 대한상공회의소가 주최하고 산업자원부가 후원한 제8회 한국유통대상 전문점 부문 금상을 원고가 수상하고, 2003. 12. 26. 동아일보의 좋아하는 커피전문점 조사결과 응답자의 58. 9 % 가 제일 좋아하는 커피 전문점으로 원고의 매장을 선택하였으며, 2000. 1. 1. 부터 이 사건 등록상표의 출원일까지 국내 일간신문, 시사잡지, TV 뉴스 등에 선등록상표가 2, 097회 등장하였다는 것 등이 사실이라고 하더라도 , 그것만으로는 선등록상표가 이 사건 등록상표의 출원 당시에 주지 상태에 이르렀는지는 별론으로 하고, 저명의 상태에까지 이르렀다고 하기는 어렵다 .

그 뿐만 아니라 위에서 본 바와 같이 이 사건 등록상표와 선등록상표는 그 관념을 대비할 수 없고, 그 표장의 외관과 호칭에도 커다란 차이가 있으므로, 이 사건 등록상표와 선등록상표의 모티브와 아이디어 및 구성을 비교하여 보아도 이 사건 등록상표에서 선등록상표 또는 그 지정상품이 용이하게 연상되거나 이 사건 등록상표가 선등록상표 또는 그 상품과 밀접한 관련성이 있는 것으로 인정되어 상품의 출처에 오인 · 혼동을 일으킨다고 볼 수도 없다 .

따라서 원고의 이 부분 주장 역시 어느 모로 보나 이유 없다 .

라. 이 사건 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제11호 “ 수요자를 기만할 염려가 있는 상표 ” 에 해당하는지 여부

등록상표가 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 다른 상표 ( 기존의 상표 ) 나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로는 알려져 있어야 하고, 이러한 경우 그 기존의 상표와 동일 · 유사한 상표가 그 사용상품과 동일 · 유사한 상품에 사용되고 있거나 이에 못지아니할 정도로 기존의 상표의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있으면 일반수요자로 하여금 출처의 오인 · 혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 한다 ( 대법원 2004. 3. 11. 선고 2001후3187 판결 참조 ) .

그런데 이 사건 등록상표가 선등록상표와 동일하거나 유사하지 않음은 위에서 본 바와 같고, 원고가 제출한 증거들만으로는 이 사건 등록상표가 선등록상표의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있는 것으로 인정하기에 부족하다고 할 것이므로, 원고의 이 부분 주장 역시 나머지 점에 관하여 더 살필 것 없이 이유 없다 .

마. 소결론

따라서 이 사건 등록상표에 무효사유가 있다고 할 수 없으므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다 .

4. 결론

그렇다면, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다 .

재판장 판사 이기택

판사 우라

판사 노갑식