[1]구 특허법상 기탁하지 아니한 미생물의 경우 용이하게 입수할 수 있음을 출원인이 증명하는 것 이외에 그 입수방법과 입수장소 등을 출원명세서에 반드시 기재하여야 하는지 여부(소극) 및 미생물을 이용한 발명에 있어서 출발미생물들이 용이하게 얻을 수 있는 것이고, 중간생성물이나 최종생성물을 제조하는 과정이 용이하게 재현할 수 있도록 명세서에 기재되어 있는 경우, 최종생성물이나 중간생성물의 기탁 요부(소극)

[2]기탁하지 아니한 미생물을 용이하게 입수할 수 있음이 증명되지 않았다는 이유로 출원발명의 명세서는 당업자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있지 않다고 본 사례

[1] 구 특허법시행령(1987. 7. 1. 대통령령 제12199호로 개정되기 전의 것) 제1조 제2항 은 "미생물을 이용한 발명에 대하여 특허출원을 하고자 하는 자는 특허청장이 지정하는 기관에 그 미생물을 기탁하고, 그 기탁사실을 증명하는 서면을 출원서에 첨부하여야 한다."고 규정하면서, 그 제3항 은 " 제2항 의 경우 미생물이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 얻을 수 있는 때에는 이를 기탁하지 아니할 수 있다."고 규정하고 있는바, 이는 극미의 세계에 존재하는 미생물의 성질상 그 미생물의 현실적 존재가 확인되고 이를 재차 입수할 수 있는 보장이 없는 한 당업자가 용이하게 실시할 수 없는 경우에 해당되어 그 발명을 산업상 이용할 수 있는 것이라고 할 수 없기 때문에 신규의 미생물은 출원 명세서의 기재를 보완하는 뜻에서 이를 출원시에 기탁하게 하고, 다만 그 존재가 확인되고 용이하게 입수할 수 있는 미생물은 기탁할 필요가 없게 한 취지라고 할 것이고, 여기서 당업자가 용이하게 입수할 수 있는 미생물이라 함은 그 미생물이 공지공용되어 시판되고 있거나 신용할 수 있는 기탁기관에 보존되어 있는 한편 자유로이 분양되는 것 등을 말하는 것으로서, 이와 같이 기탁이 면제되는 요건은 출원인이 이를 증명함으로써 충분하고 반드시 그 출원 명세서에 입수방법과 입수장소 등을 기재하여야만 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제8조 제3항 에 해당한다고 할 것은 아니며, 또한 그 미생물이 현존하는 이상 반드시 국내에 현존하는 것이어야 할 필요는 없고 국외에 현존하는 것이라 하더라도 국내의 당업자가 이를 용이하게 얻을 수 있다고 인정될 때에는 이를 기탁하지 아니할 수 있다고 보아야 하고, 나아가 발명에서 이용하는 미생물이 출발미생물이 아니라 출발미생물을 이용하여 생성된 중간생성물이나 최종생성물에 해당하는 것이라 하더라도 이를 생성하는 과정에 필요한 출발미생물들이 당업자가 용이하게 얻을 수 있는 것이고, 또 그 출발미생물과 공지의 균주 등을 이용하여 중간생성물이나 최종생성물을 제조하는 과정이 당업자가 용이하게 재현할 수 있도록 명세서에 기재되어 있다면, 결국 당업자가 이를 용이하게 얻을 수 있는 것이라 볼 것이어서 이러한 최종생성물이나 중간생성물도 위 시행령 제1조 제3항 규정의 미생물의 범위에 포함되는 것으로 보아 이를 기탁하지 아니할 수 있다.

[2]기탁하지 아니한 미생물을 용이하게 입수할 수 있음이 증명되지 않았다는 이유로 출원발명의 명세서는 당업자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있지 않다고 본 사례.

[1] 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제6조 제1항 ( 현행 제29조 제1항 참조), 제8조 제3항 ( 현행 제42조 제3항 참조), 구 특허법시행령(1987. 7. 1. 대통령령 제12199호로 개정되기 전의 것) 제1조 제2항 , 제3항 ( 현행 제2조 제1항 참조)[2] 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제6조 제1항 ( 현행 제29조 제1항 참조), 제8조 제3항 ( 현행 제42조 제3항 참조), 구 특허법시행령(1987. 7. 1. 대통령령 제12199호로 개정되기 전의 것) 제1조 제2항 , 제3항 ( 현행 제2조 제1항 참조)

[1] 대법원 1991. 8. 27. 선고 90후1512 판결(공1991, 2439) 대법원 1992. 3. 31. 선고 90후1260 판결(공1992, 1427) 대법원 1997. 3. 25. 선고 96후658 판결(공1997상, 1235)

보드 오브 리젠츠 오브 디 유니버시티 오브 워싱턴 (소송대리인 변리사 김진회)

특허청장

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

특허심판원이 1999. 9. 30. 98원2550호 사건에 대하여 한 심결을 취소한다.

1. 기초 사실

{인정근거：다툼 없는 사실}

가. 이 사건 출원발명의 요지

이 사건 출원발명{출원번호 제87-6561호/1987. 6. 27. 출원(1986. 6. 27. 미국에서 출원번호 제879,423호로 특허출원한 것을 우선권 주장하여 우리 나라에 출원함)}은 적혈구 형성과정을 조절하는데 중요한 역할을 하는 호르몬인 에리트로포이에틴을 유전공학적으로 생산하는 기술에 관한 것으로, 그 특허청구범위는 다음과 같다.

"1. 사람의 에리트로포이에틴 유전자의 ApaⅠ제한단편을 함유하는 제1도에 나타난 뉴클레오티드 서열을 플라스미드에 삽입하여 벡터를 얻는 단계, 그 벡터로 포유동물 숙주 세포주를 형질감염시키는 단계, 이 형질감염된 세포주를 배지와 접촉시켜 세포주가 에리트로포이에틴을 발현할 수 있도록 하는 단계 및 형질발현된 에리트로포이에틴을 회수하는 단계를 포함하는, 생물학적 활성을 지닌 사람의 제조합 에리트로포이에틴를 형질발현시키는 방법.

2.제1항에 있어서, 상기 플라스미드는 pD11 또는 pBD인 것을 특징으로 하는 방법.

3.제1항에 있어서, 상기 포유동물 숙주 세포주가 COS-7 세포 또는 BHK 세포인 것을 특징으로 하는 방법.

4.제1항에 있어서, 상기 세포주는 배양배지 1ℓ당 200만 유니트(Unit) 이상의 에리트로포이에틴 명목 수율을 제공할 수 있는 것을 특징으로 하는 방법."

나. 이 사건 심결 이유의 요지

특허심판원은 다음과 같은 이유로, 이 사건 출원발명은 반복재현을 위하여 꼭 필요한 미생물을 기탁하지 않았고, 그 용이입수성도 입증되지 아니하여, 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 명세서가 기재되지 않았다는 이유로 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제6조 제1항 본문, 제8조 제3항 및 같은법시행령 제1조 제2항 의 규정에 의하여 그 등록을 거절한 원사정은 정당하다고 하여, 원고의 거절사정 불복심판청구를 기각하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.

{심결 이유의 요지：① 이 사건 출원발명은 구 특허법시행령(1987. 7. 1. 대통령령 제12199호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제1조 제2항 이 규정하는 미생물 기탁요건을 갖추지 못하였다.

②이 사건 출원발명의 EPO를 생산하는데 사용하는 미생물은 인간 게놈라이브러리의 Apa I 단편, 벡터 pD11, pBD, 숙주세포인 COS-7과 BHK인데, 그 중 인간 게놈라이브러리의 Apa I 단편은 발명의 상세한 설명의 실시례 1과 실시례 2에 그 제조방법이 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 상세히 기재되어 있으므로, 이러한 기재에 의하여 인간 게놈라이브러리의 Apa I 단편을 용이하게 입수할 수 있는 것으로 인정된다.

③그러나 숙주세포로 사용한 COS-7 및 BHK는 국제기탁기관(ATCC)에 기탁된 균주이기는 하나, 위 기탁기관은 이 사건 출원발명 출원 당시 특허청장이 지정하는 기탁기관이 아니므로 COS-7 세포에 대하여는 그 용이 입수방법을 명세서에 기재하여야만 그 기탁이 요구되지 않는다고 할 것인데, 이 사건 출원발명의 명세서에는 이에 대한 기재가 없다.

④그리고 형질전환체를 제조하기 위하여 사용한 벡터 pD11 및 pBD는 그 입수방법이나 작제방법이 이 사건 출원발명의 명세서에 기재되어 있지 아니하다.

⑤또한, EPO를 발현시킬 수 있는 최종 재조합 발현벡터인 pD11-EP, pBD- EP 자체도 기탁되어 있지 아니하다.

⑥따라서 이 사건 출원발명은 에리트로포이에틴(Erythropoietin；이하 'EPO'라 한다)을 형질발현시키는 방법을 재현하기 위하여 반드시 이용하여야 하는 벡터와 숙주세포가 기탁되어 있지 아니하고, 그에 대한 용이입수성도 이 사건 출원발명의 명세서에 기재되지 아니하며, 최종 재조합 발현벡터 또는 최종 형질전환 세포도 기탁되어 있지도 아니하여, 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 이 사건 출원발명을 용이하게 실시할 수 있도록 명세서가 기재되어 있지 아니하므로, 구 특허법 제6조 제1항 , 제8조 제3항 및 같은법시행령 제1조 제2항 의 규정에 위반된다.}

2. 이 사건 심결의 적법 여부

가. 원고 주장의 심결 취소사유의 요지

(1)이 사건 출원발명의 최종생성물이나 중간생성물은 비록 그 자체가 기탁되어 있지 아니하더라도, 이를 생성하는 과정에 필요한 출발미생물들이 공지의 균주이거나 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 얻을 수 있는 것이고, 또 명세서에 이를 이용하여 중간생성물이나 최종생성물을 제조하는 과정이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 재현할 수 있도록 기재되어 있는 경우라면 그 최종생성물이나 중간생성물 자체의 기탁을 요구할 것은 아니다.

(2)이 사건 출원발명에 사용되는 벡터인 pD11 및 pBD는 비록 이 사건 출원발명의 명세서에 이들 벡터의 상세한 작제방법이 기재되어 있지 않더라도 도면에 이들 벡터의 구조가 도시되어 있고, 구성요소가 모두 공지되어 용이입수할 수 있는 것이므로, 당업자라면 통상의 재조합 DNA 기술을 이용하여 용이하게 이들 벡터를 작제할 수 있었던 것이다.

(3)이 사건 출원발명에 사용되는 숙주세포인 COS-7 및 BHK는 이 사건 출원발명 당시 당업자가 용이하게 입수할 수 있었던 것이다.

(4)이와 같은 벡터 pD11 또는 pBD에 Apa I 단편을 삽입하여 재조합 벡터를 제조하는 과정 및 재조합 벡터로 숙주세포를 형질 전환시키는 과정 역시 당업계의 통상적인 기술일 뿐 아니라, 이 사건 출원 명세서 실시례 3 및 4에 기재되어 있다.

(5)따라서 비록 이 사건 출원발명과 관련된 미생물들이 기탁되지 않았더라도 이 사건 출원발명이 미완성발명에 해당한다고 할 수 없고, 또한 그 명세서의 기재가 불비한 것이라 할 수 없다.

나. 판 단

(1) 구 특허법시행령 제1조 제2항 은 "미생물을 이용한 발명에 대하여 특허출원을 하고자 하는 자는 특허청장이 지정하는 기관에 그 미생물을 기탁하고, 그 기탁사실을 증명하는 서면을 출원서에 첨부하여야 한다."고 규정하면서, 그 제3항 은 " 제2항 의 경우 미생물이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 얻을 수 있는 때에는 이를 기탁하지 아니할 수 있다."고 규정하고 있는바, 이는 극미의 세계에 존재하는 미생물의 성질상 그 미생물의 현실적 존재가 확인되고 이를 재차 입수할 수 있는 보장이 없는 한 당업자가 용이하게 실시할 수 없는 경우에 해당되어 그 발명을 산업상 이용할 수 있는 것이라고 할 수 없기 때문에 신규의 미생물은 출원 명세서의 기재를 보완하는 뜻에서 이를 출원시에 기탁하게 하고, 다만 그 존재가 확인되고 용이하게 입수할 수 있는 미생물은 기탁할 필요가 없게 한 취지라고 할 것이고, 여기서 당업자가 용이하게 입수할 수 있는 미생물이라 함은 그 미생물이 공지공용되어 시판되고 있거나 신용할 수 있는 기탁기관에 보존되어 있는 한편 자유로이 분양되는 것 등을 말하는 것으로서, 이와 같이 기탁이 면제되는 요건은 출원인이 이를 증명함으로써 충분하고 반드시 그 출원 명세서에 입수방법과 입수장소 등을 기재하여야만 구 특허법 제8조 제3항 에 해당한다고 할 것은 아니며, 또한 그 미생물이 현존하는 이상 반드시 국내에 현존하는 것이어야 할 필요는 없고 국외에 현존하는 것이라 하더라도 국내의 당업자가 이를 용이하게 얻을 수 있다고 인정될 때에는 이를 기탁하지 아니할 수 있다고 보아야 하고, 나아가 발명에서 이용하는 미생물이 출발미생물이 아니라 출발미생물을 이용하여 생성된 중간생성물이나 최종생성물에 해당하는 것이라 하더라도 이를 생성하는 과정에 필요한 출발미생물들이 당업자가 용이하게 얻을 수 있는 것이고, 또 그 출발미생물과 공지의 균주 등을 이용하여 중간생성물이나 최종생성물을 제조하는 과정이 당업자가 용이하게 재현할 수 있도록 명세서에 기재되어 있다면, 결국 당업자가 이를 용이하게 얻을 수 있는 것이라 볼 것이어서 이러한 최종생성물이나 중간생성물도 위 시행령 제1조 제3항 규정의 미생물의 범위에 포함되는 것으로 보아 이를 기탁하지 아니할 수 있다 할 것이다( 대법원 1991. 8. 27. 선고 90후1512 판결 , 대법원 1992. 3. 31. 선고 90후1260 판결 및 대법원 1997. 3. 25. 선고 96후658 판결 등 참조).

(2)돌이켜 이 사건을 보건대, 이 사건 출원발명은 앞서 본 바와 같이 EPO 유전자를 포함하는 Apa I 단편을 벡터 pD11 또는 pBD에 삽입하여 중간생성물인 재조합 벡터 pD11-EP 또는 pBD-EP를 작제하고 이들 재조합 벡터로 숙주세포인 COS-7 또는 BHK를 형질전환시켜 최종생성물인 형질전환된 숙주세포를 만들고 이로부터 EPO를 대량 생산하는 방법에 관한 것인바, 중간생성물인 재조합 벡터 또는 최종생성물인 형질전환된 숙주세포는 물론 이 사건 출원발명에 이용된 미생물은 그 어느 것도 특허청장이 지정하는 국내기탁기관에 기탁되지 않은 사실은 당사자 사이에 다툼이 없으므로, 이 사건 출원발명의 출원 당시인 1987. 6. 27.경 출발물질인 인간 게놈라이브러리의 Apa I 단편, 벡터 pD11과 pBD, 숙주세포인 COS-7과 BHK를 용이하게 얻을 수 있는 것인지 여부와 그 출발미생물을 이용하여 중간생성물인 재조합 벡터나 최종생성물인 혈질전환된 숙주세포를 제조하는 과정이 당업자가 용이하게 재현할 수 있도록 이 사건 출원 명세서에 기재되어 있는지 여부에 관하여 살펴본다.

(가)우선, 이 사건 출원발명과 관련된 미생물 중 인간 게놈라이브러리의 Apa I 단편은 이 사건 출원발명의 명세서의 실시례 1과 실시례 2에 기재된 기술에 의하여 당업자가 용이하게 얻을 수 있는 것이라는 점에 대하여는 당사자 사이에 다툼이 없다.

(나) 다음, 벡터 pD11에 대하여 본다.

이 사건 출원발명의 특허공보에는 "플라스미드 형질발현 벡터 pD11는 전술한 플라스미드(Nucleic Acids Research 13：841-857, 1985, 본원에서 참고로 인용됨)로부터 유도되었으며, 이는 아데노바이러스-2의 주요 후기 프로모터 및 3부분의 리더 서열뿐만 아니라, 시미안 바이러스 40(SV-40) 촉진인자 서열 및 복제 오리진을 함유한다."(을 제3호증 제244면 제17행 내지 제19행), "플라스미드 pD11은 350 bp의 아데노바이러스 좌측말단(0-1), SV-40(E)으로부터의 오리진 및 촉진인자 서열, 아데노바이러스-2의 주요 후기 프로모터(MLP), 아데노바이러스-3 세부분의 리더(L 1-3), 및 세번째 리더 5' 스플라이스(splice) 부위(5' SS), 면역글로블린 3' 스플라이스 부위(3' SS) 및 pML의 Eco RI(RI) 제한 부위 내의 후기 SV-40 폴리아데닐화 시그날(pA)을 함유한다."(을 제3호증 제244면 제25행 내지 제28행)고 기재하고 있어, 이 기재와 출원서에 첨부된 도면 제2도를 보면, 벡터 pD11이 pDHFR-III{이 사건 출원발명의 명세서에서 인용하고 있는 위 'Nucleic Acids Research 13：841-857, 1985'와 출원서에 첨부된 도면 제2도에 의하면, pDHFR-III는 ① 아데노바이러스 좌측말단(0-1), ② 아데노바이러스-2의 주요 후기 프로모터(MLP), ③ 아데노바이러스-3 세부분의 리더(L 1-3), ④ 세번째 리더 5' 스플라이스(splice) 부위(5' SS), ⑤ 면역글로블린 3' 스플라이스 부위(3' SS) 및 ⑥ pML의 Eco RI(RI) 제한 부위 내의 후기 SV-40 폴리아데닐화 시그날(pA) 등 6개의 출발물질로 이루어진 것임을 알 수 있다}와 SV40 오리진 및 촉진인자 서열로 이루어진 것임을 알 수 있다.

그런데 원고는 이 사건 출원발명에 사용되는 벡터인 pD11은 출원서에 첨부된 도면 제2도로부터 알 수 있는 바와 같이 pDHFR-III와 SV40 오리진 및 촉진인자 서열을 그 출발물질로 하는데, 비록 이 사건 출원발명의 명세서에 벡터 pD11 또는 그 출발물질을 용이하게 입수할 수 있는 방법에 대한 기재가 없더라도, pDHFR-III는 그 제조방법이 이 사건 출원발명의 명세서에 기재된 참고문헌인 "Nucleic Acides Res Vol.13, 841-857, 1985"(갑 제9호증)에 기재되어 있고, SV40 오리진 및 촉진인자 서열은 문헌 "Proc.Natl.Acad.Sci. Vol.80, 721-725, 1983"(갑 제10호증)을 통하여 알 수 있는 바와 같이, 이 사건 출원발명의 출원일 이전에 공지된 것일 뿐 아니라, ATCC 기관장의 진술서(갑 제11호증) 및 ATCC 카탈로그(갑 제12호증)에서 알 수 있듯이 이 사건 출원발명의 출원일 이전에 ATCC에 기탁되어 누구나 분양받을 수 있는 것이므로, pD11은 이 사건 출원발명의 출원 당시 당업자가 용이하게 얻을 수 있는 것이라고 주장한다.

살피건대, pDHFR-III와 관련하여, 갑 제9호증에는 pDHFR-III을 제조하는 방법이 기재되어 있으나, 갑 제9호증의 기재로는 pDHFR-III을 제조하기 위한 출발물질인 ① 아데노바이러스 좌측말단(0-1), ② 아데노바이러스-2의 주요 후기 프로모터(MLP), ③ 아데노바이러스-3 세부분의 리더(L 1-3), ④ 세번째 리더 5' 스플라이스(splice) 부위(5' SS), ⑤ 면역글로블린 3' 스플라이스 부위(3' SS) 및 ⑥ pML의 Eco RI(RI) 제한 부위 내의 후기 SV-40 폴리아데닐화 시그날(pA) 등 6개의 출발물질을 용이하게 얻을 수 있는 것인지에 대해서는 알 수 없다.

그리고 SV-40 DNA와 관련하여, 갑 제11호증은 pBR322을 자유분양 한다는 ATCC 기관장의 진술서일뿐 SV-40과는 무관한 것이고, 갑 제12호증은 pBR322에 SV-40 DNA가 삽입된 미생물에 관한 ATCC 카탈로그로 보이지만 이 미생물이 이 사건 출원발명의 출원 당시에 누구에게나 분양되는 것인지는 알 수 없다.

따라서 위 각 증거에 의하여는 당업자가 이 사건 출원발명의 출원 당시에 pD11을 용이하게 얻을 수 있는 점을 인정할 수 없고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

(다) 다음, 벡터 pBD에 대하여 본다.

이 사건 출원발명의 특허공보에는 "pBD는 MT-I 프로모터 서열(본원에 참고로 인용된 글란빌, 더함 및 팔미터, Nature 292：267-269, 1981) 및 pUC 플라스미드에 존재하는 DHFR 선발가능한 표지서열을 함유한다."(을 제3호증 제244면 제32행 내지 제33행)고 기재하고 있어, 이 기재와 출원서에 첨부된 도면 제3도를 보면 pBD를 제조하는 출발미생물들이 ① pUC, ② DHFR 서열, ③ SV40 유래 촉진인자 서열 및 오리진, ④ MT-I 프로모터 서열 및 ⑤ B형 간염 표면 항원 폴리아데닐화 서열 등 5개의 출발물질로 이루어진 것임을 알 수 있다.

그런데 원고는 이 사건 출원발명의 명세서에 벡터 pBD 또는 그 출발물질을 용이하게 입수할 수 있는 방법에 대한 기재가 없더라도, 벡터인 pBD는 문헌 "Journal of Bacteriology Vol.141, 246-253 1980"(갑 제14호증)에서 확인할 수 있는 바와 같이 이 사건 출원발명의 출원 전에 공지된 것일 뿐 아니라, ATCC 카탈로그(갑 제13호증)에서 알 수 있듯이 ATCC에 기탁되어 누구나 ATCC로부터 분양받을 수 있었던 것이고, pBD의 구성요소는 도면 제3도에 도시된 바와 같이 ① pUC 플라스미드, ② DHFR 서열, ③ SV40 유래 촉진인자 서열 및 오리진, ④ MT-I 프로모터 서열 및 ⑤ B형 간염 표면 항원 폴리아데닐화 서열들로 이루어지는데 DHFR 서열과 SV40 유래 촉진인자 서열 및 오리진은 문헌 "Molecular And Cellular Biology Vol.4, 854-864, 1981"(갑 제15호증)에서, MT-I 프로모터 서열은 문헌 "Nature Vol.292, 267-269, 1981"(갑 제16호증)에서, B형 간염 표면 항원 폴리아데닐화 서열은 문헌 "Nature Vol.281, 646-650, 1979"(갑 제17호증) 및 "Nature 1981"(갑 제18호증)에서, pUC는 문헌 "Molecular Cloning, second edition 1989"(갑 제19호증)에서 볼 수 있듯이 공지된 것일 뿐 아니라, 구성요소인 SV40 서열은 ATCC 기관장의 진술서(갑 제11호증), ATCC 카탈로그(갑 제12, 21, 23호증) 및 ATCC 기관장의 진술서(갑 제20, 22호증)에서 확인할 수 있듯이 구성요소인 SV40 서열, B형 간염 표면 항원 폴리아데닐화 서열 및 pUC 벡터 모두 ATCC에 기탁되어 누구나 분양받을 수 있는 것이고, 또한 문헌 "Nature Vol.292, 267-269, 1981"(갑 제16호증)에는 그 주요 저자가 리차드 팔미터 박사였다는 것이 나타나 있고, 리처드 팔미터 박사의 진술서(갑 제28호증)에서 알 수 있는 바와 같이 리처드 팔미터 박사는 당업자에게 샘플을 제공해 주었으므로 당업자라면 리처드 팔미터 박사에게 요청함으로써 벡터 pBD를 용이하게 입수할 수도 있었던 것이므로, pBD는 이 사건 출원발명의 출원 당시 당업자가 용이하게 얻을 수 있는 것이라고 주장한다.

살피건대, 이 사건 출원발명의 명세서에 기재된 벡터는 pBD이나, 갑 제13호증의 기재에 의하면, ATCC 기탁 미생물은 pBD8이고, 갑 제14호증의 기재에 의하면(제248면의 표2), pBD도 pBD6, pBD8, pBD9 등 수종의 pBD가 존재하는 것이므로, 이 사건 출원발명의 명세서에 기재된 pBD가 ATCC에 기탁된 pBD8과 동일한 것이라고 할 수 없을 뿐만 아니라, 갑 제13호증의 기재만으로는 pBD가 이 사건 출원발명의 출원 당시 누구에게나 분양되는 것인지 알 수 없다.

또한, 갑 제28호증은 연구목적상 어떤 당업자에게도 자유로이 분양하였다는 팔미터 박사의 진술서이나, 연구목적이라는 개인적인 방침에 의하여 분양하는 것을 자유로이 분양하는 것이라고 볼 수는 없고, 위 진술서에는 '벡터 pBD는 연구가 상업적 목적을 위한 것이고, 요청한 벡터가 다른 상업 단체에 의해 제한된 독점 서열을 포함한 경우에는 리처드 팔미터 박사도 그 단체의 허락을 받아야 한다.'고 기재되어 있어, 리처드 팔미터 박사도 누구에게나 자유로이 분양해 주는 것은 아니라고 할 것이므로, 리처드 팔미터 박사로부터도 pBD를 당업자가 용이하게 입수할 수 있었던 것이라고 볼 수 없다.

그리고 pBD의 구성요소와 관련하여, 이 사건 출원발명의 명세서에 기재된 구성요소는 pUC이나 갑 제22, 23호증의 각 기재에 의하면, ATCC 기탁 미생물은 pUC9이므로 동일한 미생물이 ATCC에 기탁된 것이라고 볼 수 없고, DHFR 및 MT-I은 이 사건 출원발명의 출원 당시 용이하게 얻을 수 있었다고 볼 만한 증거가 없으며, SV-40 DNA와 관련하여 위 (나)항에서 살펴본 바와 같이, 갑 제11호증은 pBR322을 자유분양 한다는 ATCC 기관장의 진술서일뿐 SV-40과는 무관한 것이고, 갑 제12호증은 pBR322에 SV-40 DNA가 삽입된 미생물에 관한 ATCC 카탈로그로 보이나 이 미생물이 이 사건 출원발명의 출원 당시에 누구에게나 분양되는 것인지는 알 수 없으므로, 출발물질을 입수하여 pBD를 용이하게 작제할 수도 없다고 할 것이다.

따라서 위 각 증거들에 의하여는 당업자가 이 사건 출원발명의 출원 당시에 pDB를 용이하게 얻을 수 있는 점을 인정할 수 없고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 원고의 위 주장도 이유 없다.

(라) 그리고 숙주세포인 COS-7 및 BHK와 대하여 본다.

이 사건 출원발명의 특허공보에는 "포유동물 세포주, 즉 COS-7(원숭이 신장) 및 BHK(어린 햄스터의 신장)을 10% 소 태아 혈청을 함유하는 덜베코의 변형된 필수 배지에서 배양시켰다."(을 제3호증 제245면 제10행 내지 제12행)라고만 기재하고 있다.

그런데 원고는 이 사건 출원발명의 명세서에 숙주세포인 BHK 및 COS-7을 용이하게 입수할 수 있는 방법에 대한 기재가 없더라도, COS-7은 문헌 "Nucleic Acides Res Vol.13, 8573-8586, 1985"(갑 제4호증)에 의하여 공지된 것일 뿐 아니라, ATCC 기관장의 진술서(갑 제24호증)에서 알 수 있듯이 이 사건 출원발명의 출원일 이전인 1983. 3. 8. 국제기탁기관인 ATCC에 기탁되어 기탁일 이후부터 누구나 분양받을 수 있었던 것이고, BHK는 문헌 "Journal of Biological Standardization Vol.4, 51-56, 1976"(갑 제2호증) 및 "Virology Vol.16, 147-151, 1962"(갑 제3호증)에서 알 수 있듯이 이 사건 출원발명의 출원 전에 발행된 논문들에 의하여 공지된 것일 뿐 아니라, ATCC 카탈로그(갑 제6호증) 및 위 갑 제24호증에서 알 수 있듯이 이 사건 출원발명의 출원일 이전인 1965. 6. 10. 국제기탁기관인 ATCC에 기탁되어 기탁일 이후부터 누구나 분양받을 수 있었던 것이므로, 이들 숙주세포는 이 사건 출원발명의 출원 당시 당업자가 용이하게 입수할 수 있었던 것이라고 주장한다.

살피건대, 갑 제24호증의 기재에 의하면, COS-7은 이 사건 출원발명의 출원일 이전인 1983. 3. 8. 국제기탁기관인 ATCC에 기탁되어 기탁일 이후부터 누구나 분양받을 수 있었던 것이므로 용이하게 얻을 수 있는 것이라고는 인정된다.

그러나 BHK에 관하여는, 이 사건 출원발명의 명세서에서는 숙주세포로서 BHK를 사용하고 있는데 반하여, 위 갑 제24호증에 기재된 숙주세포는 BHK- 21이므로 그 표기가 상이할 뿐만 아니라, ATCC에서 발행한 카탈로그인 을 제10호증의 기재에 의하면 BHK는 CRL6281로 기탁된 것으로 구체적인 미생물의 성상은 알 수 없고, BHK-21은 기탁번호 CCL10과 CRL8544로 기탁된 것이라고 기재되어 있어 서로 상이한 것으로 취급하고 있으며, 다른 기탁기관인 ECACC에서 발행한 카탈로그인 을 제11호증의 기재에 의하더라도 BHK21, BHK TK-, BHK/AC9, BHK 21 STRAIN 31 등 BHK 관련 미생물들이 기탁되어 있어 서로 상이한 것으로 구별하고 있으므로, 이 사건 출원발명의 명세서에 기재된 BHK와 ATCC에 기탁된 BHK-21이 동일한 것이라고 단정할 수 없다.

따라서 위 각 증거에 의하여는 당업자가 이 사건 출원발명의 출원 당시에 BHK를 용이하게 얻을 수 있는 점을 인정할 수 없고, 달리 이를 인정할 증거가 없으므로, 원고의 위 주장도 이유 없다.

(마)마지막으로, 재조합 벡터인 pD11-EP 및 pBD-EP에 대하여 본다.

이 사건 출원발명의 명세서 실시례 3에 제조하는 방법이 기재되어 있고, 최종 형질전환된 숙주세포는 실시례 4에 제조방법이 기재되어 있으나, 앞서 본 바와 같이 숙주세포인 BHK와 벡터인 pD11 및 pBD를 당업자가 용이하게 얻을 수 있는 것이라고 할 수 없는 것이므로 재조합 벡터인 pD11-EP, pBD-EP 및 형질전환된 숙주세포도 당업자가 이 사건 출원발명의 출원 당시에 용이하게 입수할 수 없는 것이라고 할 것이다.

(3) 기타 원고 주장에 대한 판단

원고는 문헌에 공지된 미생물도 용이하게 얻을 수 있는 것이라고 주장하나,

앞서 본 바와 같이 구 특허법시행령 제1조 제3항 에 해당하기 위해서는 그 미생물의 존재가 확인되고, 이를 용이하게 입수할 수 있음이 증명되어야 할 것인데, 어떤 미생물이 문헌에 공지된 것에 의하여 그 존재가 확인되었다고는 할 수 있으나, 문헌공지 사실만으로 이를 용이하게 입수할 수 있는 것이라고 볼 수는 없으므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

또한, 원고는 이 사건 출원발명이 외국에서 특허를 받았으므로 명세서 기재 요건을 충족하는 것이라고 주장하나, 우리 나라에서 특허를 받을 수 있는지 여부를 판단함에 있어서는 법제와 관습을 달리하는 다른 나라의 심사례에 구애받을 것은 아니라고 할 것이므로, 원고의 위 주장도 이유 없다.

다. 소결론

따라서 이 사건 출원발명은 관련 미생물이 특허청장이 지정하는 국내기탁기관에 기탁되어 있지 아니하고, 당업자가 이 사건 출원발명의 출원 당시에 벡터인 pD11 및 pBD, 숙주세포인 BHK를 용이하게 입수할 수 있음을 증명할 수 있는 자료도 없으므로, 더 나아가 발명의 상세한 설명 및 도면에 의하여 이들 물질을 이용하여 최종생성물을 제조하는 과정 또는 이들 물질을 이용하는 방법 등에 대한 기재가 있는지 여부에 대하여는 살펴볼 필요도 없이, 이 사건 출원발명의 명세서는 당업자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있지 않다고 할 것이어서, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하다.

3. 결 론

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 없다.