[1] 미생물 기탁 증명서류의 첨부가 특허청장의 보정요구 사항인지 여부(소극)

[2] 미생물을 이용한 발명에 있어서 출발미생물들이 공지의 균주이거나 용이하게 얻을 수 있는 것인 경우, 최종생성물이나 중간생성물의 기탁 요부(소극)

[3] 미생물기탁제도의 적용대상에서 제외되는 공지의 균주인지 여부의 판단 시점(특허출원시)

[1] 구 특허법시행령(1987. 7. 1. 대통령령 제12199호로 개정되기 전의 것) 제1조 제3항 의 규정 취지는 극미의 세계에 존재하는 미생물의 성질상 그 미생물의 현실적 존재가 확인되고 이를 재차 입수할 수 있다는 보장이 없는 한 그 발명을 산업상 이용할 수 있는 것이라 할 수 없기 때문에 신규의 미생물은 이를 출원시에 기탁하게 하고, 다만 그 존재가 확인되고 용이하게 입수할 수 있는 미생물은 기탁할 필요가 없게 한 것인바, 따라서 미생물을 이용한 발명의 출원에 있어서는 그 명세서에 관련 미생물을 용이하게 입수할 수 있음을 입증하거나, 또는 특허청장이 지정한 기탁기관에 관련 미생물을 기탁하였다는 서면을 첨부하여야 하고, 그렇지 아니한 경우에는 이 발명은 미완성 발명으로 인정될 뿐이므로 특허청장이 반드시 그 관련미생물의 기탁에 대하여 보정을 명하여야 하는 것은 아니다.

[2] 발명에 이용된 미생물이 신규의 미생물로 인정되는 경우에는 미생물기탁제도에 관한 구 특허법시행령(1987. 7. 1. 대통령령 제12199호로 개정되기 전의 것) 제1조 제3항 의 취지에 비추어 보아 일응 이를 기탁할 필요성이 있다고 할 것이나, 최종생성물이나 중간생성물은 비록 그 자체가 기탁되어 있지 아니하더라도 이를 생성하는 과정에 필요한 출발미생물들이 공지의 균주이거나 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 얻을 수 있는 것일 경우에는 그 최종미생물이나 중간생성물 자체의 기탁을 요구할 것은 아니다.

[3] 미생물의 기탁은 출원명세서의 기재를 보완하고자 하는 것이어서 그 미생물들이 공지의 균주이거나 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 얻을 수 있는 것인지 여부는 명세서 제출 당시인 출원시를 기준으로 하는 것이고, 그 명세서 공개 당시를 기준으로 판단하는 것은 아니다.

[1] 구 특허법시행령(1987. 7. 1. 대통령령 제12199호로 개정되기 전의 것) 제1조 제2항 , 제3항 ( 현행 제2조 제1항 참조)[2] 구 특허법시행령(1987. 7. 1. 대통령령 제12199호로 개정되기 전의 것) 제1조 제2항 , 제3항 ( 현행 제2조 제1항 참조)[3] 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제8조 제3항 ( 현행 제42조 제3항 참조), 구 특허법시행령(1987. 7. 1. 대통령령 제12199호로 개정되기 전의 것) 제1조 제2항 , 제3항 ( 현행 제2조 제1항 참조)

[1] 대법원 1989. 8. 8. 선고 88후42 판결(공1989, 1362) 대법원 1992. 3. 31. 선고 91후1533 판결(공1992, 1433)

키린-암젠, 인코포레이티드 (소송대리인 변리사 이병문 외 1인)

특허청장

특허청 1996. 2. 29.자 94항원576 심결

상고를 기각한다. 상고비용은 출원인의 부담으로 한다.

상고이유(제출기간을 도과한 상고이유보충서는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 본다.

1. 제1점에 대하여

구 특허법시행령(1983. 11. 5. 대통령령 제11254호) 제1조 제3항 의 규정 취지는 극미의 세계에 존재하는 미생물의 성질상 그 미생물의 현실적 존재가 확인되고 이를 재차 입수할 수 있다는 보장이 없는 한 그 발명을 산업상 이용할 수 있는 것이라 할 수 없기 때문에 신규의 미생물은 이를 출원시에 기탁하게 하고, 다만 그 존재가 확인되고 용이하게 입수할 수 있는 미생물은 기탁할 필요가 없게 한 것인바, 따라서 미생물을 이용한 발명의 출원에 있어서는 그 명세서에 관련 미생물을 용이하게 입수할 수 있음을 입증하거나, 또는 특허청장이 지정한 기탁기관에 관련 미생물을 기탁하였다는 서면을 첨부하여야 하고, 그렇지 아니한 경우에는 이 발명은 미완성 발명으로 인정될 뿐이므로 특허청장이 반드시 그 관련 미생물의 기탁에 대하여 보정을 명하여야 하는 것은 아니다 .

위와 같은 미생물기탁제도의 취지에 비추어 볼 때 미생물 발명에 있어서 미생물의 기탁을 요구하는 것이 특허법에 근거가 없는 것이어서 위헌이라고 볼 수는 없으며, 나아가 미생물의 기탁이 출원명세서 기재의 필수요건이 아니라 보정사유에 지나지 아니한다는 출원인의 주장은 독자적인 견해에 불과하므로, 출원인의 이러한 주장에 대하여 원심이 아무런 판단을 하지 아니하였다고 하여도 이를 가리켜 심결결과에 영향이 있는 판단유탈이라고 볼 수는 없다. 논지는 모두 이유가 없다.

2. 상고이유 제2점에 대하여

발명에 이용된 미생물이 신규의 미생물로 인정되는 경우에는 미생물기탁제도에 관한 위 법령의 취지에 비추어 보아 일응 이를 기탁할 필요성이 있다고 할 것이나, 최종생성물이나 중간생성물은 비록 그 자체가 기탁되어 있지 아니하더라도 이를 생성하는 과정에 필요한 출발미생물들이 공지의 균주이거나 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 얻을 수 있는 것일 경우에는 그 최종미생물이나 중간생성물은 자체의 기탁을 요구할 것은 아니라 할 것이다 ( 당원 1991. 11. 12. 선고 90후2256 판결 , 1992. 5. 8. 선고 91후1656 판결 등 참조).

그러나, 미생물의 기탁은 출원명세서의 기재를 보완하고자 하는 것이어서 그 미생물들이 공지의 균주이거나 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 얻을 수 있는 것인지 여부는 명세서 제출 당시인 출원시를 기준으로 하는 것이고, 그 명세서 공개 당시를 기준으로 판단하는 것은 아니다 .

원심심결 이유를 기록에 비추어 살피건대, 이 사건 미생물에 관한 출원발명의 명세서에 관련 미생물을 지정기탁기관에 기탁한 서면을 첨부하지 아니하였고, 그 출원 당시를 기준으로 하여 볼 때 그 미생물들이 공지의 균주이거나 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 얻을 수 있다는 증명이 없었다고 한 원심의 인정과 판단은 정당하고, 거기에 상고이유로 지적하는 법리오해의 위법은 없다.

이와 배치되는 주장을 하는 상고이유는 받아들일 수 없다.

3. 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자의 부담으로 하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.