가. 미생물 관련 발명에 대한 특허출원에 있어 균주들이 ‘특허절차상 미생물기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트조약’ 제7조 소정의 국제기탁기관에 기탁된 것과 구 특허법시행령(1983.11.5. 대통령령 제11254호로 개정된 것) 제1조 제2항

나. 미생물 관련 발명에 있어 출발미생물들이 공지의 균주이거나 용이하게 얻을 수 있는 것이고, 명세서에 이를 이용하여 중간생성물이나 최종생성물의 제조과정이 용이하게 재현될 수 있도록 기재되어 있는 경우, 그 최종생성물이나 중간생성물의 기탁 요부(소극)

다. 미생물 자체가 특허청구범위에 속하는 것은 아니지만, 특허청구범위를 재현하기 위하여 그 미생물을 이용하여야 하는 경우 이를 기탁하여야 하는지 여부(적극)

가. 미생물관련 발명에 대한 특허출원에 있어 구 특허법시행령(1983.11.5. 대통령령 제11254호로 개정된 것) 제1조 제2항 본문은 미생물의 기탁기관을 특허청장이 지정하는 기관으로만 한정하였는바, 그 후 개정된 특허법시행령(1987.7.1. 대통령령 제12199호) 제2조 제1항 본문은 미생물의 기탁기관으로 특허청장이 지정하는 기관 외에 ‘특허절차상 미생물기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트조약’ 제7조가 규정하는 국제기탁기관을 추가하였으나, 같은법시행령 부칙 제1항 단서에 의하여 위 부다페스트조약에 관한 개정규정은 동 조약이 대한민국에 대하여 효력을 발생하는 날로부터 시행하도록 되어 있으므로(위 조약은 1990.3.부터 발효되었다), 구 특허법시행령 시행 당시 특허출원함에 있어 균주들이 위 부다페스트조약 제7조 소정의 국제기탁기관에 기탁되었다고 하여도 구 특허법시행령 제1조 제2항 이 규정하는 기탁요건을 갖춘 것으로 볼 수 없다.

나. 미생물 관련 발명에 있어 최종생성물이나 중간생성물은 비록 그 자체가 기탁되어 있지 아니하더라도 이를 생성하는 과정에 필요한 출발미생물들이 공지의 균주이거나 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 얻을 수 있는 것이고, 또 명세서에 이를 이용하여 중간생성물이나 최종생성물을 제조하는 과정이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 재현할 수 있도록 기재되어 있는 경우라면 그 최종생성물이나 중간생성물 자체의 기탁을 요구할 것은 아니다.

다. 구 특허법시행령 제1조 제2항 에서 미생물을 이용한 발명에 있어서 출원인에게 이용미생물을 기탁하도록 한 취지는 그 미생물 자체가 특허청구의 범위에 속한 경우에 한정되는 것이 아니고 그 미생물 자체가 특허청구의 범위에 속하는 것은 아니지만 그 명세서에 의하여 특허청구범위를 재현할 수 있기 위하여는 미생물을 반드시 이용하여야 하는 경우에도 그 발명의 분야에서 통상의 기술을 가진 자의 실시가능성 및 반복가능성을 확보하기 위해서는 그 미생물은 반드시 필요하다 할 것이므로 이러한 경우에도 이용미생물의 기탁요건을 충족시켜야 한다.

가.나.다. 구 특허법(1990.1.13. 법률 제4207호로 개정되기 전의 것) 제8조 제3항 , 구 특허법시행령(1983.11.5. 대통령령 제11254호, 1987.7.1. 대통령령 제1299호로 개정되기 전의 것) 제1조 제2항 , 구 특허법시행령(1987.7.1. 대통령령 제12199호, 1990.8.28. 대통령령 제13078호로 개정되기 전의 것) 제2조 제1항 , 부칙(1989.7.1.) 제1항 단서, 특허법시행령 제2조 제1항 , 특허절차상미생물기탁의국제적승인에관한 부다페스트조약 제7조 나.다. 구 특허법 제8조 제4항 나. 구 특허법시행령(1983.11.5. 대통령령 제11254호) 제1조 제3항

가.나. 대법원 1991.8.27. 선고 90후1512 판결(공1991,2439) 나. 대법원 1987.10.13. 선고 87후45 판결(공1987,1720) 1989.8.8. 선고 88후42 판결(공1989,1362)

키린-암겐 인코포레이티드 소송대리인 변호사 박경재

특허청장

주식회사 대웅제약 소송대리인 변리사 윤동열

특허청 1990.10.22. 자 89항원763 심결

상고를 기각한다.

상고비용은 출원인의 부담으로 한다.

출원인 소송대리인의 상고이유를 본다.

1. 제1점에 대하여

(1) 원심결은 그 이유에서, 본원발명은 빈혈치료제인 에리트로포이에틴(EPO)에 관한 것으로서 그 요지는 EPO를 암호화하는 유전자를 단리시켜 이 유전자를 벡터에 재조합시키고 이어서 당해 벡터를 숙주세포에 삽입시켜 형질전환체를 작제하고 이 형질전환체를 배양하여 원하는 EPO를 대량으로 생산해 내는 것인데, 그 필수구성요소인 플라스미드 pDSVL-MkE(원심은 플라스미드 PDSUL-MkE 라고 기재하고 있으나 오기로 보인다) 등은 그 발명의 분야에서 통상의 기술을 가진 자가 용이하게 입수할 수 있는 구체적인 사항이 명세서 등에 기재되어 있지 아니하고 그 용이입수사실을 인정할 수 있는 증거자료가 제시되어 있지 아니하며, 또 숙주세포 COS-1은 국제기탁기관(ATCC)에 기탁된 균주이기는 하나 위 기탁기관은 본원발명의 출원 당시 특허청장이 지정한 기탁기관으로 볼 수 없으므로 본원발명에서의 이용벡터 및 숙주세포는 그 발명의 분야에서 통상의 기술을 가진 자가 용이하게 입수할 수 있는 균주로 인정되지 아니하고 따라서 설사 본원발명의 명세서에 그 발명의 분야에서 통상의 기술을 가진 자가 최종 형질전환체를 용이하게 실시할 수 있도록 그 생산과정을 기재하였다 하더라도 이용미생물을 그 발명의 분야에서 통상의 기술을 가진 자가 용이하게 입수할 수 없는 이상 이를 기탁하였어야 하는데도 이를 기탁하지 아니하였으므로 이는 구 특허법시행령 제1조 제2항 에 위배된 것으로서 원거절사정은 정당하다고 판단하고 있다.

(2) 이 사건 특허출원 당시 시행되던 구 특허법시행령(1983.11.5. 대통령령 제11254호로 개정된 것, 이하 1983.특허법시행령이라 한다) 제1조 제2항 본문은 미생물을 이용한 발명에 대하여 특허출원을 하고자 하는 자는 특허청장이 지정하는 기관에 그 미생물을 기탁하고 그 기탁사실을 증명하는 서면을 출원서에 첨부하여야 한다고 규정함으로써 미생물의 기탁기관을 특허청장이 지정하는 기관으로만 한정하였는바, 그 후 개정된 특허법시행령(1987.7.1.대통령령 제12199호) 제2조 제1항 본문은 미생물의 기탁기관으로 특허청장이 지정하는 기관 외에 특허절차상 미생물 기탁의 국제적 승인에 관한 부다페스트조약 제7조가 규정하는 국제기탁기관을 추가하였으나 같은시행령 부칙 제1항 단서에 의하여 위 부다페스트조약에 관한 개정규정은 위 조약이 대한민국에 대하여 효력을 발생하는 날로 부터 시행하도록 되어 있으므로(위 조약은 1990.3.부터 발효되었다), 이 사건 특허출원에 있어서는 원심결 설시의 관련미생물이 위 부다페스트조약 제7조 소정의 국제기관에 기탁되었다고 하여도 1983. 특허법시행령 제1조 제2항 이 규정하는 기탁요건을 갖춘 것으로 볼 수 없다 고 할 것이고, 다만 1983. 특허법시행령 제1조 제3항 에 의하여 그 미생물이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 얻을 수 있는 것인 때에는 이를 기탁하지 아니할 수 있는 것이다.

(3) 미생물관련발명에 있어 최종생성물이나 중간생성물은 비록 그 자체가 기탁되어 있지 아니하더라도 이를 생성하는 과정에 필요한 출발미생물들이 공지의 균주이거나 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 얻을 수 있는 것이고 또 명세서에 이를 이용하여 중간생성물이나 최종생성물을 제조하는 과정이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 재현할 수 있도록 명세서에 기재되어 있는 경우라면 그 최종생성물이나 중간생성물 자체의 기탁을 요구할 것은 아니라 할 것인바 ( 당원 1987.10.13. 선고 87후45 판결 ; 1991.8.27. 선고 90후1512 판결 등 참조), 기록에 의하여 살펴보면 본원발명에 있어 플라스미드 pDSVL-MkE는 신규 DNA단편을 제조해 내는 과정을 거쳐서 그 신규 DNA단편을 벡터인 플라스미드에 주입하여 재조합된 벡터이므로 플라스미드 pDSVL-MkE 그 자체를 기탁하지 않고 또 용이하게 입수할 수 있는 입수처를 기재하지 않았더라도 명세서의 기재에 의하여 플라스미드 pDSVL-MkE가 제조되는 과정이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 상세하게 기재되어 있고 그 제조과정에 필요한 출발미생물을 그 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 입수할 수 있는 것이라면 플라스미드 pDSVL-MkE 그 자체의 기탁을 반드시 요구하여야 하는 것은 아니라고 할 것이며 이 점에 관하여는 출원인이 원심에서 주장한 바 있으므로 원심으로서는 마땅히 이 점에 관하여 살펴 보았어야 함에도 불구하고 원심이 이에 대하여 판단하지 아니한 채 플라스미드 pDSVL-MkE는 당업자가 용이하게 입수할 수 있는 균주로 인정되지 아니한다고 판단한 것은 원심이 이용미생물인 플라스미드 pDSVL-MkE의 용이입수가능성에 대한 판단을 유탈하였거나 심리를 다하지 아니한 위법이 있다 할 것이다.

(4) 그러나 나아가 기록에 의하여 살펴보면, 본원발명의 명세서에는 원심이 지적한 바와 같은 COS-1 세포를 비롯한 숙주세포를 이용하고 있음을 알 수 있고 그러한 숙주세포를 이용하는 것이 가장 바람직하다고 기재하여 COS-1 세포가 아닌 다른 대체가능한 숙주세포를 이용할 수도 있다고 추단할 수는 있다 하겠으나 본원발명의 기술적 구성에는 반드시 숙주세포를 이용하여야 하는 것이므로 명세서에는 그 이용 숙주세포를 반드시 적시하여야 하는 것이고 그와 같이 적시되는 미생물은 기탁되거나 또는 그 발명의 분야에서 통상의 기술을 가진 자가 용이하게 얻을 수 있는 것이어야 할 것이다.

이 사건에 있어서 관련미생물을 특허청장이 지정하는 기탁기관에 전혀 기탁하지 아니한 사실은 기록상 명백한 바, 본원발명의 명세서에는 원심이 적시한 숙주세포인 COS-1 세포는 부다페스트조약에 따른 국제기탁기관인 미국의 ATCC에 기탁되어 있다고 기재되어 있을 뿐이고 달리 COS-1 세포를 비롯한 숙주세포가 소론과 같이 시판되거나 용이하게 입수할 수 있는 것이라고 인정할 만한 증거를 찾아볼 수 없으므로 결국 본원발명에 필요하다고 원심이 지적한 숙주세포인 COS-1 세포 또는 이와 대체할 수 있는 숙주세포를 기탁하지 아니한 것은 1983. 특허법시행령 제1조 제2항 및 제3항 의 요건을 충족시키지 못한 것이라 할 것이고 따라서 원심이 이 점에 관하여 숙주세포인 COS-1 세포 또는 이에 대체 할 수 있는 숙주세포를 당업자가 용이하게 입수할 수 있는 것이 아니라는 취지로 판단한 것은 이를 수긍할 수 있고 거기에 소론이 지적하는 바와 같이 COS-1 세포 또는 이에 대체할 수 있는 숙주세포의 용이 입수가능성에 관한 심리미진 또는 판단유탈의 위법이 있다고 할 수 없다.

(5) 그런데 본원발명이 특허사정될 수 없다는 원심결의 결론은 플라스미드 pDSVL-MkE가 기탁되지 않았다는 사유와 COS-1 등의 숙주세포가 기탁되지 않았다는 사유를 모두 그 이유로 삼고 있는 것이어서 플라스미드 pDSVL-MkE가 본원발명의 명세서에 의하여 용이하게 얻을 수 있는 미생물이라고 밝혀져서 그 기탁을 요하지 아니하는 것이라 하더라도 위에서 본 바와 같이 본원발명에서 반드시 이용하여야 하는 COS-1 등의 숙주세포가 그 기탁요건을 충족시키지 못하는 한 거절사정될 수 밖에 없는 것이므로 본원발명이 특허사정을 받을 수 없다는 원심의 결론은 옳고 소론은 결국 모두 이유없음에 돌아간다.

2. 제2점에 대하여

1983. 특허법시행령 제1조 제2항 에서 미생물을 이용한 발명에 있어서 출원인에게 이용미생물을 기탁하도록 한 취지는 그 미생물 자체가 특허청구의 범위에 속한 경우에 한정되는 것이 아니고 그 미생물 자체가 특허청구의 범위에 속하는 것은 아니지만 그 명세서에 의하여 특허청구범위를 재현할 수 있기 위하여는 미생물을 반드시 이용하여야 하는 경우에도 그 발명의 분야에서 통상의 기술을 가진 자의 실시가능성 및 반복가능성을 확보하기 위해서는 그 미생물은 반드시 필요하다 할 것이므로 이러한 경우에도 이용미생물의 기탁요건을 충족시켜야 한다는 것으로 볼것인 바, 본원발명의 특허청구의 범위(최종적으로 정리된 것)기재에 의하면 본원발명은 출발 DNA를 플라스미드에 재조합한 다음 숙주세포를 형질전환시켜 생성한 폴리펩티드를 제조해 내는 방법, 그 폴리펩티드로 생성한 약학적 조성물 등 플라스미드와 숙주세포를 이용하여 재조합 및 형질전환시켜서 생성되는 물질 및 제조방법 등이 특허청구범위에 포함되어 있음을 알 수 있으며 이와 같은 특허청구범위를 실시하기 위하여는 반드시 플라스미드 및 숙주세포를 이용해야 하는 것이므로 본원발명에 있어서는 플라스미드 및 숙주세포의 기탁요건을 반드시 충족하여야 한다고 할 것이다.

그와 같은 취지의 원심판단은 정당하고 거기에 심리미진, 판단유탈이나 미생물기탁에 관한 법리오해의 위법이 있다고 할 수 없다. 논지는 이유없다.

3. 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자의 부담으로 하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.