가. 구 상표법(1990.1.13. 법률 제4210호로 전문 개정되기 전의 것) 제12조 소정의 연합상표제도의 취지

나. 같은 법 제8조 제2항 에 의하여 어느 상표가 등록되었다면 그 상표를 기본상표로 한 연합상표의 출원, 등록도 허용되어야 할 것인지 여부(적극) 및이 경우 연합상표의 등록요건으로 그 연합상표 자체가 반드시 특별현저성을 갖추어야 할 것인지 여부(소극)

다. [새우깡]이라는 세로로 표기한 기본상표가 특별현저성이 없는 것이라하여도 장기간 사용으로 같은 법 제8조 제2항 소정의 특별현저성을 취득한 상표이어서 [새우깡]문자와 새우도형을 결합한 등록상표가 그 연합상표로서 등록될 수 있다고 한 사례

라. 위 ‘다’항의 등록상표가 그 지정상품에서 건과자를 지정하고 있는 취지가 바로 수요자 간에 현저하게 인식된 기본상표에 있어서의 새우로 만든 건과자를 지정한 것이라고 못 볼 바가 아니므로 수요자들에게 상품품질을 오인케 할 염려가 없다고 한 사례

마. 어느 기술적 표장이 같은 법 제8조 제2항 에 의하여 등록이 되었다면 이러한 등록상표에 관한 한 그 상표권은 같은 법 제26조 제2호 소정의 상표에도 그 효력을 미칠 수 있는지 여부(적극)

바. 같은 법 제8조 제2항 에 의하여 등록된 상표를 기본상표로 한 연합상표에 있어서 그 기본상표 해당부분의 특별현저성 유무(적극)

사. (가)호 표장인 [삼양새우깡]이 위 '다'항의 기본상표의 연합상표인 등록상표의 권리범위에 속한다고 한 사례

가. 구 상표법(1990.1.13. 법률 제4210호로 전문 개정되기 전의 것) 제12조 에 의하여 상표권자 또는 상표등록출원자가 자기의 등록상표나 등록출원한 상표에 유사한 상표로서 그 지정상품과 동일구분 내의 상품에 사용하는 것에 대하여 등록이 허용되는 연합상표제도는 자기 상표의 보호를 위하여 미리 그 금지권의 범위 내에 속하는 유사한 상표를 전용권으로 확보하여 둠으로써 자기상표의 침해에 대한 명확신속한 조치를 취할 수 있는 방어적 기능을 부여하여 유사상표에 관한 분쟁을 미연에 방지하고자 함에 있는 것이다.

나. 같은 법 제19조 에 의하여 상표권의 등록주의를 채택하고 있는 우리 상표법 하에서 연합상표는 기본상표와 마찬가지로 그 등록 전에 반드시 사용되었음을 요하는 것은 아니지만 이러한 등록주의에 대한 예외로서 상표법은 어느 상표가 같은 법 제8조 제1항 제3호 , 제5호 또는 제6호 에 해당되어 등록이 될 수 없는 것이더라도 그 상표를 출원 전에 사용한 결과 수요자 간에 그 상표가 누구의 상표인가가 현저하게 인식되었을 경우에는 같은 조 제2항 에 의하여 등록을 받을 수 있다고 규정하고 있는바, 어느 상표가 같은 조 제2항 에 의하여 등록이 되었다면 그 상표를 기본상표로 한 연합상표의 출원, 등록도 허용되어야 한다고 할 것이고, 이 경우의 연합상표의 등록요건으로 기본상표가 같은 조 제2항 에 의하여 등록된 것이라는 요건은 충족되어야 한다 할 것이지만, 위 “가”항과 같은 연합상표의 존재근거에 비추어 그 연합상표 자체가 반드시 특별현저성을 갖추어야 하는 것은 아니라고 할 것이다.

다. [새우깡]이라는 문자를 세로로 표기한 문자상표인 기본상표가 지정상품의 원재료 표시인 [새우]라는 문자와 과자업계의 관용화된 표장이라고 어느정도 수긍이 가는 [깡]이라는 문자가 결합된 것이어서 같은 법 제8조 제1항 제3호 에 의하여 특별현저성이 없는 것이라 하더라도 1973년 이래 장기간 사용되어 수요자 간에 누구의 상표인가가 현저하게 인식됨으로써 같은 조 제2항 소정의 특별현저성을 취득한 상표이므로 위 [새우깡]문자와 구부린 새우도형을 결합한 등록상표가 같은 조 제1항 제3호 에 의하여 특별현저성이 부인되거나 같은 조 제2항 에 따라 장기간 사용되어 수요자들에게 누구의 상표인가가현저하게 인식된 것이 아니라 하더라도 위 기본상표의 연합상표로 등록될 수있다고 한 사례.

라. 위 “다”항의 등록상표들의 기본상표가 1973년 이래 새우로 만들지 아니한 건과자류에는 전혀 사용하지 아니한 채 오로지 새우로 만든 건과자에 사용된 결과 수요자 간에 누구의 상표인가 현저하게 인식하게 된 상표일 뿐만 아니라 그 지정상품이 새우로 만든 건과자라는 것 또한 수요자들이 현저하게 인식하게 되었다는 점에 비추어 볼 때 이러한 기본상표의 연합상표로 출원, 등록된 상표가 그 지정상품에서 건과자를 지정하고 있는 취지도 바로 수요자 간에 현저하게 인식된 기본상표에 있어서의 새우로 만든 건과자를 지정한 것이라고 못볼 바가 아니므로 등록상표가 수요자들에게 상품품질을 오인케 할 염려가 없다고 한 사례.

마. 어느 상표가 같은 법 제8조 제1항 제3호 소정의 기술적 표장이더라도 같은 조 제2항 에 의하여 등록이 된 경우라면 그 등록상표는 같은 항에 의하여 특별현저성을 갖추게 된 것이어서 상표권자는 그 등록상표를 배타적으로 사용할 수 있는 권리를 가지게 되었다고 볼 것이고, 같은 법 제26조 제2호 가 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품의 보통명칭, 산지, 판매지, 품질, 원자재, 효능, 용도, 수량, 형상, 가격 또는 생산방법, 가공방법, 사용방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에는 등록상표권의 효력이 미치지 아니한다고 규정하고 있지만 만일 어느 기술적 표장이 같은 법 제8조 제2항 에 의하여 등록이 되었다면 이러한 등록상표는 같은 항에 의하여 특별현저성을 갖추게 된 것이어서 이러한 등록상표에 관한 한 그 상표권은 위 제26조 제2호 소정의 상표에도 그 효력을 미칠 수 있다고 보아야 할 것이고 따라서 그 상표권자는 위 제26조 제2호 의 규정에 불구하고 타인이 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 상표로서 사용하는 것을 금지시킬 수 있다고 할 것이다.

바. 연합상표는 사용실적을 요하는 것이 아니므로 연합상표 자체가 같은 법 제8조 제1항 에 의하여 특별현저성이 없는 것이라 하더라도 그 기본상표가 같은 조 제2항 에 의하여 등록되었다면 이 등록상표는 같은 항에 의하여 특별현저성을 갖추게 되는 것이고 그 상표를 기본상표로 한 연합상표에 있어서도 그 기본상표 해당부분의 특별현저성은 부정될 수 없을 것이다.

사. 위 “다”항의 기본상표 [새우깡]이 같은 법 제8조 제2항 에 의하여 등록된 이상, 그 연합상표로서 새우도형부분이 포함된 등록상표의 문자부분 [새우깡]도 같은 조 제2항 소정의 특별현저성을 갖추게 되었고 따라서 (가)호 표장인 [삼양새우깡] 중의 [새우깡]부분에도 그 효력이 미친다고 할 것이므로 (가)호 표장이 [새우깡]부분 이외에 상품출처 표시인 [삼양]이 결합되어 있다 하더라도 특별현저성이 있는 [새우깡]부분이 동일하여 양 상표는 서로 유사한 상표이고 (가)호 표장은 등록상표의 권리범위에 속한다고 한 사례.

가.나.다.라.바.사. 구 상표법(1990.1.13. 법률 제4210호로 전문 개정되기 전의 것) 제12조 나.다.마.바.사. 같은 법 제8조 제1항 , 제2항 라. 같은 법 제9조 제1항 제11호 마. 같은 법 제26조 제2호

가. 대법원 1987.4.28. 선고 86후173 판결(공1987,895) 다. 대법원 1990.12.21. 선고 90후38 판결(공1991,635) 마. 대법원 1992.5.12. 선고 91후97 판결(동지) 1992.5.12. 선고 91후103 판결(동지)

삼양식품공업주식회사 소송대리인 변호사 정기승 외 1인

주식회사 농심 소송대리인 변호사 장경찬 외 5인

특허청 1988.7.15. 자 86항당4,5,22 심결

원심결을 파기하고 사건을 특허청 항고심판소에 환송한다.

변호사 1, 변호사 2, 변리사 1, 변리사 2, 변리사 3, 변리사 4의 각 상고이유를 함께 판단한다.

(1) 상표등록무효심판청구부분에 대하여

(가) 원심결 이유에 의하면 원심은 연합상표의 등록요건은 기본상표와는 따로 개별적으로 판단하여야 한다는 전제 하에 피심판청구인의 [새우깡]이라는 문자를 세로로 표기한 문자상표인 (기본상표 번호 1 생략)의 연합상표들인 본건 등록상표들은 원형내부에 구부린 새우모양을 그려넣은 도형부분과 [새우깡]이라는 문자부분이 결합되어 이루어진 상표로서 그 중 도형 부분은 새우의 형상을 표현한 것에 불과하고 문자부분 역시 원자재를 표시하는 [새우]라는 단어와 과자류에 대한 관용표장인 [깡]이라는 단어로 구성되어 있어 이를 따로따로 분리하여 관찰하거나 일련불가분적으로 전체로서 관찰하더라도 지정상품인 상품구분 제3류 건과자, 비스켓, 엿, 건빵, 캐러멜, 식빵, 과당과 관련지어 볼 때 본건 등록상표들은 지정상품의 품질 또는 원자재를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장으로 인식되고 또 본건 등록상표들을 새우가 원자재로 함유되지 아니한 지정상품에 사용할 경우에는 일반수요자들이 지정상품에 새우가 포함된 것으로 그 품질을 오인케 할 염려가 있으므로 본건 등록상표들은 구 상표법(1990.1.13. 법률 제4210호로 개정되기 이전의 것, 이하 같다) 제8조 제1항 제3호 및 제9조 제1항 제11호 에 의하여 그 등록무효를 면할 수 없다고 판단하였다.

(나) 구 상표법 제12조 에 의하여 상표권자 또는 상표등록출원자가 자기의 등록상표나 등록출원한 상표에 유사한 상표로서 그 지정상품과 동일구분 내의 상품에 사용하는 것에 대하여 등록이 허용되는 연합상표제도는 자기상표의 보호를 위하여 미리 그 금지권의 범위 내에 속하는 유사한 상표를 전용권으로 확보하여 둠으로써 자기상표의 침해에 대한 명확신속한 조치를 취할 수 있는 방어적 기능을 부여하여 유사상표에 관한 분쟁을 미연에 방지하고자 함에 있는 것인 바( 당원 1987.4.28. 선고 86후173 판결 참조), 같은 법 제19조 에 의하여 상표권의 등록주의를 채택하고 있는 우리 상표법 하에서 연합상표는 기본상표와 마찬가지로 그 등록 전에 반드시 사용되었음을 요하는 것은 아니라 할 것이다 .

한편 이러한 상표권의 등록주의에 대한 예외로서 상표법은 어느 상표가 지정상품의 성질을 표시하는 기술적 표장에 해당되는 것이어서 구 상표법 제8조 제1항 제3호 에 해당되는 것이거나 같은항 제5호 또는 제6호 에 해당되어 등록이 될 수 없는 것이더라도 그 상표를 출원 전에 사용한 결과 수요자간에 그상표가 누구의 상표인가를 현저하게 인식되었을 경우에는 같은조 제2항 에 의하여 등록을 받을 수 있다고 규정하고 있는 바, 어느 상표가 같은조 제2항 에의하여 등록이 되었다면 그 상표를 기본상표로 한 연합상표의 출원, 등록도허용되어야 한다고 할 것이고, 이 경우의 연합상표의 등록요건으로 기본상표가 같은조 제2항 에 의하여 등록된 것이라는 요건은 충족되어야 한다 할 것이지만, 앞서 설시한 바와 같은 연합상표의 존재근거에 비추어 그 연합상표 자체가 반드시 특별현저성을 갖추어야 하는 것은 아니라고 할 것이다 .

기록에 의하면 본건 등록상표들은 [새우깡]이라는 문자를 세로로 표기한 문자상표인 (기본상표 번호 1 생략)의 연합상표들인 데 위 기본상표는 지정상품의 원재료 표시인 [새우]라는 문자와 과자업계의 관용화 된 표장이라고 어느 정도 수긍이 가는 [깡]이라는 문자가 결합된 것이어서 같은 조 제1항 제3호 에 의하여 특별현저성이 없는 것이라 하더라도 1973년 이래 장기간 사용되어 수요자 간에 누구의 상표인가를 현저하게 인식됨으로써 같은 조 제2항 소정의 특별현저성을 취득한 상표임을 알 수 있으므로( 당원 1990.12.21. 선고 90후38 판결 참조), 앞서 설시한 취지에 의하여 위 [새우깡]문자와 구부린 새우도형을 결합한 본건 등록상표들이 같은 조 제1항 제3호 에 의하여 특별현저성이 부인되거나 같은 조 제2항 에 따라 장기간 사용되어 수요자들에게 누구의 상표인가를 현저하게 인식된 것이 아니라 하더라도 위 기본상표의 연합상표로 등록될 수 있다고 할 것인 바, 원심은 이와 달리 같은 조 제2항 에 의하여 등록된 기본상표의 연합상표에 있어서도 기본상표와 마찬가지로 그 상표를 장기간 사용한 결과 수요자들에게 누구의 상표인가를 현저하게 인식되었음을 요한다는 전제 하에 이러한 전제요건을 갖추지 아니한 본건 등록상표들은 같은 조 제1항 제3호 에 의하여 그 특별현저성이 부인될 수 밖에 없어서 그 등록무효를 면치 못한다고 판단하였으니 원심결에는 같은 조 제2항 에 의하여 등록된 기본상표에 관한 연합상표의 등록요건에 관한 법리를 오해하여 심결결과에 영향을 미친 위법이있다 할 것이고 이 점을 지적하는 논지는 이유 있다.

(다) 기록에 의하여 살펴보면 본건 등록상표들은 그 지정상품으로 상품구분 제3류 건과자를 지정하고 있으므로(원래 지정상품으로 건과자 이외에 비스켓, 엿, 건빵, 캐러멜, 식빵, 과당을 지정하였다가 1987.1.9. 건과자 이외의 지정상품의 등록을 말소하여 지정상품을 축소하였다) 문면상 지정상품에는 새우로 만들지 아니한 건과자가 포함되어 있다 할 것이고 이와 같이 새우로 만들지 아니한 건과자에 본건 등록상표들을 사용하게 되면 그 상품이 새우로 만든것으로 오인할 염려가 없지 않다고 문리해석될 여지가 있다 할 것이나, 본건 등록상표들의 기본상표는 1973년 이래 새우로 만들지 아니한 건과자류에는 전혀 사용하지 아니한 채 오로지 새우로 만든 건과자에 사용된 결과 수요자간에 누구의 상표인가를 현저하게 인식하게 된 상표일 뿐만 아니라 그 지정상품이 새우로 만든 건과자라는 것 또한 수요자들이 현저하게 인식하게 되었다는 점에 비추어 볼 때 이러한 기본상표의 연합상표로 출원, 등록된 본건 등록상표들이 그 지정상품에서 건과자를 지정하고 있는 취지도 바로 수요자간에 현저하게 인식된 기본상표에 있어서의 새우로 만든 건과자를 지정한 것이라고 못볼바가 아니므로 본건등록상표들이 수요자들에게 상품품질을 오인케 할 염려가 있다고 할 수 없다 할 것이다 . 따라서 본건등록상표들이 상품품질을 오인할 염려가 있다고 판단한 원심결에 구 상표법 제9조 제1항 제11호 에 관한 법리를 오해하여 심결결과에 영향을 미친 위법이 있다는 논지는 이유 있다.

(2) 권리범위확인심판청구부분에 대하여

(가) 원심결의 이유에 의하면 원심은 문자나 도형이 결합되어 있는 상표에 있어 각 구성부분을 분리하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있다고 인정되지 아니할 경우에는 구성부분 중 그 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수 있는 것이므로 본건 등록상표 1과 (가)호 표장을 대비관찰함에 있어서 본건 등록상표 1은 구부린 새우의 도형 또는 새우깡으로, (가)호 표장은 삼양 또는 새우깡으로 간략하게 호칭될 경우에 새우깡 문자부분이 동일유사하다 할 것이나 새우깡 문자부분은 지정상품의 원자재를 표시하는 새우와 관용표장인 깡이 결합된 것이어서 구 상표법 제26조 제2호 , 3호 (원심설시의 제26조 제2항 및 제3항은 제26조 제2호 및 제3호의 오기인 것으로 보인다)에 의하여 본건 등록상표 1의 효력이 미치지 아니하는 부분이고, 그 이외에 본건등록상표 1은 새우도형 부분이 있고, (가)호표장은 삼양부분이 있음으로 인하여 양 상표는 상품의 출처를 혼동할 우려가 없으므로 양 상표는 서로 비유사한 상표이어서 (가)호 표장은 본건등록상표 1의 권리범위에 속하지 아니한다고 판단하였다.

(나) 어느 상표가 같은 법 제8조 제1항 제3호 소정의 기술적 표장이더라도 같은 조 제2항 에 의하여 등록이 된 경우라면 그 등록상표는 같은 항에 의하여 특별현저성을 갖추게 된 것이어서 상표권자는 그 등록상표를 배타적으로 사용할 수 있는 권리를 가지게 되었다고 볼 것이고 따라서 타인이 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 상표로서 사용하는 것을 금지시킬 수 있는 것이라고 보아야 할 것이며, 같은 법 제26조 제2호 가 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품의 보통명칭, 산지, 판매지, 품질, 원자재, 효능, 용도, 수량, 형상, 가격 또는 생산방법, 가공방법, 사용방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에는 등록상표권의 효력이 미치지 아니한다고 규정하고 있지만 만일 어느 기술적 표장이 같은법 제8조 제2항 에 의하여 등록이 되었다면 이러한 등록상표는 같은 항에 의하여 특별현저성을 갖추게 된 것이어서 이러한 등록상표에 관한 한 그 상표권은 위 제26조 제2호 소정의 상표에도 그 효력을 미칠수 있다고 보아야 할 것이고 따라서 그 상표권자는 위 제26조 제2호 의 규정에 불구하고 타인이 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 상표로서 사용하는 것을 금지시킬 수 있다고 할 것이다 .

그리고 연합상표는 사용실적을 요하는 것이 아니므로 연합상표 자체가 같은 법 제8조 제1항 에 의하여 특별현저성이 없는 것이라 하더라도 그 기본상표가 같은 조 제2항 에 의하여 등록되었다면 이 등록상표는 같은 항에 의하여 특별현저성을 갖추게 되는 것이고 그 상표를 기본상표로 한 연합상표에 있어서도 그 기본상표 해당부분의 특별현저성은 부정될 수 없을 것이다.

(다) 돌이켜 이 사건을 보면, 피심판청구인의 기본상표 [새우깡]이 같은 조 제2항 에 의하여 등록된 이상, 그 연합상표인 본건 등록상표 1의 문자부분 [새우깡]도 같은 조 제2항 소정의 특별현저성을 갖추게 되었고 따라서 심판청구인의 (가)호 표장인 [삼양새우깡] 중의 [새우깡]부분에도 그 효력이 미친다고 할 것이므로 (가)호 표장이 [새우깡]부분 이외에 상품출처 표시인 [삼양]이 결합되어 있다 하더라도 특별현저성이 있는 [새우깡]부분이 동일하여 양 상표는 서로 유사한 상표이고 (가)호 표장은 본건 등록상표 1의 권리범위에 속한다 할 것인 바 , 원심은 이와 견해를 달리하여 본건 등록상표 1의 문자부분 [새우깡]을 같은 조 제2항 에 의하여 특별현저성이 있는 부분으로 보지 아니하고 단순히 같은 조 제1항 3호 에 의하여 특별현저성이 없다는 전제 하에 같은 법 제26조 제2호 , 3호 를 들어 양 상표는 비유사상표이며 (가)호 표장은 본건등록상표 1의 권리범위에 속하지 아니한다고 판단하였으니 원심결에는 구 상표법 제8조 제2항 에 의하여 등록된 기본상표의 연합상표의 권리범위에 관한 법리를 오해하여 심결결과에 영향을 미친 위법이 있다 할 것이고 이 점을 지적하는 논지는 이유 있다.

(3) 그러므로 다른 상고이유에 대하여 판단을 생략한 채 원심결을 파기 하고 사건을 특허청 항고심판소에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.