[1] 상표법 제51조 제1항 제2호 에서 정한 ‘등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품의 보통명칭 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표’에 해당하는지 여부의 판단 기준 및 판단 기준 시기(=심결시)

[2] 기술적 상표가 등록된 이후에 사용에 의하여 상표법 제6조 제2항 에서 정한 ‘특별현저성’을 취득한 경우, 그 상표권의 효력이 상표법 제51조 제2호 에서 정한 ‘등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품의 보통명칭 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표’에 미치는지 여부(적극)

[3] 확인대상표장 “한라봉 초콜릿”은 ‘한라봉’이라는 문자 표장을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 경우에 해당한다고 한 사례

[4] 상표법 제6조 제2항 에서 정한 상표등록 요건으로서의 ‘사용에 의한 식별력의 취득’에 관한 증명의 정도

[5] 등록상표 “ ”은 상표법 제6조 제2항 에서 정한 ‘사용에 의한 식별력’을 취득하였다고 볼 수 없다고 한 사례

[1] 상표법 제51조 제1항 제2호 규정의 취지는, 상품의 기술적 표시는 통상적으로 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점 배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청 및 이와 같은 표장은 본질적으로 자타상품의 식별력이 없는 것이어서 이를 상표로 허용할 경우에는 타인의 동종 상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 있다. 그러므로 어느 표장이 이에 해당하는지의 여부는 그 표장이 지니고 있는 관념·사용상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하고, 상표권의 권리범위확인심판에서 확인대상표장이 위 규정에 해당하는지 여부는 심결시를 기준으로 하여 판단하여야 한다.

[2] 기술적 표장이 상표법 제6조 제2항 에 의하여 등록이 되었다면 그러한 등록상표는 같은 항에 의하여 특별현저성을 갖추게 된 것이어서 상표권자는 그 등록상표를 배타적으로 사용할 수 있는 권리를 가지게 되었다고 볼 것이며, 그러한 등록상표에 관한 한 그 상표권은 상표법 제51조 제1항 제2호 에서 정한 상표에도 그 효력을 미칠 수 있다고 보아야 하므로, 그 상표권자는 상표법 제51조 제1항 제2호 의 규정에 불구하고 타인이 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 상표로서 사용하는 것을 금지시킬 수 있고, 이는 기술적 상표가 등록된 이후에 사용에 의하여 상표법 제6조 제2항 에서 규정한 특별현저성을 취득한 경우에도 마찬가지라고 봄이 상당하다.

[3] 확인대상표장 “한라봉 초콜릿”은 단순히 사용상품인 ‘초콜릿’ 앞에 ‘한라봉’이라는 문자가 기재되어 있는 형태이므로, ‘한라봉’이라는 문자 표장을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 경우에 해당한다고 한 사례.

[4] 상표법 제6조 제2항 에서 상표를 출원 전에 사용한 결과 수요자 간에 그 상표가 누구의 상표인가가 현저하게 인식되어 있을 경우 같은 조 제1항 의 규정에 불구하고 등록을 받을 수 있도록 규정한 취지는, 원래 특정인에게 독점사용시킬 수 없는 표장에 대세적인 권리를 부여하는 것이므로 그 기준은 엄격하게 해석·적용되어야 한다. 그러므로 수요자간에 그 상표가 누구의 상표인지 현저하게 인식되었다는 사실은 그 상표가 어느 정도 선전·광고된 사실이 있다거나 또는 외국에서 등록된 사실이 있다는 것만으로는 이를 추정할 수 없고 구체적으로 그 상표 자체가 수요자 간에 현저하게 인식되었다는 것이 증거에 의하여 명확하게 되어야 한다.

[5] 등록상표 “ ”은 심결시 수요자간에 누구의 상표인가가 현저하게 인식되어 있다고 보기에 부족하므로, 상표법 제6조 제2항 에서 정한 ‘사용에 의한 식별력’을 취득하였다고 볼 수 없다고 한 사례.

[1] 상표법 제51조 제1항 제2호 [2] 상표법 제6조 제2항 , 제51조 제1항 제2호 [3] 상표법 제51조 제1항 제2호 [4] 상표법 제6조 제2항 [5] 상표법 제6조 제2항

[1] 대법원 2003. 1. 24. 선고 2002다6876 판결 (공2003상, 711) 대법원 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결 (공2004하, 1552) 대법원 2006. 1. 26. 선고 2005후2595 판결 [2] 대법원 1992. 5. 12. 선고 88후974, 981, 998 판결 (공1992, 1858) 대법원 1996. 5. 13.자 96마217 결정 (공1996하, 1828) [4] 대법원 1999. 9. 17. 선고 99후1645 판결 (공1999하, 2215) 대법원 2003. 5. 16. 선고 2002후1768 판결 (공2003상, 1375)

주식회사 코롬방제과 (소송대리인 법무법인 화우 담당변호사 최공웅외 2인)

주식회사 제주오렌지 (소송대리인 변리사 진훈태)

2010. 2. 26.

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

특허심판원이 2009. 9. 29. 2009당1132호 사건에 관하여 한 심결 을 취소한다.

1. 기초사실

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

가. 이 사건 등록상표

(1) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2004. 1. 6./ 2004. 11. 25./ 제0600698호

(2) 구성 :

(3) 지정상품 : 상품류 구분 제30류의 감초과자, 강정, 건(건)과자, 건빵, 냉동요구르트얼음과자, 누가, 다식, 도넛, 드롭스, 땅콩과자, 러스크(Rusk), 롤리팝, 마지팬(Marzipan), 마카롱(Macaroons), 맥아비스킷, 바바로아, 박하사탕과자, 볼로, 봉봉과자, 비스킷, 비의료용 추잉 검, 빙과용 셔벗, 사탕과자, 사탕조림, 산자, 쇼트브레드, 슈크림, 식용 캔디, 아몬드과자, 아이스캔디, 아이스케이크, 아이스크림, 약(약)과자, 양갱, 얼음사탕, 엿, 와플(Waffles), 웨이퍼스, 전과, 젤리과자, 초콜릿, 카스타드, 캐러멜캔디, 케이크, 케이크의 식용 장식품, 케이크페이스트, 콘칩, 쿠키, 크래커, 크레이프, 크리스마스트리장식용 과자, 타트(Tarts), 타피, 토르티야(Tortillas), 파이, 파테(Pate), 팝콘, 패스티, 패스틸(Pastilles), 팬케이크, 퍼프드라이스, 페이스트리(Pastries), 페티볼(Petit-beurre)비스킷, 페티스포(Petits fours), 편강, 퐁당(Fondants), 푸딩, 프랄린(Pralines), 할바(Halvah), 핫케이크, 단팥빵, 롤빵, 만두, 머핀, 무발효빵, 빵가루, 생강빵, 식빵, 잼빵, 카스텔라빵, 크림빵, 햄버거용 빵, 호떡, 곡물소시지, 곡물수프, 곡분제 페이스트, 국수, 귀리플레이크, 냉면, 당면, 도시락밥, 라면, 라비올리(Ravioli), 리본버미첼리(Ribbon vermicelli), 마카로니, 만두피, 밀기울, 버미첼리(Vermicelli), 빈대떡, 샌드위치, 스파게티, 오트밀, 초밥, 콘플레이크, 쿠스쿠스(Couscous), 키쉬(Quiches), 타불레(Tabboulea), 타코(Tacos), 토스트, 파스타(Pasta), 피자, 핫도그, 대용커피, 밀크커피, 밀크코코아, 초콜릿음료, 커피음료, 코코아음료, 스프링 롤, 커피, 코코아

(4) 권리자 : 원고

나. 확인대상표장

(1) 구성 : 한라봉 초콜릿

(2) 사용상품 : 초콜릿

(3) 사용자 : 피고

다. 이 사건 심결의 경위

(1) 피고는 2009. 5. 11. 특허심판원에, 이 사건 등록상표 “ ”은 감귤의 품종명으로서 과일 자체로도 유통되고 있지만, 과즙형태 또는 분말형태로 가공되어 각종 과자류 또는 음식에 첨가되거나, 쨈, 주스 형태로 가공되어 널리 유통되고 있고, 확인대상표장인 “한라봉 초콜릿”은 제주의 특산품으로서 한라봉을 주원료로 한 초콜릿을 지칭하는 명칭으로 실제 사용되어 일반 수요자에게 인식되어 있으므로 확인대상표장은 상표법 제51조 제1항 제2호 에 해당하여 이 사건 등록상표와 대비할 필요도 없이 그 권리범위에 속하지 아니한다고 주장하면서, 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다.

(2) 특허심판원은 위 심판청구사건을 2009당1132호 로 심리한 후 2009. 9. 29. 일반 수요자들에게 ‘한라봉’은 사용상품인 ‘초콜릿’과 관련하여 ‘한라봉을 넣어 만든 초콜릿’ 또는 ‘한라봉 맛이 나는 초콜릿’으로 직감될 것이므로 확인대상표장 중 ‘한라봉’ 부분은 사용상품인 ‘초콜릿’의 원재료를 보통으로 사용하는 방법만으로 표시한 표장에 해당된다는 이유로, 피고의 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

2. 당사자의 주장

원고는, ① ‘한라봉’이 이 사건 등록상표의 출원 내지 등록 당시에는 일반인들에게 널리 알려져 있지도 않았을 정도이므로 초콜릿의 원재료로 사용된다고 인식되지 않아 기술적 표장에 해당하지 않고, ② 피고가 실제로 확인대상표장을 제품의 포장에 사용할 때에는 ‘한라봉 초콜릿’이라는 부분을 함께 사용되는 ‘제주하르방’이라는 문자 부분에 비해 상대적으로 크게 표시하고 그 중 ‘한라봉’이라는 글자는 빨간색으로 부각시키고 있어서, 확인대상표장은 원재료를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 경우에 해당하지 않을 뿐만 아니라, ③ 더욱이 ‘한라봉’은 이 사건 등록상표의 등록 이후 원고의 지속적인 사용으로 사용에 의한 식별력이 취득된 것이어서, 수요자 간에 그 상표가 누구의 업무에 관련된 상품을 표시하는 것인가가 현저하게 인식되는 상표이므로, 이 사건 등록상표의 권리는 상표법 제51조 제2호 소정의 표장에도 그 효력을 미칠 수 있는 것이라고 주장하면서, 이 사건 심결의 취소를 구한다.

이에 대하여 피고는, 확인대상표장의 ‘한라봉’이라는 문자는 사용상품의 원재료를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에 해당하고, ‘한라봉’은 사용에 의한 식별력을 취득하지 못한 상표이므로, 확인대상표장에 대하여 이 사건 등록상표의 상표권의 효력이 미치지 않는다고 다툰다.

3. 확인대상표장이 상표법 제51조 제1항 제2호 에 해당하는지 여부에 관한 판단

가. 확인대상표장 중 ‘한라봉’ 부분이 사용상품인 ‘초콜릿’의 원재료를 직감하게 하는지 여부

상표법 제51조 제1항 제2호 는 “등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품의 보통명칭, 산지, 품질, 원재료, 효능, 용도, 수량, 형상(포장의 형상을 포함한다), 가격 또는 생산방법, 가공방법, 사용방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표”에는 상표권의 효력이 미치지 않는다고 규정하고 있는데, 이러한 규정의 취지는, 상품의 기술적 표시는 통상적으로 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점 배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청 및 이와 같은 표장은 본질적으로 자타상품의 식별력이 없는 것이어서 이를 상표로 허용할 경우에는 타인의 동종 상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 이유가 있는 것이므로, 어느 표장이 이에 해당하는지의 여부는 그 표장이 지니고 있는 관념·사용상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 할 것이고( 대법원 2003. 1. 24. 선고 2002다6876 판결 , 대법원 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결 , 대법원 2006. 1. 26. 선고 2005후2595 판결 참조), 또한 상표권의 권리범위확인심판에서 확인대상표장이 위 규정에 해당하는지 여부는 심결시를 기준으로 하여 판단하여야 한다.

이 사건에 관하여 보건대, 을 제1호증의 1, 2, 을 제2호증의 1 내지 21, 을 제3호증의 1 내지 6, 을 제4호증의 1, 2, 을 제5호증의 1 내지 7, 을 제7호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 심결시 무렵, ‘한라봉’은 인터넷 검색 사이트인 네이버(www.naver.com)나 다음(www.daum.net)의 백과사전 등에 ‘1972년 일본농림성 과수시험장 감귤부에서 교배해 육성한 교잡종 감귤의 품종으로, 우리나라에는 1990년을 전후로 도입되어 제주도에서 재배되면서 한라봉으로 불리게 된 과일’이라는 취지로 기재되어 있었고, 동아일보, 국민일보 등 유명 일간지들과 제주 지역신문 등에도 여러 차례 ‘한라봉’이 효도선물, 명절선물용 과일 등으로 널리 거래되고 있다는 취지의 기사가 게재되어 있는 등 국내에서 널리 알려져 있었던 과일인 사실, 뿐만 아니라 한라봉은 각종 인터넷 쇼핑몰 사이트나 백화점 등에서 과일의 일종으로 판매되어 왔고, 제주도 지역에서는 원고와 피고 등에 의하여 한라봉을 분말형태로 가공하여 초콜릿에 넣어 만든 ‘한라봉 초콜릿’이 일반적으로 거래되어오고 있는 사실, 이 외에도 한라봉은 주스, 쨈, 분말 토핑재료 등 다양한 형태의 음식물에 첨가되어 유통되어오고 있으며, 감귤, 백년초를 비롯한 다양한 과일들이 널리 음식물에 참가되어 원재료로 이용되어오고 있는 사실, 피고는 이미 이 사건 등록상표 출원일 이전부터 초콜릿에 감귤의 맛과 향을 첨가한 ‘감귤 초콜릿’을 출시하여 국내외에 널리 판매해오고 있는 사실 등을 인정할 수 있고, 갑 제5호증, 갑 제10호증의 1의 각 기재만으로는 위 인정을 좌우하기에 부족하며, 달리 위 인정을 뒤집을 만한 증거가 없다.

위 인정 사실에 비추어 보면, ‘한라봉’이라는 표장이 초콜릿에 사용될 경우 일반 소비자로 하여금 ‘한라봉을 넣어 만든 초콜릿’ 또는 ‘한라봉 맛이 나는 초콜릿’으로 직감될 것이라고 봄이 상당하다.

나. 확인대상표장이 ‘한라봉’을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 경우에 해당하는지 여부

이 사건의 확인대상표장은 ‘한라봉 초콜릿’으로서 단순히 사용상품인 ‘초콜릿’ 앞에 ‘한라봉’이라는 문자가 기재되어 있는 형태이므로, 확인대상표장은 ‘한라봉’이라는 문자 표장을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 경우에 해당한다고 할 것이다(이 사건의 확인대상표장은 ‘한라봉 초콜릿’으로 특정되어 있을 뿐, 원고가 주장하는 것처럼 ‘제주하르방’이라는 문자와 함께 사용되되 그 크기가 상대적으로 더 크도록 특정되어 있지도 않을 뿐만 아니라, ‘한라봉’ 부분이 빨간색으로 특정되어 있지도 않다).

다. 이 사건 등록상표가 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부

기술적 표장이 상표법 제6조 제2항 에 의하여 등록이 되었다면 그러한 등록상표는 같은 항에 의하여 특별현저성을 갖추게 된 것이어서 상표권자는 그 등록상표를 배타적으로 사용할 수 있는 권리를 가지게 되었다고 볼 것이며, 그러한 등록상표에 관한 한 그 상표권은 상표법 제51조 제1항 제2호 소정의 상표에도 그 효력을 미칠 수 있다고 보아야 하므로, 그 상표권자는 상표법 제51조 제1항 제2호 의 규정에 불구하고 타인이 그 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 상표로서 사용하는 것을 금지시킬 수 있고, 이는 기술적 상표가 등록이 된 이후에 사용에 의하여 상표법 제6조 제2항 에서 규정한 특별현저성을 취득한 경우에도 마찬가지라고 봄이 상당하다( 대법원 1996. 5. 13.자 96마217 결정 ). 그런데 상표법 제6조 제2항 에서 상표를 출원 전에 사용한 결과 수요자 간에 그 상표가 누구의 상표인가가 현저하게 인식되어 있을 경우 같은 조 제1항 의 규정에 불구하고 등록을 받을 수 있도록 규정한 취지는, 원래 특정인에게 독점사용시킬 수 없는 표장에 대세적인 권리를 부여하는 것이므로 그 기준은 엄격하게 해석·적용되어야 할 것인바, 수요자 간에 그 상표가 누구의 상표인지 현저하게 인식되었다는 사실은 그 상표가 어느 정도 선전·광고된 사실이 있다거나 또는 외국에서 등록된 사실이 있다는 것만으로는 이를 추정할 수 없고 구체적으로 그 상표 자체가 수요자 간에 현저하게 인식되었다는 것이 증거에 의하여 명확하게 되어야 할 것이다( 대법원 2003. 5. 16. 선고 2002후1768 판결 등 참조).

이 사건에 관하여 보건대, 갑 제3, 7, 8, 11호증, 갑 제9호증의 1, 2, 갑 제10호증의 1, 2, 3, 갑 제12호증의 1, 2, 3의 각 기재에 의하면, 원고는 이 사건 등록상표를 제품 포장에 표시할 때 제품 포장 전면에 위 상표를 표시해왔고, 위 상표 앞에 원고의 정식 명칭 등을 명기해오고 있는 사실, 소외 롯데제과 주식회사는 한라봉 향의 껌을 출시하고서 ‘탐라봉’이라는 명칭으로 위 껌을 판매하고 있는 사실, 원고는 외국인 관광객과 외국을 방문하는 내국인 고객을 위해 우리나라를 대표할 수 있는 품질 좋은 선물용 초콜릿 제품을 기획/생산하여 인천공항, 서울, 김해, 부산, 경주, 제주 등에 위치한 대형 면세점 및 특급호텔에 공급하고 있는데, 원고의 제품이 2007년도에는 영종도 애경면세점과 관광공사 면세점에서 월 최고 매출 기록을 달성한 바 있고, 이어서 2008년도에는 영종도 롯데면세점의 월 최고 매출 기록을 달성한 바도 있는 사실, 또한 원고는 이 사건 등록상표가 표시된 원고의 초콜릿 제품을 판매하는 제주지역 판매점 및 면세점에 ‘한라봉’과 ‘초콜릿’이 가로 이단 혹은 세로 일렬로 표기되어 있는 간판 및 광고 게시물을 지원한 바 있는 사실, 이 외에도 원고는 이 사건 등록상표가 표시된 원고의 초콜릿 제품을 판매하는 제주지역 판매점에 ‘한라봉’과 ‘초콜릿’이 가로 일렬로 표기되어 있고, 그 아래에 계속하여 ‘하루방 초콜릿’, ‘하·방 제주백년초’, ‘하·방 제주감귤’, ‘초콜릿 전문기업 코롬방제과’ 등의 제품명과 문구가 표기되어 있는 쇼핑백을 지원한 바 있는 사실, 아울러 원고는 한국관광공사에서 발간하는 ‘Shopping Guide’라는 책자에 원고가 생산하는 다양한 ‘특화 초콜릿’과 ‘하라방 초콜릿’ 혹은 ‘하·방 초콜릿’ 등을 광고한 바 있는 사실 등은 인정할 수 있지만, 위와 같은 인정 사실만으로는 이 사건 심결시 무렵 수요자 간에 이 사건 등록상표가 누구의 상표인가가 현저하게 인식되어 있다고 보기에는 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없으므로, 원고의 위 주장을 받아들일 수 없다.

4. 결론

그렇다면 확인대상표장은 상표법 제51조 제1항 제2호 에 해당하여 이 사건 등록상표와 대비할 필요도 없이 그 권리범위에 속하지 아니하는 것인바, 이 사건 심결은 이와 결론이 같아 적법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구를 기각한다.