2005허10121 등록무효 ( 상 )

앨트웰 주식회사

서울

대표이사

소송대리인 변리사 강정만

가부시키가이샤 에이 · 시 · 에무 ( 株式会社工 · · 工人 )

일본국

( 日本国 )

대표이사

소송대리인 변리사 윤의섭, 김수진, 정은주

2006. 3. 23 .

2006. 4. 13 .

1. 원고의 청구를 기각한다 .

2. 소송비용은 원고가 부담한다 .

특허심판원이 2005. 10. 27. 2005당667호 사건에 대하여 한 심결을 취소한다 .

1. 피고의 상표등록무효 청구에 대한 심결의 경위

[ 증거 ] 갑 제2, 3호증의 각 기재

가. 이 사건 등록상표와 비교대상표장의 내용 ( 1 ) 원고의 등록상표

① 구성 : ACM

② 등록번호 : 제601620호

③ 출원일 / 등록일 : 2003. 5. 27. / 2004. 12. 3 .

④ 지정상품 : 가정용 정수기, 덴탈오븐, 식기소독기, 아이스박스, 수족관용 여과장치, 대소변용 스퍼트, 변기, 변좌, 비데, 소변기, 샤워기, 세면기 ( 화장실 설비 부품 ), 세면대, 욕조, 욕조라이닝, 수도꼭지, 수세식 변소 ( 상품류 구분 제11류 ) ( 2 ) 비교대상표장

① 구성 : ACM

② 사용권자 : 피고

③ 사용상품 및 사용서비스업 : 가정용 · 업무용 · 농업용 · 식물재배용 · 수산용 · 축산용 · 풀장용 정수기 및 수질개선 장치, 위 정수기 및 수질개선 장치 등의 제조 · 생산 · 판매업

나. 피고의 등록무효 청구원인의 요지

피고는 2005. 3. 29. 원고의 위 등록상표에 대하여 등록무효심판을 청구하였다. 그 청구원인의 요지는, 원고의 등록상표가 수요자들에게 피고의 상품 또는 영업 표시로서 현저하게 인식되어 있는 사용표장인 “ ACM " ( 이하 ' 비교대상표장 ' 이라 한다 ) 과 동일하여 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있고, 또 부당한 이익을 얻으려 하거나 피고에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적으로 사용하는 것이어서 상표법 제7조 제1항 제4호, 제12호의 등록무효사유에 해당된다는 것이다 .

다. 특허심판원의 인용 심결

특허심판원은 이를 2005당667호 사건으로 심리하여 2005. 10. 27. 원고의 등록상표는 국내와 일본 등지에서 주지 · 저명한 표장인 피고의 비교대상표장과 동일하게 구성되고 그 지정상품도 동일할 뿐만 아니라, 원고가 1990. 2. 8. 피고와 정수기, 수질개선장치, 정화장치 등 관련 상품에 대하여 한국 내 독점판매 대리점 계약을 체결한 바 있는 점에 비추어, 원고의 등록상표는 상표법 제7조 제1항 제4호 및 제12호의 규정에 해당하므로 그 등록을 무효로 한다는 심결을 하였다 .

2. 원고의 심결 취소사유 주장의 요지

가. 피고는 국내에서 원고와 동종의 영업을 하는 자가 아니므로 이 사건 등록무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인이 아니다 .

나. 비교대상표장은 국내는 물론 일본에서도 주지 · 저명한 상표가 아니다 .

다. 원고가 피고와 가정용정수기에 관한 독점판매 대리점 계약을 체결하였던 당시 피고의 동의 아래 “ ACM " 관련 상표를 등록받아 관련 영업을 수행하였다. 이 사건 등 록서비스표도 그 연장선상에서 출원, 등록이 이루어진 것일 뿐, 피고에게 손해를 가하거나 부당한 이익을 얻을 목적으로 한 것이 아니다 .

3. 심결의 적법 여부에 대한 판단

원고의 위 주장 사유들에 대하여 차례로 살핀다 .

가. 피고가 이해관계인에 해당되는지 여부

상표등록의 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인이라 함은 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 사용한 바 있거나 현재 사용하고 있음으로써 등록상표의 소멸에 직접적인 이해관계가 있는 자를 말한다 ( 대법원 2004. 5. 14. 선고 2002후1256 판결 ) .을 제11, 14, 15, 20, 21호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고는 ① 1984. 9. 28. 일본에서 가정용 · 업무용 정수기의 판매와 리스업, 산업용수 처리장치의 판매 및 리스업, 이들에 부대하는 일체의 업무 등을 수행할 목적으로 설립된 회사로서 일본 내에서 활동하여 온 사실, ② 1990. 12. 8. 원고 ( 당시 상호는 주식회사 삼왕인터내 셔날 ) 에게 가정 및 업무용 수질개선 활성 정화장치와 농업 및 식물 재배용, 수산용, 풀장용 수질개선 활성장치 제품에 관한 한국 내 독점판매를 허용하는 대리점계약을 맺은 뒤, 원고를 통하여 국내에서 정수기 등 수질개선장치에 관한 영업을 하다가 1991년 말경에 그 계약이 해제되어 종료된 사실, ③ 2000. 12. 28. 우리 나라에 직접 출자하여 수질개선장치 관련 제품의 판매를 목적으로 하는 “ 주식회사 에이씨엠바이오 ” 라는 회사를 설립한 뒤, 위 회사에게 정수기, 연수기, 기타 원료를 공급하여 조립 가공한 후 주식회사 한국필텍 ( 변경전 상호 : 주식회사 에이씨엠비엔비 ) 에 납품하는 등의 방식으로 영업을 하여 온 사실, ④ 그런데 1997. 5. 13. 우리 나라에 가정용 정수기를 지정상품으로 하는 “ ACMTWATER " 상표를 출원하였다가 1998. 4. 30. 거절결정을 받은 사실을 인정할 수 있다 .

위 사실들에 의하면, 피고는 국내 대리점의 성격을 가지는 법인을 통하여 국내에서 ACM 표장을 사용할 경우 원고한테서 상표권 침해로 인한 손해배상 청구 등을 당할 수 있으므로, 원고의 등록상표의 유 · 무효를 다툴 법률상의 이해관계가 있다 .

나. 비교대상표장 " ACM " 이 국내 또는 외국에서 주지 · 저명한지 여부 ( 1 ) 피고의 영업활동과 표장 사용 내력을 제1호증의 1 내지 22, 26, 27, 을 제2호증의 1 내지 38, 을 제3호증, 을 제4호증의 1, 2, 을 제6호증, 을 제9호증, 을 제10호증의 1 내지 3, 을 제11호증, 을 제12호증의 1 내지 3, 을 제16, 17, 20, 21호증의 각 기재에 의하면 다음 사실들을 인정할 수 있다 .

① 피고 회사는 1984. 9. 28. 일본국에서 설립된 이후 현재에 이르기까지 가정용, 업무용 정수기의 판매 및 리스업 등을 영위해 오면서, 생물의 정상성장, 성장촉진, 적응능력 향상, 재생능력의 획득, 생체기능의 증진, 환경정화, 병원균의 저지, 유해이온의 저지 등의 기능을 가진 “ T - water ( 파이워터 ) ” 를 제조할 수 있는 기기 ( 처리장치, 정수기 등 ) 및 파이워터를 이용한 각종 제품을 생산, 판매하고 있다 .

② 피고의 수질개선장치 등과 관련하여, 1988. 7. 19. 자 일간수산신문에 주식회사 ACM에서 제조 판매하는 파이워터 이용 수질개선장치가 주목을 받고 있다는 기사가 게재된 이후 2002. 9. 8. 자 선데이마이니치에 “ 기업의 철인 ACM의 기지마 요시마사 사장, 물을 연구하여 다채로운 상품을 개발하였다 ” 는 내용의 기사까지 수십 차례에 걸쳐 일본 내 마이니치신문, 일간공업신문, 건강생활뉴스, 상경 ( 商經 ) 어드바이스, 생환협 ( 生環 協 ) 뉴스, 전재 ( 電材 ) 유통신문, 일간식료신문 등에 피고 회사를 일컫는 “ ACM " 의 기술과 제품에 관한 광고와 기사 등이 게재되었다 .

③ 피고는 1997년 일본 특허청에 “ ACM " 상표의 등록을 출원하여 1998. 12. 4. 지정상품을 “ 공업용수 정수장치, 상수용 정수장치, 업무용 정수장치, 공업용 수산 · 축산용 수 · 풀장용수를 위한 수질개선장치, 그 밖의 정수장치 ” 로 하여 상표등록을 받았고, 미국, 중국, 대만 등에도 1996년부터 1998년경 사이에 “ IWATERSYSTEM " 또는 “ 피- water " 라는 상표로 등록을 받았다 .

④ 피고가 출자하여 1999. 1. 14. 일본 내에 설립한 “ 주식회사 ACM I그 는 가정용 및 업무용 정수기 판매 및 리스업, 산업용수 처리장치의 판매 및 리스업을 영위하는 회사로서, 1999년 하반기부터 2000년 상반기까지 정수기의 누계 판매금액이 3억 엔 이상이고, 2000년 하반기부터 2001년 상반기까지의 판매금액은 3억 7천만 엔을 넘었으며, 2001년 하반기부터 2002년 상반기까지의 매출 실적은 2억 엔이었다 .

⑤ 국제예방종약학회가 1998. 10. 경 프랑스 니스에서 주최한 “ 제4회 종양의 전조 및 치료에 관한 국제심포지움 ” 에서 “ 일본의 ACM이 생산하는 파이워터 생산용 정수시스템을 이용하여 만든 MRN - 100이 Calu - 27 세포의 GSH 농도를 감소시키고 NK상해활성에 대한 Calu - 27 세포의 감수성을 높였다. 이것은 치료적인 가치를 지녔을지도 모른다. "라는 요지의 논문이 발표되었다. 또한 2000. 9. 경 미국 콜로라도주 벨에서 개최된 미국 암연구학회에서 발표된 “ MRN - 100에 의해 종양세포증식의 억제 및 사이토카인 생산의 변조 ” 논문에서 사용된 MRN - 100도 피고가 생산하는 파이워터 생산용 정수시스템을 이용하여 만든 것이었다. 피고는 이와 같이 지속적으로 파이워터에 관한 각종 연구지원을 하고 자체 연구개발을 해 오고 있다 .

⑥ 부민협회와 마이니치신문사에서는 2000. 4. 7. “ 파이워터시스템의 모든 것 " 이라는 제목의 책과 2001. 7. 15. “ 초수의 신세기 ( 超水①新世紀 ) ” 라는 제목의 책을 발간하여 , ACM 파이워터의 기본원리와 생산, 유통 및 효과 등에 관한 내용을 소개함으로써 큰 반향을 일으켰다 .

( 2 ) 주지 · 저명의 판단기준과 ACM의 주지 · 저명성 상표법 제7조 제1항 제12호에 규정된 “ 국내 또는 외국의 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 상표 ” 인지 여부는 그 상품이나 영업에 사용되는 상표의 사용기간, 사용량, 사용방법, 상품의 거래량 또는 상표에 관한 광고 선전 실태 등 제반사정을 고려하여 거래실정과 사회통념상 그 상품 또는 영업의 출처에 관한 인식이 수요자간에 널리 퍼져 있었다고 볼 수 있는지 여부에 따라 판단하여야 한다. 또한 주지 여부의 판단 시점은 그 등록상표의 출원 당시를 기준으로 삼아야 한다 .

위 사실들에 의하면, “ ACM " 표장은 1988년경부터 원고의 등록상표의 출원일인 2003. 5. 27. 경까지 15년이라는 장기간에 걸쳐 피고의 파이워터 정수기 등 제품과 영업에 사용된 점, 그 기간 동안 피고 제품의 판매규모가 점차 커져 2000년 이후에는 정수기 판매액이 매년 2억 내지 3억 엔에 이른 점, 피고의 ACM 파이워터시스템을 이용하여 만든 물의 효과에 관하여 일본에서 책자가 발간되고 여러 차례 일간신문에 기사가 실렸으며 국제심포지움과 세미나에서 논문으로 발표된 점 등을 종합하여 고려할 때 , 비교대상표장은 원고의 등록상표의 출원일인 2003. 5. 27. 경 이미 일본에서 정수기나 수질개선장치의 판매업자와 일반 소비자들 사이에서 특정인의 상품 또는 영업을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 이른바 주지 · 저명상표라고 봄이 상당하다. 다만, 우리 나라에서까지도 주지 · 저명한 상표라고 보기는 어렵다고 판단된다 .

다. 원고가 부정한 목적으로 위 등록상표를 사용하는지 여부

갑 제2, 3호증의 각 기재에 의하면, 원고의 등록상표는 비교대상표장과 동일하게 구성되었고 그 지정상품 중 “ 가정용 정수기, 수족관용 여과장치 ” 등은 피고의 사용상품과 동일할 뿐만 아니라, 원고는 1990. 8. 2. 피고의 정수기, 수질개선장치, 정화장치 등을 한국에서 독점판매하기로 대리점 계약을 체결하여 그 사업을 영위하다가 1991년 하반기에 계약이 해제되어 종료된 사실이 인정된다 .

위 사실에 의하면, 원고는 비교대상표장인 " ACM " 이 국내에 등록되어 있지 않음을 알고 이를 모방하여 상표를 출원하여 등록받았다고 판단된다. 따라서 원고의 등록상표는 외국에서 주지 · 저명한 비교대상표장을 모방한 상표로서 피고에게 손해를 가하거나 비교대상표장에 축적된 양질의 이미지나 고객흡인력에 편승하여 부당한 이익을 얻을 목적으로 사용하기 위한 것으로 추정된다. 나아가, 가사 원고가 “ ACM " 관련 상표의 출원에 대하여 피고의 동의를 받은 적이 있었다 하더라도, 이미 대리점 계약이 종료된지 약 12년이 지난 뒤에 피고의 표장이 일본에서 주지 · 저명해지자 이 사건 등록상표를 출원한 것은 부정한 목적이 있었다고 볼 수밖에 없다 .

라. 소결론 ( 1 ) 상표법 제7조 제1항 제4호의 해당 여부

상표법 제7조 제1항 제4호가 정하는 ' 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표 ' 라 함은 상표의 구성 자체 또는 그 상표가 그 지정상품에 사용하는 경우에 일반 수요자에게 주는 의미나 내용이 사회공공의 질서에 위반되거나, 사회일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반하는 경우를 말한다. 만일 비교대상표장이 주지 · 저명하지 아니하다면 이를 모방하여 출원한 것 자체만으로는 상표법 제7조 제1 항 제4호에 해당한다고 할 수 없으며, 여기서 비교대상표장이 주지 · 저명하다는 것은 국내에서 주지 · 저명한 것을 말한다 ( 대법원 2004. 5. 14. 선고 2002후1362 판결 ) .

그런데, 비교대상표장이 국내에서 주지 · 저명하다고 볼 수 없음은 앞서 본 바와 같으므로, 원고의 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당한다고 볼 수는 없다 . ( 2 ) 상표법 제7조 제1항 제12호의 해당 여부

앞의 나, 다항에서 판단한 사유들을 종합하면, 원고의 등록상표는 상표법 제7조 제1 항 제12호에 해당하므로 상표로서 등록될 수 없어 그 등록이 무효로 되어야 한다 .

4. 결론

그렇다면, 이 사건 심결은 원고의 등록상표가 상표법 제7조 제1항 제4호에도 해당한다고 한 잘못이 있으나, 이러한 잘못은 결론에 영향을 미치지 아니하므로 이 사건 심결은 적법하다. 따라서 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다 .

재판장 판사 문용호

판사 설범식

판사 서영철